专利案例精要018-实用新型专利中非形状构造类技术特征在认定现有技术抗辩是否应予考虑？

发布时间：2021.07.20 北京市查看：1622 评论：0

导读：实用新型的保护对象是基于产品的形状、构造或者其结合的改进所产生的技术方案。如果涉案实用新型的权利要求中包含非形状构造类技术特征，在认定现有技术抗辩是否成立时（在专利侵权诉讼中），是否应当考虑该技术特征？最高人民法院第（2017)最高法民申3712号裁定书就上述问题给出了指导意见。

最高人民法院在该判例中明确实用新型专利的非形状构造类技术特征在认定现有技术抗辩时原则上不予考虑。

本院经审查认为，根据谭熙宁申请再审的理由，本案再审审查的焦点问题为：1.原判决认定事实的主要证据是否是伪造的；

关于第一个问题，原判决认定事实的主要证据是否是伪造的。谭熙宁称，恆达公司在二审诉讼中提交的证据管法兰国家标准被恆达公司篡改，是伪造的证据。本院认为，

首先，二审法院是根据审理本案的需要对管法兰国家标准进行节选使用，属于不完全引用，管法兰国家标准这一证据本身并非是伪造的证据。

其次，本实用新型专利的名称为「一种矩形密封圈」，其权利要求1的表述当中也并未出现「货柜罐口」这一限制使用环境的技术特徵，故本实用新型专利的保护范围并不限于货柜领域。「货柜罐口」的密封技术与管法兰的密封技术，在现有技术背景下均涉及橡胶、聚四氟乙烯等材料的运用，其所要追求的功能与效果是相同的，因而两者属于相同技术领域，管法兰国家标准可以在本案中作为现有技术。谭熙宁所称本实用新型与管法兰国家标准属于不同技术领域、不能进行比较的主张不能成立。

第三，谭熙宁还称本实用新型专利是将聚四氟乙烯与橡胶通过热压的方法有机地结合在一起，而管法兰国家标准採用冷加工方法，未公开「热压」这一技术特徵，因而被诉侵权产品的现有技术抗辩不能成立。对此，本院认为，根据《中华人民共和国专利法》第二条第三款的规定，实用新型是对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。据此可知，实用新型专利的保护对象是由形状、构造及其结合所构成的技术方案。实用新型专利权利要求中非形状构造类技术特徵对于该实用新型专利权利要求的新颖性和创造性不能产生贡献。因此，审查针对该具有非形状构造类技术特徵的实用新型专利权利要求所提出的现有技术抗辩时，原则上不考虑该现有技术是否公开了该非形状构造类技术特徵。相反，如果考虑该非形状构造类技术特徵，则会将已经全部公开了有关形状构造类技术特徵的现有技术囊括在该具有非形状构造类技术特徵的实用新型专利权利要求的保护范围之内，导致该实用新型专利权利要求的保护范围与其技术贡献不相适应。本案中，儘管本实用新型专利在其权利要求1中用「热压」限制聚四氟乙烯包裹层，但「热压」既不属于形状范畴，也不属于构造范畴，故不属于本实用新型专利的保护范围，因而管法兰国家标准未公开「热压」这一非形状构造类技术特徵，不影响恆达公司根据该标准主张现有技术抗辩。综上，谭熙宁该项申请再审理由不能成立（裁定书的其他部分省略）。

评注：这个问题是一道是非题，所以也就没有什么需要解读或注解的了。不过有一个延伸的问题：

如果实用新型专利权利要求中包含有非形状构造类技术特征，那么在专利侵权判定(侵权比对)时应当如何考虑呢？如果不予考虑的话，反而扩大了涉案专利的权利范围，似乎违背立法原意；如果予以考虑的话，那么应当如何考虑呢？此种情况下，是否必须通过专利无效宣告程序来解决这个问题呢？期待有人分享这方面的案例！

注：本案例被选入《最高人民法院知识产权审判案例指导》第十辑。

作者介绍：
房平木律师毕业于郑州大学电子信息工程专业，同时具有专利代理师和律师执业资格。目前系南京知识（苏州）律师事务所负责人，擅长知识产权诉讼和非诉业务。

大学毕业后曾从事过2年技术研发工作，自2006年开始专职知识产权相关工作。曾获昆山市司法行政系统先进个人荣誉称号，曾任昆山市律师协会知识产权与信息网络法律专业委员会副主任，昆山市知识产权保护协会首批特聘讲师。

房律师服务过的公司或客户包括TPK（台湾上市公司）、Matic(神达集团)、ABB、3M、Visionox(维信诺光电科技)、DEW***（上海鼎为通信）、上海益麦电磁等。房律师代理过多起疑难、复杂的专利、商标、版权、商业秘密、反不正当纠纷案件。

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