专利案例精要017-抵触申请抗辩的判断标准
发布时间：2021.05.08 北京市查看：3992 评论：1
导读：在专利侵权诉讼案件中，被告能否主张抵触申请抗辩？适用抵触申请抗辩的判断标准又是怎样的？能否利用抵触申请和公知常识的结合来抗辩？最高人民法院的第（2015）民申字第188号再审裁定就上述问题给出了指导性意见。
最高人民法院在该判例中明确了相应的抵触申请抗辩的标准及判断思路。（黑色字体为最高人民法院判决原文，蓝色字体为解读。您可以详细研读黑色字体，以了解最高人民法院判决的原意，您也可以快速浏览蓝色字体，可以快速了解相关问题的认定思路。：本案的争议焦点之一为：再审申请人有关抵触申请抗辩的主张能否成立。该项争议焦点具体涉及以下三个方面的问题（在尽可能忠于原意的情况下，为明确有关问题，本文对法院判决内容略作删减）：
1．涉案专利能否享有本国优先权；568专利是否构成涉案专利的抵触申请。
2．如何理解抵触申请抗辩的法律适用标准。
3．被诉侵权技术方案是否已被568专利公开。
1．关于涉案专利能否享有本国优先权，568专利是否构成涉案专利的抵触申请。
首先，涉案专利说明书著录项目中记载有本国优先权日2011年3月1日、2011年5月9日，以及与之对应的在先申请125专利、332专利，表明涉案专利在申请时要求了本国优先权。
其次，关于本国优先权以及优先权日的法律效力，专利法第二十九条第二款规定：“申请人自发明或者实用新型在中国 第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。”《专利法实施细则（2010年修订）》（以下简称实施细则）第十一条规定：“除专利法第二十八条和第四十二条规定的情形外，专利法所称申请日，有优先权的，指优先权日”。本案中，虽然被申请人未在诉讼中主张本国优先权，但根据前述法律、法规的规定，涉案专利能否享有本国优先权对于568专利能否构成涉案专利的抵触申请具有实质性影响，因此，本院经向当事人释明后，对涉案专利能否享有本国优先权进行审查。
再次，涉案专利属于实用新型专利，关于实用新型专利及其本国优先权的审查，专利第四十条规定“实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定”。审查指南第一部分第一章6.2.2“本国优先权”规定：“初步审查中，审查员只审查在后申请与在先申请的主题是否明显不相关，不审查在后申请与在先申请的实质内容是否一致。当其申请的主题明显不相关时，审查员应当发出视为未要求优先权通知书。”根据专利法及审查指南的上述规定，对于涉案专利能否享有优先权，国务院专利行政部门在授权前并未做实质审查，而是仅仅在初步审查中审查涉案专利是否与332专利、125专利的主题“明显不相关”。因此，本案应当由权利人就涉案专利享有本国优先权承担举证责任和说明义务。权利人未能提交与本国优先权有关的在先申请副本，或者未能证明涉案专利与在先申请属于相同主题的发明创造的，涉案专利不能享有本国优先权，不得以优先权日作为涉案专利的申请日。本案中，虽然专利权人向本院提交了在先申请332专利、125专利的副本，但其中没有记载与涉案专利属于相同主题的技术方案，专利权人对此亦无异议。因此，涉案专利不能享有本国优先权，568专利可以构成涉案专利的抵触申请。
解读：上述裁决明确了两个问题：
1、在专利侵权诉讼中，人民法院有权对涉案实用新型和外观设计是否符合国内优先权实质性条件进行审查；
2、在专利侵权诉讼程序中，专利权人对于其能否享有本国优先权承担举证责任。
2．关于抵触申请抗辩的审查判断标准
关于被诉侵权人能否以其实施的技术属于抵触申请为由，主张不构成侵犯专利权，我国专利法及相关司法解释中并未明确规定。与之相关，我国专利法第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”侵犯专利司法解释第十四条规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”本院认为，专利法第六十二条规定现有技术抗辩的主要理由，在于专利权的保护范围不应覆盖现有技术，既包括被诉侵权技术方案与现有技术相同的情形，也包括被诉侵权技术方案相对于现有技术无实质性差异的情形。在这两种情形下，被诉侵权技术方案相对于现有技术不具有新颖性或者创造性，不应被授予专利权，自然也不应被纳入涉案专利权的保护范围。由于抵触申请与现有技术均可以用于评价涉案专利的新颖性。因此，如果被诉侵权技术方案已被抵触申请公开，则相较于抵触申请亦不应被授予专利权，相应地也不应被纳入涉案专利权的保护范围。因此，被诉侵权人以其实施的技术属于抵触申请为由，主张未侵犯涉案专利权的，人民法院可以参照适用专利法第六十二条、侵犯专利司法解释第十四条等有关现有技术抗辩的规定，对抵触申请抗辩进行认定。
需要指出的是，由于抵触申请与现有技术的含义和性质存在一定差异，故抵触申请抗辩的审查判断标准应与抵触申请的性质相适应，与现有技术抗辩的审查判断标准存在一定差异。根据专利法第二十二条第二款的规定，抵触申请的公开时间在涉案专利的申请日之后，不构成涉案专利的现有技术，故仅可以与涉案专利单独对比，评价其新颖性。与之不同的是，根据专利法第二十二条第二、三款的规定，现有技术既可以评价涉案专利权的新颖性，也可以与其他现有技术或者公知常识结合，评价涉案专利权的创造性。综上，抵触申请仅仅可以被用来单独评价涉案专利权的新颖性，既不可以与现有技术或者公知常识结合，更不可以用于评价涉案专利权的创造性。因此，只有在被诉侵权技术方案的各项技术特征均已被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请不具有新颖性时，才可以认定抵触申请抗辩成立。如果被诉侵权的技术方案相较于抵触申请存在差异并具有新颖性，或者被诉侵权人主张将抵触申请与现有技术或者公知常识结合后进行抗辩的，抵触申请抗辩均不能成立。
解读：最高院在该判例中明确两个问题：
1、虽然专利法及相关司法解释中没有明确规定，但是在专利侵权诉讼案件中，被告可以适用抵触申请抗辩；
2、适用抵触申请抗辩的标准与专利的新颖性的判断标准及判断方法类似，即只能适用单一文件或单一技术方案进行比对；
3、抵触申请抗辩的比对对象是被诉侵权技术方案与抵触申请；
3．关于被诉侵权产品的相应技术特征是否被568专利公开
将被诉侵权产品中的各项技术特征与568专利，以及视为在568专利中公开的206专利中的拖把杆结构（以下统称为568专利公开的技术内容）进行对比，其中没有公开被诉侵权产品中的技术特征“拖把杆包括内杆和外杆”、“内外杆间相互套接”。因此，被诉侵权产品的技术方案并未被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请具有新颖性。因此，再审申请人的抵触申请抗辩主张不能成立。
再审申请人还主张，其提交的17份专利文件可以证明涉案专利中的拖把杆结构为本领域的公知常识，可结合568专利进行抵触申请抗辩。本院认为，再审申请人提交的17份专利文件本身并非公知常识，所述文件不足以证明涉案专利中的拖把杆结构为公知常识。再审申请人有关将568专利与公知常识结合后进行抵触申请抗辩的主张，与抵触申请的性质明显相悖，缺乏法律依据，故本院亦不予以支持。
综上，二审判决中有关568专利“未涉及拖把杆的具体技术结构和特征”，“568专利并不能构成陈剑涉案专利权利要求1的抵触申请”的认定有误，本院予以纠正。二审判决有关被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围的结论正确，应予维持。因再审申请人有关抵触申请抗辩的主张不能成立，故对于被申请人有关被诉侵权人提出抵触申请抗辩的时机应受到限制的相关主张，本院不再予以评述。
解读：结合最高院就本案做技术对比的方式认定标准可以看出，抵触申请抗辩的适用标准非常严格，被诉侵权产品的技术方案只有在被抵触申请单独、完整地公开，且相对于抵触申请不具有新颖性的情况下，抵触申请抗辩才能成立。
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注：本案例被选入《最高人民法院知识产权审判案例指导》第八辑。
作者介绍：
房平木律师毕业于郑州大学电子信息工程专业，同时具有专利代理师和律师执业资格。目前系南京知识（苏州）律师事务所负责人，擅长知识产权诉讼和非诉业务。
大学毕业后曾从事过2年技术研发工作，自2006年开始专职知识产权相关工作。曾获昆山市司法行政系统先进个人荣誉称号，曾任昆山市律师协会知识产权与信息网络法律专业委员会副主任，昆山市知识产权保护协会首批特聘讲师。
房律师服务过的公司或客户包括TPK（台湾上市公司）、Matic(神达集团)、ABB、3M、Visionox(维信诺光电科技)、DEW***（上海鼎为通信）、上海益麦电磁等。房律师代理过多起疑难、复杂的专利、商标、版权、商业秘密、反不正当纠纷案件。
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