职务发明与工作任务或单位物质技术条件的相关性的认定标准
发布时间：2021.05.08 北京市查看：941 评论：0
本人整理学习了相关案例，筛选出了其中的6个案例以介绍法院在认定这个问题时采纳的标准。其中案例1-案例3为认定属于职务发明的案例（正面案例），案例4-案例6为认定为不属于职务发明的案例（反面案例），根据“举重以明轻、举轻以明重”的原则，在本文的结尾部分给出关于题述问题的总结性意见。
案例1：上海华之邦科技股份有限公司与上海诺特飞博燃烧设备有限公司专利权权属纠纷二审民事判决书（2018）沪民终512号）
上海市高级人民法院认定涉案专利属于职务发明，理由如下： 职务发明认定所涉争议发明创造的技术特征与发明人在原单位履行本职工作所接触技术方案并不要求相同，只要具有一定的关联性即可。 本案中，涉案专利为“一种用天然气和液氮制 取低热值燃气的装置”，系为了解决燃烧器生产厂研制低热值燃烧器时的气源问题，提供一种以天然气和液氮为基础，以一定比例混合成所需低热值燃气的用天然气和液氮制 取低热值燃气的装置，属实验室研究辅助设备技术领域。
而揭阳项目中（即本单位的工作任务）的燃烧系统所用的燃料包括PSA尾气，其中PSA尾气的热值介于2300kcalNm3至2700kcalNm3之间，属于低热值的范围；压力30-50kPa，属于低压力范围。即揭阳项目中的燃烧系统系采用低热值、低压力的气体的燃烧器，这种燃烧器需要相应的制 取低热值燃气的制气装置，该制气装置解决的技术问题亦是为了获取低热值燃气。
此外，诺特飞博公司在一审中提交的申购单和采购合同显示其购买了汽化器、止回阀、流量计等材料，上述材料能与涉案专利中的相关技术特征对应，故综合在案证据，诺特飞博公司已经实际进行了相关制气装置的研发工作。
综上，本院认为，涉案专利与徐志斌在诺特飞博公司承担的本职工作或者分配的任务有关，一审法院的相关认定并无不当。
案例2：史俊稳与北京吉天仪器有限公司专利权权属纠纷二审民事判决书（2019）京民终23号北京市高级人民法院认定涉案专利属于职务发明，确认了一审法院中关于史俊稳在吉天仪器公司任职期间的工作内容及其与涉案专利的关联性的认定。
在吉天仪器公司工作期间，史俊稳实际任职的岗位从事的工作包括APLE产品改进项目，具体涉及萃取池的设计、改进和测试等，即APLE产品改进项目系史俊稳在吉天仪器公司任职期间承担的本职工作中的工作任务。由吉天仪器公司提交的工作周报和述职报告草稿可知，APLE产品改进项目涉及密封垫的拆卸以及解决萃取池密封不好的问题，与涉案专利的主要内容存在较大关联，足以认定涉案专利是与史俊稳在吉天仪器公司承担的本职工作有关的发明创造。
案例3：长缆电工科技股份有限公司与湖南航天三丰科工有限公司专利申请权权属纠纷一审民事判决书（2018）湘01民初5493号；长沙市中级人民法院认定涉案专利为职务发明。认定的理由如下：本院认为，因涉案专利申请是在第三人林益军、刘波从原告长缆公司离职后1年内提出的，因此判定涉案专利申请是否应属于第三人林益军、刘波在原告公司的职务发明，需合理界定第三人林益军、刘波在原告公司的“本职工作”或“分配的任务”范围，综合判定涉案专利申请与上述“本职工作”或“分配的任务”的相关性。
关于第三人林益军、刘波在原告长缆公司的本职工作及分配的任务的范围问题。本院认为，从原告长缆公司提交的《新产品配方试制总结》、《新产品设计工艺评审报告》、《工艺文件〈WSJ-18阻燃型绝缘防水包覆片配方（试行）〉》、《工艺文件〈WSJ-18阻燃型绝缘防水包覆片生产工艺（试行）〉》、离职交接单等情况来看，第三人林益军、刘波在原告长缆公司的主要工作任务为自固化绝缘包覆片配方及相关制备工艺的制定、优化等。从原告提交的《新产品开发市场调研报告》来看，自固化绝缘包覆片主要是为满足架空裸导线绝缘及绝缘线路裸***的绝缘和防水防护的要求而研发，其应具备一定的初始强度，优良的自融性和优异的贴附、从形，防水性能，在需要防护的地方直接绕包即可，施工简便、快速，且自固化后优良的绝缘性、优异的弹性、突出的耐UV性能，对金属有着良好的附着力、耐热和阻燃性能，可一材多用，能解决现阶段市场上大部分绝缘防护产品的不足。因此，结合上述内容，可知第三人林益军、刘波在原告处的本职工作为研发，其主要工作任务及内容为研制类似于3M自固化绝缘保护包材525W(L)，可用于架空线路绝缘及绝缘线路裸***的绝缘、防水，应具有优良的自融性和优异的贴附、从形，防水性能，施工简便、快速等特点的产品。
关于涉案专利申请与原告长缆公司分配给第三人林益军、刘波的本职工作及分配的任务的相关性问题。本院认为，判定两者的相关性，可从涉案专利申请和本职工作的技术领域是否相同，拟解决的技术问题或拟达到的技术效果是否相同，结合涉案专利申请与本职工作欲研制的产品的相关特性等方面综合评判。本案中，涉案专利申请与本职工作欲研制的产品均属于绝缘防水材料领域。
就拟解决的技术问题而言，涉案专利申请主要针对当前传统胶带功能及形式单一、粘接力不足、绝缘防水等级偏低，容易因水汽渗入导致漏电或信号干扰，难以适应复杂应用环境等缺陷，而提供一种阻燃、耐候、耐热、耐磨、环保等综合属性优良，对各种常规或异形器件的复杂表面具有良好从形能力、可化学反应固化粘接的多功能绝缘防水胶带，因此，该专利申请实际提供的是一种可在常温下与空气中的水分缓慢反应，逐渐固化成弹性体，具有良好从形能力，具有阻燃、耐候、耐热、耐磨、环保的有机硅橡胶，其与第三人在原告处欲研制的产品解决的技术问题类似。
就涉案专利申请与本职工作欲研制的产品的相关特性而言，就使用场所来看，两者均可使用于电力电网的绝缘、防水；就产品特性来说，两者均具有优良的绝缘性、防水性、耐候性、阻燃性等；就产品的基本原理比较，防水绝缘胶带中有机硅橡胶可在常温下与空气中的水分缓慢反应，逐渐固化成弹性体，两者的基本原理相似。
综上，本院认为，涉案专利申请属于“与本职工作或者原告分配的任务有关”的职务发明创造，第三人在原告处的职务发明创造的专利申请权依法应属于原告长缆公司。
案例4：湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司、甘国兵专利权权属纠纷二审民事判决书 （2019）鄂民终441号；
湖北省高级人民法院认定涉案专利不属于职务发明，具体理由如下：本院认为，首先，关于涉案专利是否系甘国兵履行鑫丰公司交付的本职工作之外的任务问题。甘国兵于2014年8月3日入职鑫丰公司，从事叉车司机工作。二审庭审中经双方当事人确认，甘国兵入职一个月后，从事拆解工作。鑫丰公司虽主张涉案专利系甘国兵履行鑫丰公司交付的本职工作之外的任务，但其未提交证据证明鑫丰公司向甘国兵交付了对废旧电视进行拆解工作之外的技术创新任务，及甘国兵参加了鑫丰公司技术团队进行技术创新与研发。甘国兵陈述涉案专利于2017年1月研发完成，其后交给鑫丰公司使用，在此情况下，鑫丰公司于2017年2月4日对甘国兵给予表彰，仅凭《鑫丰公司关于表彰甘国兵同志的决定》不足以证明甘国兵研发涉案专利的行为是鑫丰公司交付的本职工作之外的任务，鑫丰公司的该项主张不能成立，本院不予支持。
其次，关于甘国兵是否主要利用鑫丰公司的物质技术条件完成涉案专利的发明创造问题，鑫丰公司主张甘国兵利用了其原有技术和电视拆解线完成涉案专利的发明创造。鑫丰公司既未举证证明其原有技术的内容和范围，也未证明电视拆解线是涉案专利发明创造的必需设备，结合涉案专利的目的，即提供一种安全、环保、操作简单、省力而且切面整齐的电视机管颈管切割装置，以及甘国兵自行购买研发的工具和过程，鑫丰公司的该项主张也不能成立，本院不予支持。
案例5：安徽瑞康药业有限公司、渐美修专利权权属纠纷二审民事判决书（2019）皖民终883号
安徽省高级人民法院认定涉案专利不属于职务发明，并肯定了一审法院在认定职务发明中采纳的事实认定和法律适用。
一审法院认为，本案系专利权权属纠纷，瑞康公司主张渐美修名下的涉案两项外观设计专利权应归其所有，对此瑞康公司应承担举证责任。根据本案查明的事实，2013年4月至2015年12月，在邸绍春承包经营瑞康公司期间，渐美修在瑞康公司工作，2015年12月渐美修就诉争的两项包装设计申请专利，并获得授权。瑞康公司在本案中主张其自2009年起就自主设计、使用、并对外销售诉争的两款包装设计，渐美修利用承包经营的便利，模仿其包装设计进行翻版印制。瑞康公司对此提供了浙江非凡印业有限公司等多家公司及个人出具的证明，因公司出具的证明无经办人或相关负责人签字，证人亦未出庭作证，不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第七十三条和《最高人民法院关于适用的解释》第一百一十五条的规定，且仅凭案外人证明既不能证明瑞康公司自2009年起就自主设计、使用诉争的两款包装设计，也不足以证明承包经营期间使用的包装设计来源于瑞康公司。因此，瑞康公司的主张，依据不足，不予支持，对其提出的涉案两项外观设计专利权归其所有的诉讼请求，应予驳回。
案例6：成都森赛尔电子科技有限公司、何胜、成都拓来微波技术有限公司侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书（2018）川民终1248号
四川省高级人民法院认定涉案专利不属于职务发明，具体理由如下：
本院认为，本案二审的争议焦点是：1.涉案专利技术是否为何胜在森赛尔公司工作期间的职务发明创造。
一、关于涉案专利技术是否为何胜在森赛尔公司工作期间的职务发明创造的问题
专利法第六条第一款规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。本案中，森赛尔公司虽然提交了《劳动合同》《保密协议》《产品购销合同》《产品手册》等证据材料证明其主张，但《劳动合同》《保密协议》并未约定何胜的具体工作职责和工作任务，森赛尔公司也无其他证据证明何胜研发涉案专利技术是为了完成森赛尔公司的工作任务；《产品购销合同》仅能证明森赛尔公司与其他公司之间存在产品购销关系，不能证明合同所涉产品采用了涉案专利技术，亦不能证明合同所涉产品的知识产权归属于森赛尔公司；《产品手册》为森赛尔公司的内部材料，不能与其他证据形成完整的证据链，且森赛尔公司也未提供证据证明《产品手册》所涉产品使用了与涉案专利相同的技术。因此，森赛尔公司所举示的证据不能证明涉案专利技术系何胜为执行该公司的工作任务而作出的发明创造，且该公司亦未举证证明何胜研发涉案专利技术利用了该公司的物质技术条件，故森赛尔公司不能证明涉案专利技术为何胜在该公司工作期间的职务发明创造，对森赛尔公司基于此而提出要求何胜、拓来公司赔偿其经济损失及律师费的主张，本院不予支持。
总结：
综合上述正方两个方面的案例可以看出，涉及职务发明专利权属的认定的诉讼案例中，争议焦点通常是涉案专利的技术内容与本单位的任务或本单位的物质技术条件之间是否是相关的。在认定相关问题是，法院侧重于从技术领域、技术问题、技术特征方面来论证涉案专利与工作任务或单位的物质技术条件之间的相关性。这种关联性只要求存在相关即可，与侵权判定比对规则、认定新颖性或创造性的比对规则都要宽泛的多。但是单位也必须从该名员工的工作任务的内容或本单位的物质技术条件与涉案专利的这种关联性提供充分的证明，否则就可能无法认定涉案专利为职务发明。
作者介绍：
房平木律师毕业于郑州大学电子信息工程专业，同时具有专利代理师和律师执业资格。目前系南京知识（苏州）律师事务所负责人，擅长知识产权诉讼和非诉业务。
大学毕业后曾从事过2年技术研发工作，自2006年开始专职知识产权相关工作。曾获昆山市司法行政系统先进个人荣誉称号，曾任昆山市律师协会知识产权与信息网络法律专业委员会副主任，昆山市知识产权保护协会首批特聘讲师。
房律师服务过的公司或客户包括TPK（台湾上市公司）、Matic(神达集团)、ABB、3M、Visionox(维信诺光电科技)、DEW***（上海鼎为通信）、上海益麦电磁等。房律师代理过多起疑难、复杂的专利、商标、版权、商业秘密、反不正当纠纷案件。
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