加载中...
推荐位 推荐位

权利要求的解释规则(1)-方法权利要求中的步骤顺序

发布时间:2021.05.08 北京市查看:1292 评论:0

导读:本系列案例以《最高人民法院知识产权审判案例指导》第一辑至第十辑来在该主题下发布的案例为纵向,汇集同一主题下的历年典型案例。然后梳理其在一审、二审、及最高院在相关焦点问题上原被告的攻防策略、法官的论述逻辑、在此基础上总结案例启示。相信这样的梳理对于我们的实务工作将会有很好的指导意义。这些案例分析都会在本公众号进行陆续发布。欢迎关注本公众号,系统学习专利侵权判定规则。

一、案例启示
申请人在撰写专利申请文件时,对于本发明的技术背景、要解决的技术问题、技术效果要尽可能做多层次、多角度、宽范围的描述,以便给权利要求的解释留下对己方有利的解释空间。

如果在说明书中定义本发明要解决的核心技术问题过于单一,或者过于凸出本发明的核心要点,则容易限缩本发明的权利要求保护范围,在专利侵权判定时可能会产生对己方不利的解释结果。

因为权利要求范围的解释具有一定的主观性,其解释的规则与方***受到当时的国家政策导向特别是专利保护司法政策的影响,并进而深刻影响到具体案件的判决结果。权利要求范围的解释方法和解释规则(对有关技术术语的解释,对权利要求文字的解释)常常决定侵权判决结果。

二、案情梳理
1、来源案号:(2008)民申字第980号最高人民法院民事裁定书
2、案件经过:一审判决原告胜诉,二审判决撤销一审判决,再审维持二审判决。
3、涉案专利号及名称:ZL96191123.9,名称:弹簧铰链的制造方法
4、本案的争议焦点有两个:(1)权利要求1中的各个步骤是否应当按照记载的顺序依次实施;(2)权里要求1是否包含“铰接件同金属带料不分离”这一限定。
5、涉案权利要求1的内容为:            
6、如果仅仅文义描述上看,权利要求1显然没有对上述四个步骤的实施顺序进行限定,也没有限定“铰接件同金属带料不分离”。
7、一审法院认为,权利要求1所限定的保护范围,并不包含对四个步骤实施顺序的限制,也没有限定铰接件同金属带料不分离,被控制造方法与权利要求1所限定的方法并无明显不同,因此构成侵权(作为一贯主张专利强保护主义者,笔者认为一审法院的判决更符合涉案专利的实际情况,更符合专利法的内在逻辑,更加符合世道人心,更具有说服力)。二审的法院的意见与一审法院的意见相反。最高人民法院维持二审的判决结果。那么,最高人民法院在解释权利要求时,到底遵循什么样的原则呢?请接着往下细看。


三、最高人民法院的裁判逻辑
针对第一个争议焦点:(1)权利要求1中的各个步骤是否应当按照记载的顺序依次实施;

最高人民法院认为:
首先,对于存在步骤顺序的方法发明,步骤本身以及步骤之间的顺序均应对专利权的保护范围起到限定作用。
其次,由于现行法律没有对是否应当在方法权利要求中限定各步骤的实施顺序进行规定,在权利要求没有对各步骤的实施顺序进行限定时,国务院专利行政部门在专利授权、确权程序中一般即根据各步骤在权利要求中记载的顺序对权利要求进行审查,而不会将权利要求的保护范围解释为能够以任意顺序实施各步骤。因此,在侵权诉讼中,不应以权利要求没有对步骤顺序进行限定为由,不考虑步骤顺序对权利要求的限定作用,而是应当结合说明书和附图、审查档案、权利要求记载的整体技术方案以及各个步骤之间的逻辑关系,从本领域普通技术人员的角度出发确定各步骤是否应当按照特定的顺序实施。
再次,根据权利要求1记载的四个步骤,首先,供料步骤的作用在于为其他的步骤提供加工材料,因此,供料步骤必须在其他步骤之前首先实施。其次,切割步骤的作用是从金属带上切割出大致与铰接件外形一致的区域,根据说明书及附图,所述区域包括“用于形成凸肩9的基本形状”和“以后具有铰链孔范围497的至少一部分”,由于冲压步骤是对由切割步骤制成的“用于形成凸肩9的基本形状”进行冲压,冲孔步骤是在由切割步骤制成的“范围497”内制作铰接孔,并且说明书中没有记载可以在切割步骤之前实施冲孔步骤或冲压步骤的技术内容,也没有给出相关的技术启示,本领域普通技术人员也难于预见到在切割步骤之前实施冲孔步骤或冲压步骤,也能够实现涉案专利的发明目的,达到相同的技术效果,因此,权利要求1中的切割步骤应当在冲压步骤和冲孔步骤之前实施。从说明书记载的内容看,虽然冲压步骤与冲孔步骤的顺序是可以调换的,但是,在实际加工过程中,一旦确定了二者的顺序,二者的顺序就只能依次进行。

综上所述,权利要求1中的四个步骤应当按照供料步骤、切割步骤、冲压步骤或冲孔步骤的顺序依次实施,各个步骤之间具有特定的实施顺序,申请再审人有关“权利要求1仅仅是对专利方法的步骤进行描述,没有对步骤的顺序进行限定……权利要求1的保护范围包括所述步骤的各种顺序的组合”的申请再审理由缺乏事实依据和法律依据,本院不予支持。

针对第二个争议焦点:(2)权里要求1是否包含“铰接件同金属带料不分离”这一限定。最高人民法院认为:
首先,“大致与铰接件外形一致的区域”这一技术术语含义模糊。
其次,在权利要求中出现了含义模糊的技术术语时,可以从本领域普通技术人员的角度出发,根据说明书及附图对该技术术语进行解释,以清楚地确定专利权的保护范围。

再次,根据说明书的记载,根据涉案专利的发明目的、实施例的描述均在制造铰接件以及装配弹簧铰链的过程中,用于形成铰接件的区域以及制成的铰接件始终属于金属带的一部分,说明书及附图中并没有记载将用于制造铰接件的区域从金属带上完全切割下来,对独立于金属带的“区域”或者单个的铰接件毛坯进行加工的技术内容,因此,根据说明书及附图中记载的有关技术内容,本领域普通技术人员所理解的“切割出大致与铰接件外形一致的区域”的具体含义是:通过切割金属带,在金属带上形成用于进一步加工成铰接件的区域,该区域是金属带的一部分,并且形状与铰接件的外形接近。
再次,附属权利要求3、4中也限定了“铰接件同金属带料不分离”的情形,如果将权利要求1解释为包括金属带与所述区域完全分离的技术方案,那么在确定权利要求3、4的保护范围时,将出现权利要求3、4的附加技术特征中的“仍与金属带连接时”、“将铰接件从金属带上切下”与权利要求1的保护范围相矛盾的情形。

再次,专利权人在专利审查阶段为了说明““权利要求1的方案是完整的”时提交陈述表明,申请再审人在实质审查程序中明确主张应当在铰接件尚与金属带连接时对铰接件进行加工,以及在铰接件尚与金属带连接时安装弹簧件,因此,根据涉案专利的审查档案,亦可认定权利要求1中“大致与铰接件外形一致的区域”仍然是金属带的一部分,该区域未与金属带分离。申请再审人在侵权诉讼中,不应无视其在审查过程中的意见陈述,将铰接件与金属带完全分离的技术方案纳入涉案专利权的保护范围。

最后,在本案审理过程中,申请再审人先后提交了两份不同的《发明人海因茨•莫斯尼出具的声明》以及一份《关于本专利的背景技术介绍》,申请再审人在上述文件中详细描述了涉案专利的背景技术、背景技术存在的技术缺陷以及涉案专利取得的有益效果,虽然多数内容并未记载在涉案专利的说明书中,不应用于限定涉案专利权的保护范围,但通过参考上述文件,有助于理解涉案专利的背景技术以及涉案专利相对于背景技术所作的改进,正确地确定涉案专利权的保护范围。根据发明人海因茨•莫斯尼出具的两份声明以及《关于涉案专利的背景技术的介绍》,涉案专利的背景技术系使用型材作为制作铰接件的原料,从型材上锯下铰接件毛坯后,再对每个铰接件毛坯单独进行铣削加工和加工铰接孔,在此过程中,需要专门的工件夹紧装置固定单个的铰接件毛坯。而涉案专利使用条带金属材料,在这个条带金属材料上切削,冲印,冲压等,无需要将单个元件从条状部件上分离下来单独加工,制造时也不需要特别固定的工序,只要把弹簧铰链最后一步才从金属带上切下来就行了,克服了背景技术存在的材料昂贵、加工工艺复杂、对元件单独加工、需要成本昂贵的特别固定工序等技术缺陷。因此,要实现弹簧铰链的经济制作的发明目的,不仅需在原料上进行改进,使用易于加工的金属带材代替型材,还需在生产工艺上进行改进,即在金属带上进行切割、冲印冲压等,以避免对单个的铰接件毛坯进行复杂的切削加工以及特别的固定工序,只有将上述两方面的改进有机结合在一起,才能构成完整的解决方案,仅仅使用金属带材代替型材,尚不能完全实现涉案专利的发明目的。因此,海因茨•莫斯尼出具的两份声明以及《关于涉案专利的背景技术的介绍》也足以证明,权利要求1中的“大致与铰接件外形一致的区域”仍然是金属带的一部分,该区域未与金属带分离。

综上所述,根据涉案专利说明书及附图、权利要求书中记载的其他权利要求、申请再审人在实质审查程序中提交的意见陈述书以及申请再审人在侵权诉讼中提交的有关书面意见陈述,均表明涉案专利方法在制造铰接件的过程中,权利要求1中“大致与铰接件外形一致的区域”是金属带的一部分,未与金属带分离。

四、思考与评论
仔细研读这篇刊载于《最高人民法院知识产权审判案例指导》第一辑的这篇指导案例,足以让你怀疑人生。

说理部分存在严重的逻辑矛盾,难以让人信服。

权利要求应当从文义上的最大范围进行解释,这是专利审查的基础。在进行专利授权审查的阶段,你审查员是这样来解读权利要求的技术特征的,并且与对比文件进行对比分析的,凡是有一点关系的,你就说这个特征相当于那个特征,两者是相同的、相似的、近似的、差不多的。我们在专利审查阶段不是经常遇到这样的审查意见吗?

在确定专利权的保护范围是,你当然也应当是按照文义的最大范围来确定其保护范围啊。这样对于专利权人来说才是公平的。
当人家的权利要求中没有限定步骤的实施顺序时,不是应当理解成可以按照顺序实施,也可以不按照顺序实施吗?当人家的权利要求中,没有限定“铰接件同金属带料不分离”时,不是应当包含“分离”和“不分离”两种情形吗?

“切割出大致与铰接件外形一致的区域”这一用语存在含义模糊的术语吗?在笔者看来,其含义是很明确的,没有任何模糊的空间,没有什么需要解释的内容。你有什么理由引入说明书的内容来进行解释呢?

关于附属权利要求与独立权利要求的关系的解释,更是让人难以信服。你明明将附属权利要求中的技术特征读入了独立权利要求,反而振振有词的说,不能以附属权利要求限定的技术特征来限定独立权利要求。

附属权利要求是对独立权利要求的进一步的限定,是选取了独立要求所所限定的众多技术方案中的一种,当然不能适用于独立权利要求的所有技术方案嘛!逻辑上难道不是这样吗?

我们的批评是没有用的。因为这是出自最高人民法院的判决。是代表了司法机关的最高权威。我们的批评的目的,是为了更好的认识、学习和吸收,搞懂最高院的判断逻辑,才能更好的改进自己的实务工作。

法律必须放在具体的时代背景中考察其运行。这也许仅仅是10年前中国弱专利保护时代的产物吧!

从另外一个角度来思考,作为专利权人,如何处理自己的专利才能够在专利侵权阶段得到对与自己更有利的解释呢?

从这个案例中,我们不难发现,我们在描述背景技术时,不能仅仅具体的描述现有技术中的一种缺陷。在描述技术问题时,也不能仅仅描述这个发明要解决的核心技术问题。在描述这两者时,要进行立体的,多层次,多角度的描述,要进行适度的概括,为可能的在侵权诉讼中的限缩制造障碍,以争取宽一点的保护范围。

尤其是,权利要求的设置必须要有层次。要在说明书中,具体说明独立权利要求解决了那些技术问题?具有那些有益的技术效果?在说明书中最好要有适度概括的描述,以与附属权利要求的相关内容进行区分。

每一项附属权利要求,也应当适当概括其解决的技术问题及其有益效果。

另外,在说明书中不要吝啬笔墨,应当对权利要求中蕴含的各种可能的技术方案,进行描述。特别是,如果涉及到步骤,可以进行特别的说明,例如某步骤和某步骤之间是可以互换顺序的。

魔鬼在细节中。

专利权是专利权人与社会公众的利益之间博弈的结果。利益博弈的方式,对于专利权人来说,就是在专利申请文件中,用尽量周全的方式进行描述和定义。

没有定义、或定义不清、或定义有模糊的空间,对自己有时是有利的,有时是有害的。

如何进行定义是自己可以掌握的。只要你多花点功夫。

没有定义时进行何种解释?这却是专利权人无法把握的。此时的解释的主动权就可能转移到可能的侵权方及法院手中。专利权人应当力求避免。就像是这个案例中的专利,在背景技术中对于技术问题、有益效果的描述过于单一,给法院的解释提供了部分根据,在某些情况下就产生了对己方非常不利的后果。

作者:房平木律师,专利代理师。从事知识产权实务工作十年以上,致力于将企业的知识产权转化为现金收益或企业的核心竞争力,并进而反哺科技创新。


思博网授权转载,原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/4WGSNqfE2K9hwGGwheXXLQ


作者介绍:
房平木律师毕业于郑州大学电子信息工程专业,同时具有专利代理师和律师执业资格。目前系南京知识(苏州)律师事务所负责人,擅长知识产权诉讼和非诉业务。

大学毕业后曾从事过2年技术研发工作,自2006年开始专职知识产权相关工作。曾获昆山市司法行政系统先进个人荣誉称号,曾任昆山市律师协会知识产权与信息网络法律专业委员会副主任,昆山市知识产权保护协会首批特聘讲师。

房律师服务过的公司或客户包括TPK(台湾上市公司)、Matic(神达集团)、ABB、3M、Visionox(维信诺光电科技)、DEW**(上海鼎为通信)、上海益麦电磁等。房律师代理过多起疑难、复杂的专利、商标、版权、商业秘密、反不正当纠纷案件。





分享

收藏(1)

点赞

举报

评论列表

  • 暂无评论数据

快速回复