最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读之现有技术对中药发明技术启示的判断

《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2021）》于近日发布，其从最高人民法院知识产权法庭2021年审结的3460件案件中，精选48个典型案例，提炼55条裁判规则，反映了最高人民法院知识产权法庭在技术类知识产权和垄断案件中的司法理念、审理思路和裁判方法。

继去年对部分案例判决书进行解读后，笔者今年将继续相关工作。希望借此机会与大家交流分享学习心得，以期共同进步。

【（2021）最高法知行终158号】 中药发明创造性判断中，关于现有技术是否给出将区别技术特征用于最接近现有技术以解决技术方案实际要解决的技术问题的启示，应当基于中医药传统理论，结合中医辨证施治的基本治疗原则，从治则、治法、配伍、方剂、效果等方面全面分析。

本案核心在于：现有技术对中药发明技术启示的判断。

需要注意的是，本案虽然是中药类发明，但其中的裁判思想其实是对其他任何具有组成部件或组成步骤的方案都适用的，不仅对撰写高质量专利有一定指导作用，甚至对如何规避非正常申请也有相应启发意义。

涉案专利申请的名称为“用于治疗肿瘤的药磁贴”，申请日为2014年2月11日，申请号为201410046681.5。

涉案专利申请的修改后的权利要求1如下：

1.用于治疗肿瘤的药磁贴的制备方法，其特征是由下列原料按重量份数制成：三七20～50份、血竭20～50份、地龙10～30份、土鳖虫20～50份、大黄20～50份、秦艽20～50份、延胡索30～50份、冰片20～50份、野山参20～30份、全蝎10～30份、蜈蚣20～50份、太子参10～50份、乳香10～50份、红花20～50份、没药10～50份、黄柏10～50份、木香10～30份、香附30～50份、五灵脂30～50份、当归10～50份、氮酮20～30份、黑白牵牛子各20～50份，将上述药材混合粉碎成粗粉，用酒或酒精提取、浓缩至稠膏，加入氮酮后，再以1∶3～8的热熔压敏胶加热混匀，放置于透皮骨架材料上制成药膏片后加贴磁场强度为0.1～0.5T的永磁体，加盖医用胶带和保护层，铝箔袋包装；使用时贴于肿瘤病灶的经络或有关的腧穴、神阙穴，每次不同部位可多贴使用，每次贴敷1～2天。

可以看到，主要内容就是各种中药材组分。对于不太了解该领域的代理师而言，初看可能会不知所以然。

上述专利申请被国知局驳回，经复审后，维持驳回，故专利申请人提出行政诉讼，一审和二审法院均维持驳回。

专利申请人的诉求包括：本申请与对比文件1比较，二者之间明显存在药物配伍不同、构造结构不同、形成剂型类别不同等区别，本申请明显具备了显著的创造性。本申请权利要求1与对比文件1的药味配伍不同，国知局违反事实、违反《中国药典》及药理功效作用，错误认定为“是相同功效的替代”，在没有任何现有技术及公知技术教导的情况下，本领域技术人员没有动机将本申请中的12味中药材用于替换对比文件1中所区别的14味功效作用完全不同的中药材。

首先来看对比文件1，其公开了一种用于肿瘤消肿镇痛的纳米药磁贴及其制备方法，具体而言：

由下列各原料按重量份数制备而成：雪莲10～20份、三七30～50份、当归30～50份、红花20～30份、乌骨藤50～80份、草乌20～30份、川乌20～30份、马钱子20～30份、生南星20～30份、细辛20～30份、延胡索30～50份、蟾酥20～30份、地龙20～30份、土鳖虫20～30份、五灵脂30～50份、乳香30～40份、没药30～40份、郁金30～40份、川楝子30～40份、胡椒20～30份、青皮30～40份、路路通30～50份、冰片30～40份、氮酮10～30份、纳米远红外陶瓷粉10～40份。

姑且先不看中药材组分之外的特征，经认定，二者区别技术特征主要包括：

原料中减去了雪莲、乌骨藤、草乌、川乌、马钱子、生南星、细辛、蟾酥、郁金、川楝子、胡椒、青皮、路路通、纳米远红外陶瓷粉；加入血竭、大黄、秦艽、野山参、全蝎、蜈蚣、太子参、黄柏、木香、香附、黑白牵牛子、磁粉，并限定了用量。

关于创造性，北知院指出：根据“方从法出”的原则，本领域技术人员在选择药物的原料时，会考虑药味功效配伍和组方配伍的内在逻辑。……中医肿瘤内治法中包括扶正和祛邪两大原则，扶正是以扶助人体正气，增强行气化滞之力，提高机体抗癌能力；祛邪法针对肿瘤邪实病机确定的治疗法则，主要包括理气活血，祛湿化痰，清热解毒，软坚散结，以毒攻毒等。本领域技术人员在解决相同的技术问题时，可以根据治则在具有相同或相似功效的药物中进行自由选择用何种药物。关于上述区别技术特征，结合本领域各中药原料的已知功效可知，蟾酥，马钱子，生南星和全蝎，蜈蚣均具有软坚散结、以毒攻毒的功效；雪莲，乌骨藤，草乌，川乌，路路通、细辛和大黄，秦艽，黄柏、黑白牵牛子均可去除湿邪，具有祛湿化痰的功效；青皮，郁金，川楝子、胡椒和木香，香附均具有理气解郁的功效。纳米远红外陶瓷粉吸热，促进药力吸收，本领域技术人员可根据实际需要进行选择是否加入该原料。同时，根据实际需要在治疗肿瘤的药物组合物中随症加入具有活血化瘀功效的血竭是本领域的常规选择。加用适量益气药如野山参、太子参是本领域技术人员的常规技术手段。磁粉和永磁体均是制备药磁贴的常规磁性材料，为增强应用时的磁场强度，在原料中进一步添加磁粉和永磁体并选择合适的磁场强度是本领域技术人员的常规选择。至于各原料的具体用量，是本领域技术人员根据中医理论指导并结合临床实践，在常规用量范围内可获得的，由本申请说明书的记载也看不出所述用量的选择带来了预料不到的技术效果。另外，本申请说明书中记载组合物“配伍达到通络散瘀，祛痰利湿，拔毒止痛，化痞消积”的作用，对比文件1的药物组成同样含有软坚散结攻毒，祛湿化痰，清热解毒，理气解郁等功效药物，因此也能起到和本申请组合物相同的效果，可知本申请并未取得意想不到的技术效果。……因此，在对比文件1的基础上结合本领域的常规技术手段得到权利要求1的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的，无需付出创造性劳动。

可以看到，虽然本申请和对比文件1各自均包括二十余种中药材组分，且至少在字面上其中有十余种是不同的，但在进行特征比对时，还是可根据其药理特性进行分类。具体而言，对比文件1中的蟾酥等与本申请中的全蝎等的功效是类似的，对比文件1中的雪莲等与本申请中的大黄等的功效是类似的，对比文件1中的青皮等与本申请中的木香等的功效是类似的。虽然有一些中医中药特有的表述，但这其实就相当于在论述对比文件1分别公开了本申请中以功效分各组技术特征的等同特征。而未被公开的野山参、太子参和磁粉也仅相当于常规的辅料。更为重要的是，本申请也没有论述上述中药材组合及用量能取得何种超出预期功能组合的效果。这相当于从突出的实质性特点和显著的进步两方面都予以否定。

二审阶段

专利申请人选择上诉。

客观讲，最高院知产庭更多是从法理上进行确认，但在特征比对这块，可能是认同一审法院的观点，并未给出更详细论述。

最高院知产庭的观点包括：

根据公知常识性证据林丽珠主编的《肿瘤中西医治疗学》，中医肿瘤治法主要归纳为两类：扶正培本类治法和祛邪抗癌类治法，主要包括理气活血、祛湿化痰、清热解毒、软坚散结、以毒攻毒等。根据对比文件1，本领域的技术人员可以清楚地知道从活血化瘀、消肿止痛、通络行气等角度选取中药材进行组合，并辅之以养阴扶正、升阳行气的中药材可以有效消除肿块，缓解肿瘤病人的疼痛。本申请基于相同的中医治疗理论，从具有类似功效的中药材中进行选择并组合获得的疗效相当的中药组合物，由此可知，对比文件1给出了相应的技术启示，对于本领域技术人员来说，无需付出创造性劳动即可获得本申请的技术方案。而从本申请说明书记载的内容中也看不出所作出的中药材替换、增加以及用量的限定产生了预料不到的技术效果。

可以看到，最高院知产庭也是从不同中药材的功效出发，认可具有相似功效的中药材或者中药材组合间的替换，另外，也指出本申请并未记载预料不到的技术效果。

如上所述，本案虽然是中药类发明，但其中的裁判思想是通用的。在突出的实质性特点这一方面，相应特征在字面含义不同的情况下，可以通过作用或功效相同认定为等同特征；在显著的进一步这一方面，如果没有记载超乎各特征常规作用的效果，就相当于没有取得预料不到的技术效果。这两方面不仅是创造性的核心所在，在某种程度上，也可以成为高质量专利和非正常申请的左右手。

具体而言，无论是包括不同组分的材料类方案，还是包括不同部件的结构类方案，抑或是包括不同步骤的方法类方案，在分析方案时，如果我们发现各组成部分都很普通，或者说几乎都是惯用技术手段，这时不妨去挖掘一下各组成部分背后的特性，例如是否有不同寻常的作用，或者与其他组成部分的关联性是否常规等。如果经与发明人沟通或自行经合理推导能够挖掘出来，在撰写专利时，即使权利要求中的技术特征看似普通，也可以通过说明书中体现上述挖掘的内容，从而在一定程度上保证方案新创性。举一个简单的例子，若以常规的带橡皮头的铅笔为现有技术，原始交底方案为一根铅笔一端设有一个连接套，该连接套可以安装橡皮，还可以安装修正液等，初看时，代理师可能很难认可其新创性，但交底材料中还记载了该连接套的截面形状可以是任意方便加工的形状，这时就可以和发明人探讨下，或者自己进行推导，得出如果是六边形的连接套，该连接套的作用就不仅是连接铅笔及不同外设，还可具有防止铅笔滚动的作用，再将该特征及其作用或效果合理布局至专利中，一个高质量专利，甚至高价值专利很有可能就诞生了。

与此同时，国知局发布的《关于规范申请专利行为的办法》中定义的9类属于非正常申请专利的行为包括：（二）所提交专利申请存在编造、伪造或变造发明创造内容、实验数据或技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或现有设计等类似情况的。代理师在撰写时，写清楚各特征作用是基本要求，如上所述，如果进一步，合理体现了深入挖掘出的特征非显而易见的作用，可能会造就高质量专利，但如果退一步，没有描述任何实质性的特征作用及推导，那就有可能被认定为非正常申请。更有甚者，在与本案类似的组分类专利申请中，若在没搞清楚组分功效的前提下，随意增加组分，本以为能争取新创性，殊不知，如果审查员发现所增加的组分功效不仅起不到改进作用，反而还和现有组分的功效相矛盾，就有极大可能让人发觉是编造的，从而被认定为非正常申请。

综上，分析本案时，如果抛开中药专业术语，本质上是在讲对创造性的把握。更深入一些，结合所谓的高、低质量标准，本案裁判思想对撰写高质量专利、规避非正常申请也有一定帮助。

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（一）》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（二）》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（三）》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（四）》

《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读（五）》

《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读（一）》

《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读（二）》

《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读（三）》

《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读（四）》

《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读（五）》

文章来源：徐师付的知产主义
原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/mQMfneROxUEaRLkQSdJuQg