专利案例精要022-新产品的制造方法专利权的延及保护

发布时间：2021.07.20 北京市查看：1323 评论：0

导读：在涉及新产品的制造方法专利侵权纠纷中，如果涉案专利方法及被诉侵权产品中涉及中间产物、目标产物、最终面向消费者产品，在此情况下，如何认定专利侵权判定中“新产品”？是否应以权利要求的主题名称来确定？新产品的制造方法专利权的保护范围的边界在哪里？原被告的举证责任应如何分配？最高人民法院的第（2009）民提字第84号再审判例就上述问题给出了重要启示。

案例启示：1、在认定一项方法专利是否属于新产品制造方法专利时，应当以依照该专利方法直接获得的产品为依据。所谓“依照专利方法直接获得的产品”，是指使用专利方法获得的原始产品，而不包括对该原始产品作进一步处理后获得的后续产品。

2、方法专利权的保护范围只能延及依照该专利方法直接获得的产品，即使用专利方法获得的原始产品，而不能延及对原始产品作进一步处理后获得的后续产品。“依照该专利方法直接获得的产品”的认定与该产品能否直接供消费者使用无关，与权利要求主题中描述的产品亦无必然联系。

3、在涉及新产品制造方法的发明专利侵权纠纷中，由被诉侵权人承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任需满足一定的前提条件，即权利人能够证明依照专利方法制造的产品属于新产品，并且被诉侵权人制造的产品与依照专利方法制造的产品属于同样的产品。

一、基本案情

1、专利权人起诉三家公司侵犯了其方法发明专利权，专利号为00102701.8，名称为“氨氯地平对映体的拆分”，涉案专利的权利要求的主题名称为：一种从混合物中分离出氨氯地平的(R)-(+)-和(S)-(-)-异构体的方法。并主张其专利是制造左旋氨氯地平的方法专利，被告制造马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片新药，侵犯了其专利权。

2、三家公司向一审法院提交了一份其自己申请的名称为“一种光学活性氨氯地平的拆分方法”，用以主张其制造被诉侵权产品的方法与涉案专利不同。但鉴定结论显示，用三家公司自己申请的专利方法，并不能制得被诉侵权产品左旋氨氯地平（但是，该鉴定结论在再审阶段该鉴定结论被推翻）。

3、一审法院认定原告的左旋氨氯地平产品属于新产品，涉案专利属于新产品的制造方法专利。但左旋氨氯地平属于一种化合物（原料药）并不能直接提供给消费者消费，其必须与马来酸、苯磺酸等经成盐工艺成为马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平后，才能成为产品，因此涉案专利能够延及被告生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂。在三家公司未能证明其其制造马来酸左旋氨氯地平及其片剂的方法不同于涉案专利方法的情况下，应认定为侵权成立。

4、二审法院确认，案涉的马来酸左旋氨氯地平及其片剂（被控侵权产品）、苯磺酸左旋氨氯地平及其片剂（专利产品）属于新产品，涉案专利属于新产品的制造方法专利。

5、二审法院认为，涉案专利产品“左旋氨氯地平”是一种化合物，本身并不能成为直接供消费者消费的产品，案涉专利为“左旋氨氯地平”的拆分方法，依照该方法并不能直接得到产品。被控侵权产品是“左旋氨氯地平”化合物经与马来酸、经成盐工艺后成为马来酸左旋氨氯地平，才真正成为产品，因此上述产品应为依照左旋氨氯地平的拆分方法直接获得的产品。涉案专利能够延及被控侵权的马来酸左旋氨氯地平及其片剂。

6、三家公司不服二审判决，提出再审申请，并认为依照权利要求1记载的方法，得到的产品是“结合一个DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸盐”，或“结合一个DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸盐”，并不是“左旋氨氯地平”。二审法院以产品是否上市作为“新产品”的认定标准，认定事实及适用法律均存在错误。

二、最高人民法院的判决：

在涉及新产品制造方法的发明专利侵权纠纷中，由被诉侵权人承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任需满足一定的前提条件，即权利人能够证明依照专利方法制造的产品属于新产品，并且被诉侵权人制造的产品与依照专利方法制造的产品属于同样的产品。在认定一项方法专利是否属于新产品制造方法专利时，应当以依照该专利方法直接获得的产品为依据。

所谓“依照专利方法直接获得的产品”，是指使用专利方法获得的原始产品，而不包括对该原始产品作进一步处理后获得的后续产品。根据涉案专利的权利要求1，虽然其主题名称是“一种从混合物中分离出氨氯地平的(R)-(+)-和(S)-(-)-异构体的方法”，但从权利要求1记载的内容看，依照涉案专利方法直接获得的产品是“结合一个DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸盐”，或“结合一个DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸盐”，其中前者即为制造左旋氨氯地平的中间产物，而非左旋氨氯地平本身；而后者即为制造右旋氨氯地平的中间产物，亦非右旋氨氯地平本身。

由于在涉案专利的申请日之前，上述中间产物并未为国内外公众所知悉，可以认定依照涉案专利方法直接获得的产品是新产品，涉案专利属于新产品制造方法专利。欧意公司虽提交了辉瑞公司的238专利，用于证明涉案专利不属于新产品制造方法专利，但由于238专利和涉案专利系分别使用不同的手性助剂DMSO、DMSO-d6对氨氯地平进行拆分，在依照两项专利方法制造左旋氨氯地平或者右旋氨氯地平的过程中，形成的中间产物并不相同，因此，238专利并未公开依照涉案专利方法直接获得的产品，不足以证明涉案专利不属于新产品制造方法专利。

虽然涉案专利是一项新产品制造方法专利，但要由被诉侵权人三家公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任，还须由权利人证明被诉侵权人制造的产品与依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品。如前所述，依照涉案专利权利要求1记载的方法，直接获得的产品是“结合一个DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸盐”，或“结合一个DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸盐”，专利权人提供的证据虽然能够证明三家公司制造了马来酸左旋氨氯地平及其片剂，并且马来酸左旋氨氯地平的制造须以左旋氨氯地平为原料，但并没有提供证据证明三家公司在制造马来酸左旋氨氯地平及其片剂时，也制造了“结合一个DM-SO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸盐”中间产物，因此，张喜田提供的证据并不足以证明三家公司制造的产品与依照涉案专利方法直接获得的产品属于同样的产品，本案不应由三家公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。

原审法院认定涉案专利属于新产品制造方法专利，虽然结论正确，但将依照涉案专利方法直接获得的产品认定为左旋氨氯地平，明显有误。由于原审法院对依照涉案专利方法直接获得的产品认定错误，在专利权人没有提供充分的证据证明三家公司制造的产品与依照涉案专利方法直接获得的产品属于同样的产品的情况下，即认定三家公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任，亦显然错误。

另需指出的是，根据《中华人民共和国专利法》第十一条的规定，方法专利权的保护范围只能延及依照该专利方法直接获得的产品，即使用专利方法获得的原始产品，而不能延及对原始产品作进一步处理后获得的后续产品。如前所述，实施涉案专利权利要求1限定的方法后，直接获得的是“结合一个DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸盐”，或“结合一个DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸盐”，华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平，均属于对上述产品作进一步处理后获得的后续产品，不属于依照涉案专利方法直接获得的产品。

因此，涉案专利权的保护范围不能延及左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯地平及其片剂。“依照该专利方法直接获得的产品”的认定与该产品能否直接供消费者使用无关，一审法院以“左旋氨氯地平作为一种化合物，本身并不能成为直接供消费者消费的产品，……涉案专利为左旋氨氯地平的拆分方法，依据该方法不能直接得到产品，而左旋氨氯地平化合物与马来酸、苯磺酸等经过成盐工艺成为马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平后，才真正成为产品”为由，将涉案专利权的保护范围延及华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂，适用法律亦显然不当。据此，最高院判决撤销原判并驳回原告所有诉讼请求。

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作者介绍：
房平木律师毕业于郑州大学电子信息工程专业，同时具有专利代理师和律师执业资格。目前系南京知识（苏州）律师事务所负责人，擅长知识产权诉讼和非诉业务。

大学毕业后曾从事过2年技术研发工作，自2006年开始专职知识产权相关工作。曾获昆山市司法行政系统先进个人荣誉称号，曾任昆山市律师协会知识产权与信息网络法律专业委员会副主任，昆山市知识产权保护协会首批特聘讲师。

房律师服务过的公司或客户包括TPK（台湾上市公司）、Matic(神达集团)、ABB、3M、Visionox(维信诺光电科技)、DEW***（上海鼎为通信）、上海益麦电磁等。房律师代理过多起疑难、复杂的专利、商标、版权、商业秘密、反不正当纠纷案件。

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