杨敏锋：诉讼策略：运筹帷幄和决胜千里

发布时间：2020.09.07 北京市查看：2308 评论：0

本帖最后由思博原创投稿于 2020-9-7 11:00 编辑

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知识产权诉讼是一项高度复杂的专业活动，在提起诉讼之前需要制定周密的诉讼计划，包括明确诉讼目的、确定诉讼策略、选定诉讼请求、针对性的收集相关证据等。如在案件的开始阶段，原告代理律师需要考虑的主要问题包括：（1）权利基础，（2）被告，（3）案件管辖法院，（4）诉讼请求。当然，这几个问题存在相关性，比如被告确定后，可供选择的权利基础和具有管辖权的法院的范围也会随之确定。

针对某项特定的侵权行为，如果权利人存在多个可供选择的知识产权时，选择哪个或哪些作为权利基础就值得斟酌。一般来说，如果侵权行为同时侵犯了数项权利，则将这些权利一并列上“群殴”比较合适。如在道达尔公司诉济南久座公司侵犯商标权及不正当竞争案中，侵权人在润滑油上使用“道杰尔”“Taojer及图”等标志，而道达尔公司在润滑上注册有多件“道达尔”“TOTAL”“TOTAL及图”等商标。在提起诉讼时，道达尔公司在这系列商标中共选择了7件商标作为权利基础。[1]这些商标中，有的商标有被认定为驰名商标的记录，有的商标注册时间最早，图形商标中有的指定了颜色，有的则没有指定，构成一个比较严密的权利基础体系。

更为复杂的情景是针对同一保护对象，如动漫形象，权利人可能同时拥有商标权、著作权以及外观设计专利权。如果权利人发现侵权人在某种产品上使用了该动漫形象，则需要考虑选择哪种类型的权利作为基础。此时，权利人需要同时考虑动漫形象的相似性和产品的类似性两个因素。商标和外观设计都和具体的产品相关，如果权利人的商标/外观设设计所指定/涉及的产品为水杯，而侵权人的商品是服装，则此时无法主张侵犯商标权或外观设计专利权，除非该商标构成驰名商标。

著作权则不受到产品类型的限制，可以构成全品类保护。如假定权利人对图13.11的“鳄鱼图形”享有著作权，则无论侵权人将该图形使用在服装、球鞋、图书、服装、饼干、葡萄酒等产品上，都构成侵犯著作权。不过，由于该图形在独创性上相对有些低，故此时该图形在“形象的相似性”这一维度上的保护力度比较弱。如果侵权人对图形进行适当修改，双方就不会构成“实质性相似”，从而避免侵犯著作权。图13.12的“鳗鱼”图形显然就不侵犯“鳄鱼”图形的著作权。不过，如果在商标领域，则情况就截然不同。如在拉科斯特公司诉克劳克达案中，侵权人在服装产品上使用鳗鱼图形商标，法院认定侵犯了权利人的鳄鱼图形商标。[2]

当然，不管使用哪种知识产权提起诉讼，该权利不能是原告通过不正当手段所获得。如果通过不正当手段获得知识产权，然后恶意提起诉讼，将面临不利的法律后果。最高人民法院在“歌力思”案中指出，“当事人违反诚实信用原则，损害他人合法权益，扰乱市场正当竞争秩序，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的，人民法院应当以构成权利滥用为由，判决对其诉讼请求不予支持。[3]”类似的案子还有“UL案”。[4]

知识产权侵权案件的被告，可以分为“舢板”和“巨舰”两个极端。舢板型侵权人比较灵活，往往是“打一*换一个地方”，找到他们比较困难。不过在法庭上，舢板型侵权人一般请不起知识产权专业律师，在法庭上的对抗能力比较弱。巨舰型则刚好相反，诉讼的关键是在法庭上击败对方高价聘请的律师。

当然，巨人也有“阿喀琉斯之踵”。如果目标企业处于以下几种情况，那往往是提起诉讼的好时机：（1）处于危难之机，如正卷入其他重大诉讼之中。此时提起诉讼，可以让对方腹背受敌，无力应对两线作战。（2）财务状况不佳之时，此时对方无足够的财力来应对诉讼。当然，如果企业的诉讼目的是为获取赔偿，则此时可能胜诉了也无法获得足够的赔偿金。（3）正在进行重大活动之时，如准备**上市，正在实施高风险、高投入的项目，或者正在进行收购、并购或者**等事务。此时，企业没有精力投入到专利诉讼中来，也不愿意因为专利诉讼而影响企业在股民、**者或者合作者心中的形象，此时的诉讼攻击更容易奏效。（4）已经为侵权付出了相当成本之后，即实行“放水养鱼”的计策。[5]

当然，“乘人之危”提起诉讼也需要悠着点，以免越过法律红线。如在“专利敲诈勒索第一案”中，李氏兄弟通过其控制的数家公司，对数家处于上市、**等关键时期的公司进行“精准打击”，以侵犯专利权为由多次向证监会举报和向法院提起诉讼，迫使目标公司与其签订专利实施许可合同、和解协议等，共获利人民币116.3万元。2018年8月，李氏兄弟二人因涉嫌敲诈勒索罪被提起公诉。在该案中，检察院认为李氏兄弟二人共有5起诉讼和举报行为构成犯罪，而一审法院认为其中仅有1起构成犯罪。法院认为专利权人手持合法有效的专利，在对方处于上市、**等敏感时间点上提起专利“狙击” 并不属于犯罪；但是，李氏兄弟通过虚构倒签独家许可合同的方式索要许可费人民币80万元，并最终得手人民币10万元的行为构成敲诈勒索罪。据此，一审法院于2019年国庆节前作出判决，分别判处李氏兄弟有期徒刑4年半和2年，罚金则分别为人民币5万元和2万元。此外，李氏兄弟二人的违法所得被追缴，作案工具也被没收。[6]据悉，李氏兄弟已经提起上诉。另外，检察院也已提起抗诉，认为另外4起行为也构成敲诈勒索罪。[7]

如果侵权人既包括舢板型的也包括巨舰型的，则权利人是先啃硬骨头，然后挟胜利之威震慑其他侵权人，还是柿子捡软的捏，逐步扩大战果，需要根据实际情况确定。不过，如果权利人提起诉讼的主要目的并不是清理市场或者获得赔偿，而是商业宣传，那向大公司发起挑战显然更具有宣传价值。

在知识产权案件的管辖法院上，权利人也具有一定的选择余地。侵权案件的管辖法院包括被告住所地法院和侵权行为地法院，侵权行为地包括侵权行为实施地和侵权结果发生地。权利人如果在被告所在地进行诉讼，属于“客场作战”，有时会处于不利地位。为避免这种不利情形，代理律师的常规操作就是寻找一个合适的共同被告，制造管辖连接点，实现异地诉讼。

知识产权案件中，一般都存在一个制造商和众多销售商两种类型的侵权人。制造商需要对所有的侵权产品承担赔偿责任，而销售商则只对其销售范围内的侵权产品承担责任。权利人在起诉时，通常会在起诉制造商时，将销售商列为共同被告，从而实现在销售商所在地或其销售地法院进行诉讼。如果销售商遍及全国各地，权利人在选择法院时就有很大的余地。

针对相同的案件，各地法院的赔偿标准并不一致，经济发达地区法院的判赔标准相对较高，成为很多权利人的首选。如在2018年，北京、上海、江苏、浙江、广东五省市法院新收知识产权民事一审案件185,337件，占全国法院新收知识产权民事一审案件的65.39%。[8]

知识产权侵权案件中，如果涉及到网络，则在法院选择上会带来新的问题。原告如果网购侵权产品，网购收货地是否属于“侵权结果发生地”，不同的法院在认识上存在差异。在江浙沪“包邮区”，法院认为收货地法院有管辖权，在北京和广州知识产权法院，则观点刚好相反。在这个问题上，最高人民法院的观点一直都很明确，在2016~2019年四次表明态度，[9]认为网络购买方可以随意选择的网络购物收货地“通常不宜”“不应”“不能”作为网络销售行为地，否则管辖地会缺乏明确性和稳定性，导致管辖制度被架空。

在知识产权侵权诉讼中，权利人最主要的诉讼请求就是停止侵权和赔偿损失。值得关注的是，2019年《商标法》第四次修正后，侵权责任中增加了销毁假冒商品，以及主要用于制造假冒注册商标商品的材料和工具。目前，《专利法》和《著作权法》也正在修订过程中，也可能会引入类似的条款。

在赔偿数额方面，权利人要争取到较高的赔偿数额，那就需要在证据收集方面多下功夫。被告的侵权时间持续时间、侵权的地域范围、门店数量、平均销售数量、侵权产品价格、主观恶意等情况，都是法院确定赔偿数额的重要依据。在商品销售数量方面，被告的广告宣传、公司年报、阿里巴巴/淘宝**取的销售记录、海关调取的商品进出口记录等都是重要的索赔证据。此外，权利人在诉讼中还可以请求法院责令提供财务方面的账簿、资料，如果被告拒不提供或者提供虚假的资料，将会承担不利后果。《商标法》中对此已经有明确的规定。

专利权和商标权作为“工业产权”，其权利为财产权，而著作权还包括了人身权。为此，在侵权著作权案件中，民事责任还包括消除影响和赔礼道歉。不同的侵权人对赔礼道歉的态度不同，有的侵权人注重“里子”，愿意赔礼道歉，但就是不愿意赔偿损失，而有的侵权人则刚好相反。对于那些“好面子”的侵权人，权利人以赔礼道歉为筹码与其进行谈判，有时可以获得超过平均水平数倍的赔偿。

本文注释：
[1]参见北京知识产权法院（2016）京73民初287号民事判决书。
[2]参见浙江省高级人民法院（2012）浙知终字第200号民事判决书。
[3]参见最高人民法院（2014）民提字第24号民事判决书。
[4]参见最高人民法院（2018）最高法民再396号民事判决书。
[5]朱雪忠：《企业知识产权管理》，知识产权出版社2008年版，第185～186页。
[6]参见上海市浦东新区人民法院（2018）沪0115刑初3339号刑事判决书。
[7]参见上海市浦东新区人民检察院沪浦检**诉刑抗（2019）3号刑事抗诉书。
[8]最高人民法院知识产权审判庭：《中国法院知识产权司法保护状况（2018年）》，人民法院出版社2019年版，第6页。
[9]参见最高人民法院（2016）最高法民申731号民事裁定书；最高人民法院（2016）最高法民辖终107号民事裁定书；最高人民法院（2018）最高法民辖终93号民事裁定书；最高人民法院（2019）最高法知民辖终66号民事裁定书。