如何选择申请实用新型或发明专利？
发布时间：2020.12.18 北京市查看：4180 评论：1
题记：当我们完成技术创新需要申请专利时，是选择申请实用新型好？还是选择申请发明专利更有利？不少朋友对这个问题感到困惑。特撰本文统一作答。
一、我们首先必须考虑的是法律的硬性规定：发明和实用新型的保护对象的区别。
实用新型专利的保护对象仅限于产品的形状、构造或者其结合。
产品的形状是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状。无确定形状的产品，例如气态、液态、粉末状、颗粒状的物质或材料，其形状不能作为实用新型产品的保护对象。
产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。产品的构造可以是机械构造，也可以是线路构造。
如果我们想要保护的技术方案，还包含产品的配方、方法，包括工业控制方法、工艺操作流程、计算机或自动化的控制方法，电子数据的处理方法等等，则不属于实用新型的保护对象。此时我们只能选择申请发明专利而不能选择申请实用新型专利。
发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。从法律规定可以看出，发明专利的保护对象包括产品和方法及其改进。发明专利的对象更宽泛。
需要强调的是，这是一条硬性的规定，申请人必须予以慎重考虑。如果将原本不属于实用新型的保护对象的技术方案，采用实用新型专利加以保护，虽然在申请专利阶段可能会获得专利权证书（实用新型在申请阶段仅作形式审查，存在不当授权的可能性），但是在需要利用该实用新型专利维权或许可谈判时，必然会面临障碍（被控侵权人可以启动专利无效宣告程序，利用这个漏洞反驳该专利），且无法补救。会导致功亏一篑的严重后果。
二、除了考虑上述法律的硬性规定因素以外，实用新型和发明还存在其他诸多区别。这些区别是申请人策略层面需要考虑和选择的问题。
小提示：
（1）考虑该技术在业界迭代的速度，对于技术快速更新迭代的，则应尽可能考虑采用实用新型进行保护，例如电子产品、自动化相关技术。反之，可以采用发明专利保护。
（2）如果对申请专利的费用比较敏感，可以选择实用新型专利。
（3）对于前沿的重要技术突破，该领域技术迭代较慢的，可以选择申请发明专利。
（4）对于重要的技术突破，可以选择同时发明和实用新型。
三、对两种错误但流传甚广的观念的辨析。树立正确的观念才能做出正确的选择。
观念1：实用新型没什么价值，申请实用新型没什么用。
这个观念是非常错误的。
格力空调诉奥克斯专利侵权案，法院判决赔偿4000万元，涉案专利是格力空调申请的一件实用新型专利。
在顾泰来与永安行共享单车专利侵权案中，顾泰来获得授权的是一件发明专利，他在2010年就提出了共享单车的技术方案。但这件颇具前瞻性的发明专利并没有为顾泰来带来丰厚的回报（原因在于专利申请文件存在一定的缺陷，保护范围规划不合理）。
上述两个案例充分说明，发明专利并非天赋异禀，在专利维权时也会面临挑战；实用新型也并非先天不足，同样也可以很好的保护技术创新，并为申请人带来丰厚的回报。
这个现象的本质在于，专利权是一种私权利，有点类似于盖房子。你是把房子建在海边，面朝大海，春暖花开，还是建在荒山野岭戈壁沙漠，是临时搭建采用草木结构还是永久工事打地桩浇筑钢筋混凝土？选择权全在于专利申请人自己。
人们之所以对实用新型的价值持负面态度或不够重视，是因为没有深入了解专利的本质，并且受到大环境中的误导性信息的影响。这些因素包括实用新型在授权阶段仅经过形式审查，容易获得授权，很多人为了获得政策资助申请很多没有创新性的实用新型专利，并且这些专利是以获得专利证书为目的，存在大量的粗制滥造等等，这些因素导致了人们对于实用新型的一些偏见，也实属正常。
但是大家也应当注意到，实用新型在维权阶段会面临严格的实质审查，会面临竞争对手、被控侵权方的全方位挑战（是否符合专利法的诸多规定），所以在申请实用新型时万不可疏忽大意。虽然国家对实用新型不进行实质审查，但申请人自己应当对要申请专利进行谨慎、充分的评估（实质审查）。
就专利对于技术创新的保护功能（垄断权）来说，实用新型与发明是无差别的。实用新型权利人有权禁止他人制造、使用、销售、许诺销售、进口。这些权利与发明是无差别的。这也是为什么说实用新型与发明专利具有同等重要的价值。
观念2：我们的技术方案很先进，我们要申请发明专利，我们这个技术方案改进不是太大，申请实用新型吧！
这也是很多人的观念。严格来说，观念2也是错误的。
观念2错误的地方在于，将技术方案本身所具有的创新性的高低作为选择发明和实用新型专利的硬性标准。这样选择的结果可能会背离申请人的目标。
申请专利的目标是为了让技术方案得到专利保护（获得合法垄断权），能够获合理的保护范围（在侵权诉讼中是被控侵权物落入该保护范围），能够获得专利授权，能够抵御专利无效程序的挑战和检验。这是我们的大前提。
专利法对于实用新型的创造性标准要求较低，对于发明专利的创新性标准要求较高。这是客观的，也是法律的规定。
想要申请专利的技术方案（即本技术方案）的创造性的高度，也是一个客观上的事实，不会因为你申请了发明或是实用新型而发生改变。
为了说明上述问题，我们用如下图标来进行说明：
看明白上述图示，就知道观念2错在何处，也就明白了实用新型后发明专利之间如何抉择。
假设专利法对于发明专利的创造性高度标准是5，对于实用新型专利的创造性高度标准是3。这个假设是客观的，因为专利法中确实对于发明专利的创造性要求较高（数值仅是为了说明的方便，实际上创造性的判断具有一定的主观性）
当本技术方案1的创造性高度值是5的时候，选择申请发明专利，刚好过关。选择申请实用新型专利（超过了标准值3），也是可以的。
当本技术方案2的创造性高度值是4时，选择申请发明专利，则可能被驳回或被无效，而将本技术方案2申请实用新型专利，将会得到有效的授权。
从上面可以的举例可以看出，专利法关于创造性的标准，在申请了专利之后，就站在了专利权人的对立面，会变成竞争对手或被控侵权者的武器，他们会拿这个创造性标准来检验本技术方案的创造性，看本技术方案的创造性高度是否达标，以决定你申请的专利是否能够站得住脚。
需要注意的是，创造性判断的主观性。实际上很难精确分出高低的。当本技术方案的创造性很高时（例如一些具有前瞻性的、颠覆性的创新、重大的创新）选择申请实用新型和发明都是可以的。
但是当本技术方案在专利法规定的创造性标准上下浮动时（大多数专利此种情形），主观性的因素就会变成一个很大的变量，影响最终的结果。例如上述图表中的本技术方案1的创新性的高度值是5时，看似符合了专利法的标准，但是因为创造性判断的主观性，这就会留下很大的可争议的空间，选择申请发明专利反而可能会使申请人处于不利的位置。而这种情况下，如果申请实用新型，对于申请人反而是一种非常有利的选择。
上述分析说明，除了考虑发明和实用新型保护对象的差异之外，其他的因素应当基于申请人的策略选择，换句话说，就是可以根据实际情况自由选择的，不能将本技术方案创造性的高低作为选择实用新型或发明专利的根据。你想申请发明或实用新型，悉听尊便，只要能够对创新成果做出完善的保护即可。
作者介绍：
房平木律师毕业于郑州大学电子信息工程专业，同时具有专利代理师和律师执业资格。目前系南京知识（苏州）律师事务所负责人，擅长知识产权诉讼和非诉业务。
大学毕业后曾从事过2年技术研发工作，自2006年开始专职知识产权相关工作。曾获昆山市司法行政系统先进个人荣誉称号，曾任昆山市律师协会知识产权与信息网络法律专业委员会副主任，昆山市知识产权保护协会首批特聘讲师。
房律师服务过的公司或客户包括TPK（台湾上市公司）、Matic(神达集团)、ABB、3M、Visionox(维信诺光电科技)、DEW**（上海鼎为通信）、上海益麦电磁等。房律师代理过多起疑难、复杂的专利、商标、版权、商业秘密、反不正当纠纷案件。
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