最高院知产庭2023年典型案例和裁判规则解读之多变量方程式限定的权利要求的说明书公开充分判断

《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2023）》于近日发布，其从最高人民法院知识产权法庭2023年审结的4562件案件中，精选96个典型案例，提炼104条裁判规则，集中展示了最高人民法院知识产权法庭在技术类知识产权和垄断案件中的司法理念、审理思路和裁判方法。

 

 

笔者将对其中部分案例判决书进行解读，并借此机会与大家交流分享学习心得，以期共同进步。

 

【（2021）最高法知行终1071号】对于以包含两个以上变量的方程式限定的权利要求，说明书未明确界定各变量的数值选取、各变量之间的关系、数值选取与技术效果之间的关系，以至于本领域技术人员阅读权利要求书和说明书后，仍需要付出创造性劳动或者过度劳动才能解决技术问题、实现技术效果，当事人据此主张说明书公开不充分的，人民法院可予支持。

 

本案核心在于：多变量方程式限定的权利要求的说明书公开充分判断。

 

涉案专利的名称为“高效层叠式石墨放电隙装置”，申请号为200710049004.9，申请日为2007年4月29日，授权公告日为2009年8月19日。

 

涉案专利作为本案审查基础的权利要求1如下：

 

1.一种高效层叠式石墨放电隙装置，包括N+1个放电隙、N个电容值相同的电容构成的π形连接电容组(1)，所述N≥1，各放电隙串联连接，其中，第一个放电隙F1与火线连接，最末一个放电隙FN+1接地，π形连接电容组中各电容的一端与两放电隙之间的导电件连接，另一端接地，其特征在于：

①放电隙为石墨放电隙，石墨放电隙的石墨电极片(6)之间放置绝缘环状垫片(9)，各石墨放电隙层叠式组装，

②π形连接电容组中各电容的电容值均按照下式选择：

C＝In/2πfVK

式中：In为π形连接电容组中电容上的感应放电电流，In＝I/N，

I为π形连接电容组总电流，

N为π形连接电容组电容个数，

f为雷电波频率，

V为π形连接电容组中电容上的额定电压，

K为安全系数，K≥1。

 

可以看到，其核心特征包括①所示的电极片相关结构特征以及②所示的用于确定电容值的公式参数特征。

 

我们知道，参数类特征通常是不太好取证的，或者说需要一定技巧。本案专利权人正是对被诉侵权人提出了专利侵权诉讼，且采用了相应的特征比对证明技巧，迫使被诉侵权人作为无效宣告请求人提出专利无效宣告请求。不仅两案均打到了最高院，且本案的最终判决结果也在一定程度上受另案相关案情的影响，可谓环环相扣，具体后文再表。

 

本案历经无效、一审和二审，其中，无效阶段的复审委（为便于描述，各单位均采用简称）维持专利权有效，一审阶段的北知院判决维持无效宣告决定，二审阶段的最高院知产庭主要基于专利法第二十六第三款（A26.3）判决撤销无效宣告决定。

 

无效阶段

请求人的无效理由主要包括A26.3、A26.4和A22.3相关内容，本文将主要聚焦于其中的A26.3相关内容。 请求人认为，本专利说明书公开不充分，不符合专利法第二十六条第三款的规定。 经专利权人答复，复审委在无效宣告决定中指出，权利要求1中的电容值计算公式中涉及的参数K、f、V、I在权利要求书和说明书中均有明确的定义，其中K为安全系数，f为雷电波频率，V为π形连接电容组中电容上的额定电压，I为π形连接电容组总电流，其中K、f、V、I均存在一定的取值范围，在本专利说明书中已经公开了部分典型雷电流波形的实施例，在几种典型雷电流波形条件下对于上述参数有不同的取值，并且本领域技术人员也可以根据层叠式石墨放电隙装置在实际应用中的变化在一定范围内进行选取，并非必须限定在某几个特别精准的值才能实现……因此，站在本领域技术人员的角度考虑，能够根据本专利说明书公开的内容实现本专利的技术方案、解决其技术问题，并产生预期的技术效果，权利要求1要求保护的技术方案符合专利法第二十六条第三款的规定。 笔者注：请求人的主要观点包括“C＝In/2πfVK”公式相关特征公开不充分，但是涉案专利申请文件中明确记载了该公式中各参数In、f、V、K的定义，且在具体实施方式对不同参数取值进行举例说明。按代理师的常规撰写方式和理解，相信大部分代理师也会认为这通常不存在公开不充分、本领域技术人员无法解决相应技术问题的缺陷。换言之，在常规撰写中，涉及到公式的内容，代理师务必在申请文件中解释清楚其中每个参数的含义，且在实施例中对相应参数进行示例性说明，特别是对例如化学类方案，通常至少应设置包括参数取值范围上限值、下限值和中间值的实施例，大部分情况，这样撰写都可以满足公开充分的要求。   可以看到，由于专利文件撰写还算得当，在无效阶段，涉案专利得以维持有效。但如前所述，本案有行政和民事两条线同步进行，无效请求人提出行政诉讼请求。

 

一审阶段

请求人没有提供新的证据，其诉求依然主要在于A26.3，具体包括：1.结合公知常识证据可知，本领域技术人员常规选择的安全系数K为乘以一个1.2-3的常数，不可能将安全系数K≥1设置在分母中。2.没有说明雷电波频率f的估算方法以及合理的估值范围，没有说明公式中参数π设置的含义。3.没有说明“额定电压V”和“安全电流I”的确定方法和取值区间。

 

笔者注：其中第1点看似有些奇怪，因为公式限定的是电容值C，安全系数K只是用来确定C的参数之一，但这正是和民事另案相关的，所以笔者猜测请求人因为此原因才将其放在首位，具体介绍依然后文再表。第2点和第3点也看似牵强，特别是前文已经述及涉案专利申请文件记载的内容。总体来讲，说服力是比较有限的。

 

经审理，北知院指出：

 

首先，本专利说明书第2页中记载……可见，说明书已经对公式中涉及的参数I、f、V和K进行了具体说明。其次，本专利说明书第3页记载，“该公式的操作性强，并适用于在8/20μｓ、10/350μｓ、1.2/50μｓ等雷电波形冲击下使用”，且在实施例中公开了在三种典型雷电流波形下，π形连接电容组的电容值如何确定……因此，本专利说明书已对π形连接电容组中各个参数作出清楚、完整的说明，被诉决定认定本专利说明书符合专利法第二十六条第三款的规定，结论正确，应予支持。

 

笔者注：如上所述，由于请求人没有提供新的证据，且诉求说服力比较有限，北知院以几乎和复审委相同的观点认定涉案专利不存在A26.3问题。

 

但是，另一条线的民事案件，也就是专利侵权诉讼也终于在最高院知产庭迎来了终局，虽然败诉，但这却为请求人带来了转机，请求人提出上诉。

 

二审阶段

请求人的上诉请求包括：（一）本专利权利要求书和说明书记载的电容值选择公式中涉及的参数K、f、V、I均为变量，这些变量的取值范围和确定方法在说明书中均没有得到清楚、完整的说明，提及的内容是含糊不清的。例如：没有说明安全系数K如何取值及合理的取值范围，没有说明雷电波频率f的估算方法以及合理的估值范围……（四）专利权人在侵权诉讼的案件与专利权无效宣告程序中，存在多处对本专利的技术方案作出完全矛盾的解释，无法自圆其说。

 

笔者注：请求人依然在首位便强调安全系数K，与此同时，其指出专利权人在侵权诉讼中存在自相矛盾的说辞，同时提交了专利侵权诉讼的民事判决书。由于两案均为最高院知产庭审理，因此参考民事另案案情是有必要的，各方也均认可证据的真实性、合法性、关联性。

 

由于涉及到另案，最高院知产庭首先指出：

 

在民事纠纷案件中，专利权人主张，其测试出被诉侵权产品对电容值的选择符合本专利的公式C＝In/2πfVK，即被诉侵权产品对电容值的选择与本专利使用的方法相同。电容是市场通用产品，电容的测量值为一定误差范围内的数值。为验证上述六个电容的电容值是否符合C=In/2πfVK这样一个选择公式，鉴定组将用1kHz测试频率得到的上述六个电容的电容值的平均数1.06nF确定为C，I采用特定的电流波形，即8/20μs30KA和10/350μs6KA，并“外接导线”和利用电流表测量流经导线的电流，分别得到“正极性404A、负极性480A”“负极性222A”；N为电容组中电容个数，即六个；f为雷电波频率，通过将上述电流波形中的半峰值时间，即20μs、350μs乘以2，得到电流波形的周期，即40μs、700μs，再分别计算出各自的雷电波频率，即25kHz和1.4kHz；V采用被诉侵权产品说明书所记载的最大限制电压即2500V，上述参数分别代入公式C=In/2πfVK计算得到的K分别为正极性162、负极性192和负极性1588。将另一款被诉侵权产品的上述参数带入公式“C=In/2πfVK”进行计算，可分别得到K为正极性121和负极性117（8/20μs电流波形）、1040（10/350μs）的结果。

 

笔者注：可以看到，专利权人的取证方式有点反向操作的意味。具体而言，虽然专利中限定的公式是为了计算电容值，但在取证时，首先测试被诉侵权产品的电容值，并确定对应的In、f和V值，由于π是常数，那就只剩下安全系数K了，此时计算出K值，发现其≥1，这样反推出公式所有参数特征都可覆盖被诉侵权产品相应特征，进而证明被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围。虽然这种方式好像拐了个弯，但两审法院对这一点都没有给出反对意见，这就启发具有类似专利的专利权人，在维权取证时，不妨参考本案所使用的证明方式。但与此同时，我们也终于明白请求人为什么要一直死磕涉案专利中的安全系数K。

 

在对另案相关案情说明后，最高院知产庭从法理上对专利法第二十六条第三款进行释义：

 

权利要求发挥着限定专利权保护范围的作用……所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。如果权利要求包含了两个以上的特性值技术变量即参数的方程式限定的技术特征，那么在该发明的说明书中，对该方程式所选定的数值范围与所取得技术效果之间的关系应当明确记载。在该方程式所涉及的相关参数的数值范围内，原则上所有数值均应达到不需要付出创造性劳动或者过度劳动就能实现所期望的技术效果的公开程度，能够使本领域技术人员在将发明实施时知道其所确定的参数的数值或者数值区间是否解决了技术问题并达到了说明书声称的技术效果，而不是仅仅按照其说明书记载的具体实施例的公开的数值才能获得相应的技术效果。进一步地，判断充分公开涉及确定参数的方法的说明时，方法越不常规，越应当在说明书中提供清晰、详尽的信息。如果参数信息不清楚，从而使得本领域技术人员无法基于整体公开的内容并使用普通技术知识来识别解决本专利问题的必要技术手段，则可以认定说明书没有达到公开充分的要求。

 

笔者注：最高院知产庭明确了对于有两个以上变量参数特征的情况，需要清楚记载参数取值范围与技术效果间的关系，虽然前述常规撰写方式的基本要求是写清楚每个参数的含义，但既然最高院知产庭现在明确了这一点，各位代理师日后还是需要注意，根本目的是让专利权更为稳定，相应的“反面案例”在《从格力vs奥克斯案看专利撰写》一文有详细介绍。另外，“原则上”取值范围内的所有数值均能实现相应效果，这一规定略显严苛，毕竟有《最高院知产庭2020年典型案例和裁判规则解读之以两组以上不同数值范围技术特征共同限定保护范围的权利要求能否得到说明书支持的判断》一文所述案例可以排除某些范围的情况，因此加上了“原则上”。同时，由于每个案件的案情不一样，不排除有人为了专利授权而自行编造照公式的情况，所以进一步明确了越不常规的公式参数就越需要清楚的说明信息。最高院知产庭几个层次的说理，蕴含了丰富的信息。

 

结合本案具体情况，最高院知产庭继续指出：

 

根据前述民事纠纷案件判决认定的事实，专利权人认可相关电容是“市场通用产品”。按照本专利说明书的记载，本领域技术人员根据方程式中In/2πfVK给出的参数的数值范围，可以便捷简易确定地计算出电容C的数值。但是，本领域技术人员在选择雷电波频率f和安全系数K时，不能依据技术常识就知晓如何在几何级数范围内变动的雷电波频率中选择相应的数值，也无法知晓K在所述“正极性162、负极性192、负极性1588、正极性121和负极性117（8/20μs电流波形）、1040（10/350μs）”的如此巨大的范围内如何选择相应的数值。如果本领域技术人员可以从上述范围宽泛的数值区间内选择确定限定电容数值的计算参数，则上述数值范围的区间不是有限区间，而是在“K≥1”“雷电波频率”因时间地域而变化的无限区间，进而得出的电容的电容值也是位于无限区间内的数值。

 

笔者注：虽然将涉案专利中电容值公式往被诉侵权产品上“套用”时，反推出的安全系数确实≥1，但通过专利权人的取证方式也可以看到，不同的雷电波频率f对应有不同的安全系数K，在应用于不同场景时，二者取值均可能发生变化，故二者均为变量，从而与前文释义内容对应。特别是对于安全系数K，反推出的117-1588的范围实在过大，且远离所限定的范围起点1，这相当于专利权人在声称一个近乎无限大的保护范围。

 

最高院知产庭进一步指出：

 

在本专利说明书中，在技术方案限定电容组中各电容的电容值的选择时，选择K≥1，而在实施例中采用了K等于2或3，对于K的开放区间没有进一步给出选择的依据……在前述民事纠纷案件中……根据公式计算出K的取值……和本专利说明书记载的实施例中选择的K等于2或3差异巨大，也没有说明如何选择这些K的数值并据此计算出相应的电容值……本领域技术人员知悉，不同地域和时间范围内雷电波频率f变化范围具有10n级数的差别，而K取值为2、正极性162或者负极性1588，相对于确定电容C的平均数1.06nF，变化范围太大以至于本领域技术人员不能根据经验确定较为具体的K值。如前所述，根据查明的事实可知，本专利包含前述不清楚的参数取值区间，从而导致本专利权的保护范围限定了一个极其宽泛甚至无限大的保护范围，本领域技术人员无法知道其处于权利要求的范围内还是范围外行事……本领域技术人员不能通过有限次的实验来选择安全系数K、雷电波频率f的具体取值，进而通过公式C＝In/2πfVK确定可以参考使用的电容值……因此，本专利说明书中，对应于独立权利要求1及其从属权利要求的技术方案公开不充分，本专利不符合专利法第二十六条第三款的规定。

 

笔者注：涉案专利虽然在权利要求中限定K≥1，但同时在说明书中给出了K=2或K=3的实施例，通常情况，从专利撰写角度看，这已经做得不错了，也顺利获得专利授权。但由于侵权诉讼中反推式取证方式获得的K远大于1且变化范围较大，可能对请求人的正常权利造成影响，最终主要基于这一点而被认定为涉案专利存在A26.3问题。

 

如果专利权人没有提起专利侵权诉讼，或者说没有通过上述方式提起专利侵权诉讼，涉案专利应该是比较稳定的，或者说难以被无效。但能打官司的专利肯定比只有一张证书的专利有价值，专利权人积极维权并采用适合实际情况的取证方式无可厚非。但很可惜，这一取证说理方式导致无效宣告决定被撤销，由于A26.3问题几乎无法通过修改文件的方式予以克服，涉案专利很有可能要被无效，这样在先胜诉的专利侵权诉讼也将失去效力，值得一提的是，判赔额为100万元。用个不太恰当的比喻，专利权人颇有点“偷鸡不成蚀把米”的感觉，且从事后复盘角度看，专利权人似乎处在一种进退维谷的状态，颇为尴尬。

 

客观讲，专利权人的涉案专利撰写没有太大问题，诉讼策略也较为得当，所以先赢了专利侵权民事诉讼。但民事诉讼相关内容，或者说专利撰写和诉讼策略导致输了专利无效行政诉讼，最后可能就是满盘皆输。不能因为最终的结果而过分苛责原始专利申请文件的撰写，但对于此类参数类技术方案，最高院知产庭通过本案也给明了如何让专利权利更为稳定的撰写注意事项。

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