最高院知产庭2023年典型案例和裁判规则解读之用途限定主题名称对实用新型保护范围是否具有实际限定作用

发布时间：2024.03.22 湖北省查看：526 评论：0

《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2023）》于近日发布，其从最高人民法院知识产权法庭2023年审结的4562件案件中，精选96个典型案例，提炼104条裁判规则，集中展示了最高人民法院知识产权法庭在技术类知识产权和垄断案件中的司法理念、审理思路和裁判方法。

笔者将对其中部分案例判决书进行解读，并借此机会与大家交流分享学习心得，以期共同进步。

【（2021）最高法知行终847号】实用新型专利的用途限定主题名称对权利要求保护范围是否具有实际限定作用，应当结合实用新型专利这种权利类型，考虑主题名称与权利要求所限定技术方案之间的关系、主题名称对所要求保护的客体本身的形状、构造是否具有实质性影响等综合判断。

本案核心在于：用途限定主题名称对实用新型专利权保护范围是否具有实际限定作用。

涉案专利的名称为“手机计步器”，申请号为201620056618.4，申请日为2016年1月20日，授权公告日为2016年6月29日。

涉案专利包括10条权利要求，其中权利要求1-3如下：

1.一种手机计步器，其特征在于：包括底座（1）、带手机固定放置空间的摇摆架（2）以及驱动摇摆架（2）摆动的电磁驱动装置，所述摇摆架（2）可摆动的设置于底座（1）上，所述电磁驱动装置包括固定在摇摆架（2）上的永磁块（31）以及可通电产生与永磁块（31）对应磁极相同的电磁发生器（32），电磁发生器（32）的电磁线圈（321）位于永磁块（31）下方。

2.根据权利要求1所述手机计步器，其特征在于：所述底座（1）上设有两根相对布置的支撑杆（4），支撑杆（4）可拆卸安装在底座（1）上，支撑杆（4）上设有搁置凹槽（41），所述摇摆架（2）上设有搁置臂（21），摇摆架（2）经搁置臂（21）放置于支撑杆（4）的搁置凹槽（41）内。

3.根据权利要求2所述手机计步器，其特征在于：所述支撑杆（4）的下部设有叉状的固定脚（42），固定脚（42）具有至少两根支脚（421），固定脚（42）的支脚（421）上设有插装凸块（422），底座（1）上设有供插装凸块（422）插装的插装孔（12）。

相关附图如下：

其背景技术记载了：“现有手机上具有通过摇动手机实现计数。但现有只能通过手动晃动手机进行操作，容易疲劳，降低趣味性，而且手机也容易掉落造成手机的损坏”。

也就是说，涉案专利的摇摆架供手机放入，通过电磁驱动装置的作用，使手机随摇摆架相对于底座摆动，以使手机处于类似于随人移动的效果，进而可在部分手机软件中产生相应步数。

从结构描述来讲，没有什么明显的问题，但无效请求人提供的对比文件基本公开了相应结构，此时专利权人提出主题名称中的手机计步器也有限定作用，且是产生创造性的关键所在，本案的争议焦点主要在于此。

值得一提的是，本年度的典型案例中，16号、17号、18号案例均是针对授权确权的实用新型专利案件，本文主要介绍的是18号案例，16号案例已在《最高院知产庭2023年典型案例和裁判规则解读之包含方法特征的实用新型专利新颖性、创造性判断》介绍，17号案例后文会提及，虽然侧重点有点区别，但笔者认为，三案的内在主线是一致的，也就是明确方法、材料特征是否对结构类技术方案具有新创性层面的限定作用。

本案历经无效、一审和二审，其中，无效阶段的复审委（为便于描述，各单位均采用简称）宣告上述专利部分无效，也就是权利要求1、2不具有创造性，而权利要求3及引用其的从属权利要求具有创造性，一审阶段的北知院认可无效宣告决定关于创造性的认定，二审阶段的最高院知产庭认可无效宣告决定关于创造性的认定。

无效阶段

请求人的无效理由主要包括创造性问题。复审委在无效宣告决定中指出：权利要求1实际解决的技术问题是实现手机自动摇摆。

笔者注：认定该技术问题的前提是复审委并未将主题名称中“手机计步”纳入区别技术特征，也就是说，复审委所认定的区别技术特征，全部为权利要求中特征部分的结构特征。换言之，复审委认为主题名称中“手机计步”未对涉案专利的保护范围起实际限定作用。

基于此，复审委在三步法的框架下，认定上述权利要求1、2相对于现有技术不具有创造性。

一审阶段

专利权人提起行政诉讼，主要诉求包括：（一）被诉决定关于本专利权利要求1前序部分技术特征“手机计步器”对权利要求1不具有限定作用的认定错误。本专利权利要求1的整体结构特征反映了“手机计步”的用途，解决了“辅助手机进行自动计步”的技术问题，也就是说，“手机计步”的用途对本专利权利要求1的整体技术方案具有限定作用。（二）本专利权利要求1具备创造性。1.本专利首次提出“手机计步”，属于提出“技术问题型”发明创造。而且，本专利围绕新技术问题提出了技术解决方案，这是本专利权利要求1的创造性所在。2.被诉决定遗漏了本专利权利要求1与证据3的区别特征“手机计步”，被诉决定关于本专利权利要求1实际解决的技术问题是“实现手机自动摇摆”的认定错误。

笔者注：由于区别技术特征与实际解决的技术问题是相辅相成的，专利权人认为区别技术特征应包括“手机计步”，进而实际解决的技术问题也应变化，最终体现出涉案专利的创造性。专利权人的这个逻辑是没有问题的，但核心在于起点，也就是“手机计步”是否应纳入区别技术特征，或者说，是否对涉案专利保护范围起实际限定作用。

对于此，北知院指出：

首先，众所周知，携带手机的用户在走路或者运动过程中，手机计步APP与手机内置的计步硬件如陀螺仪、震动传感器、重力感应器等相互协同作用，从而实现手机的计步功能……其次，本专利权利要求1限定的技术方案为……本专利说明书第[0005]段明确记载……由此可见，手机内APP才是实现手机计数的软件。虽然本专利权利要求1的主题名称为手机计步器，但其技术方案实质为一种可放置手机的自动摇摆机械装置，其功能在于带动手机自动摇摆，只有当具有计步APP的手机被放置在该装置的手机固定放置空间并被自动摇摆时，手机计步功能依赖于手机计步APP才能得以实现。再次，本专利系实用新型专利，其主题名称“手机计步器”对本专利权利要求1请求保护的自动摇摆机械装置结构本身没有带来影响。无论手机是否具备计步APP，或者手机是否放置在该机械装置上，本专利权利要求1所述的自动摇摆机械装置在通电情况下均可实现自动持续摇摆功能，可见“手机计步器”仅是对具有计步APP的手机放置于该机械装置上通过自动摇摆可以实现手机内APP自动计数的用途描述，该用途限定对判断本专利权利要求1所述的技术方案是否具备新颖性或创造性不起作用。

笔者注：北知院从三个层面进行了论述，首先论述手机计步功能的实现原理主要在于手机陀螺仪等硬件以及手机计步等软件，然后明确涉案专利只是实现手机的自动摇摆，而计步功能依然由上述硬件和软件实现，最后强调涉案专利是实用新型专利，保护的应为产品结构，主题名称中的“手机计步”属于用途限定，不对结构类技术方案产生新创性层面的影响。换言之，由于用途也属于方法的一种，即使“手机计步”不在前序部分，而在特征部分，其依然不对实用新型保护范围起实际限定作用。因此，回到笔者上文提到的三个案例的内在主线，已经可以证明16号案例和18号案例是一致的。

由于区别特征没有变化，北知院关于对比文件组合的观点也基本沿用了复审委的相关观点，而维持无效宣告决定，故专利权人提出上诉。

二审阶段

专利权人的上述理由与一审诉求基本相同，主要包括：“手机计步器”反映了“手机计步”的用途，对本专利所要求保护的产品结构具有实质影响，对保护范围具有限定作用，解决了“辅助手机进行自动计步”的技术问题，在判断本专利的新颖性及创造性时应当予以考虑。

笔者注：可以看到，专利权人的核心诉求还是“手机计步”应作为区别技术特征。

在对相应文件进行说明之后，最高院知产庭首先进行理论性说明：

在确定发明或实用新型专利权的保护范围时，通常情况下，权利要求所记载的包括主题名称在内的所有特征均应当予以考虑。但主题名称对权利要求保护范围是否具有实际限定作用，应当结合专利权的类型，考虑主题名称与权利要求的技术内容之间的关系、主题名称对所要求保护的客体本身是否具有实质性影响等予以确定。实用新型专利权的保护客体是对产品的形状、构造或者其结合所提出的技术方案。实用新型专利权只保护产品，不保护方法。将产品用于特定用途不属于实用新型专利权的保护内容。因此，判断用途限定的主题名称对实用新型专利权的保护范围是否具有实际限定作用，应当考虑该限定的用途与权利要求的技术内容之间的关系、是否隐含了要求保护的产品具有某种特定形状、构造。如果主题名称所限定的用途与权利要求的技术内容不相适应或对要求保护的产品形状、构造没有实质性影响，则对实用新型专利权的保护范围不具有实际限定作用，不能构成要求保护的技术方案与最接近的现有技术的区别特征，进而也不能对新颖性、创造性的判断产生影响。

笔者注：最高院知产庭明确，通常情况是要考虑权利要求中所有特征的，但有两点需要注意，一是权利要求类型，二是主题名称（用途、方法、材料等）与权利要求技术内容的关联性。对于前者，由于本案是实用新型，只保护产品，不保护用途或者其代表的方法，所以通常不考虑，但如果用途或者其代表的方法导致了特定的产品结构，还是可以考虑的，不过考虑的也是其所导致的特定结构，而不是用途、方法本身，这在前文16号案例中已有明确说明。另外，此处的实际限定作用指对新颖性、创造性产生影响的限定作用，或者说，涉及涉案专利与对比文件的特征比对以确定区别特征时，此类特征通常可以“忽略”。

随后，针对具体案情，最高院知产庭指出：

本专利主题名称虽然为“手机计步器”，但……本专利权利要求的技术内容实质上是“一种自动摇晃手机的装置”，而非手机“计步器”，主题名称中的“计步器”与权利要求的技术内容不相适应。其次，本专利是实用新型专利。前文已述，实用新型专利主题名称中的用途限定通常只有在其隐含了要求保护的产品具有某种特定形状、构造时，才可能对权利要求的保护范围具有实际限定作用。本专利技术方案本身与手机计步软件及相应硬件均没有直接关系，其只是一个能够放置手机使手机自动摇晃的装置，通过自动摇晃手机，可以使手机软件及硬件误以为手机用户处于运动状态中从而记录步数。所谓“计步”只是描述了本专利产品的一个用途，其对产品本身的形状、结构并不具有任何影响……综上，本专利主题名称中的“计步器”对专利权保护范围不具有实际限定作用，不构成本专利与证据3或证据4的区别特征。

笔者注：可以看到，这与北知院的相关观点基本是一致的，只是最高院知产庭明确了当用途特征导致了特定的产品结构特征时，还是需要考虑其限定作用的，但本案中不予考虑。在此基础上，最高院知产庭也维持了之前的创造性结论。

本案的结论比较明确，再来看17号案例，其裁判要旨概括为“实用新型专利创造性判断中对相近、相关技术领域的确定”，主要论述的问题包括选择用于评价该案涉案实用新型专利新创性的对比文件时，是否要考虑材料特征。

该案涉案实用新型专利的权利要求1如下：

1.铝栅CMOS双层金属布线的版图结构，其特征在于，所述版图结构包括：第一金属层、层叠在第一金属层上的第二金属层以及设置在第一金属层和第二金属层之间的绝缘介质隔离层。

该案无效请求人提供的对比文件均是涉及硅栅CMOS的，姑且不论特征部分的结构特征中有哪些被认定成区别特征，复审委和北知院均认定主题名称中的“铝栅”和“硅栅”构成区别特征，这样对专利权人就相对有利了，涉案专利权也在这两个阶段得以维持。但关于这一点，二审的最高院知产庭却指出：

在半导体工业的早期，金属铝一般被用作CMOS的栅极材料，此后硅被广泛运用于栅极材料。尽管栅极材料从铝到硅的发展确实是半导体器件的改进，但铝栅与硅栅的区别对于本专利所采取的双层金属布线版图结构的技术方案没有实质性影响，栅极材料的选择不应作为本专利的技术贡献。因此，本专利与硅栅CMOS双层金属布线结构功能相同、用途相近，提高CMOS集成度的原理基本相同，可以将硅栅CMOS双层金属布线结构视为本专利的相同或相近技术领域。被诉决定和一审判决在评价本专利的创造性时，未考虑硅栅CMOS双层金属布线结构，属于适用法律错误。

笔者注：首先明确“铝栅”和“硅栅”都属于材料特征，且通过前面的案例已经知道，不论特征位于前序部分还是特征部分，基本没有区别，所以本案可以视为材料特征是否对实用新型的保护范围起实际限定作用。虽然本案结论好像在说要考虑硅栅相关的对比文件，但由于铝栅和硅栅二者作为材料特征其实对结构类技术方案没有实质性影响，因此也可以从这个角度来理解，即，把双方各自的铝栅、硅栅特征都去掉再进行对比。

换言之，最高院知产庭在17号案例中传递了材料特征通常对结构类技术方案不具有新创性层面的限定作用的裁判思想。因此，上述16号、17号、18号案的内在主线是：方法、材料特征通常对结构类技术方案保护范围不起实际限定作用，不能作为该类方案（即实用新型）与现有技术的区别特征，不对其新颖性、创造性的判断产生影响。

在16号和17号案例中，国知局均认为方法（材料）特征对实用新型保护范围起实际限定作用，而最高院知产庭则持相反观点，其原因笔者已在上文介绍，即，国知局依据的是《专利审查指南》，而最高院知产庭依据的则是《专利法》。但在18号案例中，国知局又表达出该案中用途（方法）特征不对实用新型保护范围起实际限定作用，和最高院知产庭观点一致。本文对此情况仅做陈述，不做评价。

值得一提的是，本案有两个典型意义，或者说有两条线贯穿其中。

其一，本案为最高院知产庭近五年来涉及主题名称对权利要求保护范围的限定作用的第三个典型案例，前两者分别为《最高院知产庭2019年典型案例和裁判规则解读之主题名称所记载效果、功能对权利要求的实质限定作用》和《最高院知产庭2022年典型案例和裁判规则解读之主题名称对于权利要求保护范围的限定作用》，特别是在后者中，最高院知产庭详细介绍了三种不同情形，此三者基本上从理论到实践全面解读了这条线的问题。

其二，本案作为最高院知产庭今年的18号案例，和前面的16号、17号案例一道，对方法、材料特征是否对结构类技术方案保护范围具有实际限定作用进行了体系化的论述。