最高院知产庭2023年典型案例和裁判规则解读之包含方法特征的实用新型专利新颖性、创造性判断

《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2023）》于近日发布，其从最高人民法院知识产权法庭2023年审结的4562件案件中，精选96个典型案例，提炼104条裁判规则，集中展示了最高人民法院知识产权法庭在技术类知识产权和垄断案件中的司法理念、审理思路和裁判方法。

 

 

笔者将对其中部分案例判决书进行解读，并借此机会与大家交流分享学习心得，以期共同进步。

 

【（2021）最高法知行终422号】对于既包含产品形状、构造，又包含产品制造方法的实用新型专利权利要求，在判断其新颖性、创造性时，如果其方法特征能够使产品具有某种特定形状、构造，则该方法特征对实用新型专利权保护范围具有限定作用。在进行新颖性、创造性判断时，应当将该方法导致的特定形状、构造与现有技术的形状、构造进行比对，而非将该方法本身与现有技术的方法进行比对。

 

本案核心在于：包含方法特征的实用新型专利新颖性、创造性判断。

 

涉案专利的名称为“一种无胶环保封卷的卷筒”，申请号为201520898029.6，申请日为2015年11月12日，授权公告日为2016年3月30日。

 

涉案专利作为本案审查基础的权利要求1如下：

 

1.一种无胶环保封卷的卷筒，包括处于卷筒最外层的卷筒末圈，其特征在于：在靠近该卷筒末圈尾端处沿卷筒轴向方向形成一相对圆周表面突出的压合部，该压合部由卷筒上的一圈或几圈卷纸与该卷筒末圈通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成。

 

相关附图如下：

 

 

其中，2为卷筒末圈，2a为其尾端，3为机械层间压合机构的模头，4为卷纸。

 

现有技术中，以卫生纸卷筒为例，需要将卷筒尾端进行封装，通常是采用胶水，但存在渗透污染、增加物料成本等问题。涉案专利将卷筒末端与卷筒上卷绕的卷纸压合形成突出的压合部，实现对卷筒的封装。

 

严格讲，主题名称叫卷筒可能不太合适，因为作为核心结构的压合部由卷筒自身部分结构以及卷筒上的卷纸部分结构共同形成。不过影响不大，因为结构基本上写清楚了，关键是作为实用新型，其引入了“通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成”这一涉及方法的特征，本案的争议焦点也主要在于此。

 

对于改进方法和改进材料特征，无疑会引起实用新型的客体问题，这点几乎没有争议。但对于实用新型中的现有方法和现有材料特征，特别是其对新颖性、创造性的影响，最高院和国知局的观点一直都是有差异的。本案作为最高院知产庭成立以来，公布的第一个相关典型案例，更是从理论到实践进行了较为全面的梳理。

 

本案历经无效、一审和二审，其中，无效阶段的复审委（为便于描述，各单位均采用简称）认定上述专利部分具有创造性，一审阶段的北知院认可区别特征的认定，但不认可创造性结论，二审阶段的最高院知产庭将涉及方法特征的区别特征认定和创造性结论全部推翻。

 

无效阶段

请求人的无效理由主要包括客体问题、新颖性问题和创造性问题，本文将主要聚焦于后两者，特别是创造性问题。 复审委在无效宣告决定中指出：

本专利权利要求1要求保护一种无胶环保封卷的卷筒，其实质上包含了两个技术方案：技术方案A：……该压合部由卷筒上的一圈卷纸与该卷筒末圈通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成。技术方案B……该压合部由卷筒上的几圈卷纸与该卷筒末圈通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成。

 

笔者注：由于权利要求中记载的是“一圈或几圈卷纸”，如果仅从撰写方式看，将其分为两个并列技术方案没什么大问题。同时，由于结合说明书，“夹出或挤出”是一个意思，均指双向施力，故没有对此“或”进行区分。

 

关于技术方案A，无效宣告决定中指出：

证据1公开了一种封闭幅状材料的卷筒的尾端的方法和装置及得到的卷筒……二者的区别实质上在于压合部的机械层间压合方式有所不同……本专利的压合部是通过从两个相对的方向同时施加压力而形成，而证据1中的接头则是通过从一个方向施加压力而形成……故本专利权利要求1技术方案A具备新颖性，符合专利法第二十二条第二款的规定……本领域技术人员基于证据1公开的技术内容容易想到可以采用从两个相对的方向对卷筒上的一圈卷纸与该卷筒末圈尾端附近的卷纸施加压力……故本专利权利要求1技术方案A相对于证据1不具有实质性特点和进步，不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。

 

笔者注：复审委将区别特征认定为机械层间压合方式，即，压合部对应的加工方法特征，并基于此认定技术方案A与证据1有新颖性层面的区别，但不具备创造性。换言之，复审委认为上述方法特征对新颖性和创造性的判断有影响。   关于技术特征B，无效宣告决定中指出：   技术方案B与证据1的区别实质上在于：1.压合部的卷纸层数不同……2.压合部的机械层间压合方式不同……本专利权利要求1技术方案B具备新颖性……根据证据1说明书的记载……这种三层卷纸的接头已经“避免了在拆下用常规系统胶粘的尾端时经常遇到的困难”，解决了其所要解决的技术问题，本领域技术人员并没有充分的理由和动机将接头卷纸的层数增加至四层以上……由于上述区别特征1、2的存在，使得本专利能够通过较为简单的工序和设备解决上述技术问题，进一步提高了压合部的稳固性，为本专利带来了有益的技术效果。故本专利权利要求1技术方案B相对于证据1具有实质性特点和进步，具备创造性。   笔者注：由于技术方案A和技术方案B之间是单层卷纸和多层卷纸的区别，因此，技术方案B相较于对比文件多了个多层卷纸的区别特征，自然具有新颖性，且由于对比文件并未给出多层卷纸加机械压合的启示，因此技术方案B具有创造性。此时多层卷纸这一结构特征与机械压合这一方法特征共同作用，使技术方案具有创造性。换言之，复审委认为上述方法特征对新颖性和创造性的判断有影响。

 

一审阶段

无效请求人提起行政诉讼，主要争议焦点为技术方案A是否具有新颖性，技术方案B是否具有创造性。

 

关于技术方案A，北知院的观点与复审委一致，即认可因上述方法区别特征的存在，故技术方案A相对于证据1具备新颖性。

 

笔者注：北知院也认可实用新型中的方法特征作为区别特征，也就是说，北知院也认为上述方法特征对新颖性和创造性的判断有影响。

 

关于技术方案B，北知院指出：

 

技术方案B与证据1的区别在于：1.压合部的卷纸层数不同；2.压合部的机械层间压合方式不同。对于上述区别特征2，压合部的机械层间压合方式属于方法特征，应属本领域已知的方法……无需付出创造性的劳动。因此，上述区别特征2对本领域技术人员而言是显而易见的。对于上述区别特征1，虽然证据1的接头由三层卷纸形成，且其形成方法与本专利权利要求1所述压合部形成方法不同，但是，本专利权利要求1所述压合部形成方法应属于本领域已知的方法……该压合效果也是可以预期的。因此，上述区别特征1对本领域技术人员而言是显而易见的。综上，被诉决定关于本专利权利要求1技术方案B相对于证据1具备专利法第二十二条第三款规定的创造性的认定，结论错误，依法应予纠正。

 

笔者注：与复审委不同，北知院并没有将多层卷纸这一结构特征与机械压合这一方法特征作为一个整体，而是分开予以评述，由于二者均是显而易见的，故导致技术方案B没有创造性。需要注意的是，虽然最终结论是没有创造性，但北知院依然认为方法特征会对创造性的判断有影响。

 

这样，上述专利无论是技术方案A，还是技术方案B，均只有新颖性，故专利权人提出上诉。

 

二审阶段

专利权人希望恢复无效宣告决定中结论，即，至少认定技术方案B具有创造性。

 

在对相应文件进行说明之后，最高院知产庭首先指出：

 

专利法第二条第三款规定：“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。”可见，实用新型专利权的保护客体仅限于对产品的形状、构造或者其结合所提出新的技术方案，不包括对产品的制造方法、使用方法、处理方法以及将产品用于特定用途等提出的新的技术方案。鉴于本专利系卷筒产品的实用新型专利，本专利权的保护客体应当是卷筒本身的形状、构造或其结合，而非生产该卷筒的方法，除非该方法本身导致产品产生特定的形状、构造。

 

笔者注：最高院知产庭从专利法对实用新型的定义出发，认为实用新型只应包括结构特征（形状、构造），不应包括方法特征（以及材料特征）。即使考虑方法特征，该方法特征也应导致产品的特定结构特征。如果同时限定了方法特征以及其导致的特定结构特征，由于起实质作用的是特定结构特征，故此时该方法特征其实只起到形式作用，但没有实际作用。

 

最高院知产庭继续指出：

 

本专利权利要求1所要求保护的技术方案……既包含产品的形状、构造也包含产品的制造方法。对于此类既包含产品形状、构造，也包含产品制造方法的实用新型专利，在判断其新颖性、创造性时，如果其方法特征能够使产品具有某种特定形状、构造，则该方法特征对实用新型专利权保护范围具有限定作用。但在进行新颖性、创造性判断时，应当将该方法导致的特定形状、构造与现有技术的形状、构造进行比对，判断其是否被现有技术公开、对本领域技术人员是否显而易见，而非就该方法本身与现有技术的方法进行比对。在考量改进动机时，应立足于现有技术的产品本身，而非制造该产品的方法。只有产品本身的形状、构造或其结合相对于现有技术并非显而易见，才对创造性有贡献；原则上不能仅因其权利要求中包含的方法非显而易见而认定其具备创造性。如果实用新型专利权利要求中的方法特征不会对产品的形状、构造产生影响，则该方法特征对实用新型专利权保护范围原则上不具有限定作用。在进行新颖性、创造性判断时，应当仅就除该方法特征外的有关产品形状、构造的技术特征与现有技术的相关形状、构造进行比对。

 

笔者注：最高院知产庭对实用新型中的方法特征进行了区分，也就是对结构特征产生影响的方法特征以及未对结构特征产生影响的方法特征。对于前者，其有限定作用，但在新创性判断时，不应将方法特征本身进行对比，而应将其所影响的结构特征进行对比。对于后者，其没有限定作用，进而在新创性判断时，也不对其进行考虑。需要注意的是，几处“原则上”相关表述还是留了些余地，但这属于极个别情况。简而言之，通常情况，实用新型中的方法特征不应影响其新创性。

 

最高院知产庭还指出：

 

本专利权利要求1中的“压合部通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成”系对压合部形成方式的限定，其中“机械层间压合”区别于胶水黏合等方式，能够对卷筒的形状、构造产生影响，应认定其对本实用新型专利权的保护范围具有限定作用。关于“夹出或挤出”，由于夹出、挤出、压出、夹挤出等都是机械压合的具体方式，不会对产品的形状、构造产生影响，故其对本实用新型专利权的保护范围不具有限定作用，在判断其新颖性、创造性时不应予以考虑。

 

笔者注：不同于复审委和北知院将“通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成”作为一个整体方法特征，最高院知产庭将其进行了拆分，明确了前半部分的“机械层间压合”属于影响结构特征的方法特征，而后半部分的“夹出或挤出”则属于不影响结构特征的方法特征。虽然“机械层间压合”具有限定作用，但其所影响的结构特征为“压合部”，而其已从结构角度被限定，所以实质上，在判断新创性时，“机械层间压合”不需要被考虑，也就是“机械层间压合”与“夹出或挤出”二者方法特征均未被考虑。

 

如此，对于技术方案A，仅有的方法区别特征将不复存在，最高院知产庭认定技术方案A相对于证据1不具备新颖性。

 

而对于技术方案B，区别特征也仅剩下压合部的卷纸层数不同。虽然专利权人还是想从不同施力方向，也就是上述方法特征予以争辩，但最高院知产庭指出：

 

首先，本专利权利要求1中并未记载从两个方向施力进行夹挤……其次，即使本专利权利要求1限定了从两个方向向中间施加压力，其也仅仅是对压合部形成方式的限定，无论是从一个方向施力还是从两个方向施力，均不会对最终形成的压合部以及卷筒的形状、构造产生影响，基于前述对实用新型专利权保护范围的阐述，其对本实用新型专利权的保护范围不具有限定作用。故对专利人的上述主张及被诉决定、一审判决关于该区别特征的认定，本院不予认可……专利权人所主张的内容限定的均是压合部的形成方式，该形成方式对产品的形状、构造不会产生影响。即使本专利权利要求1对此进行了限定，基于前文所述理由，其对本实用新型专利权的保护范围也不具有限定作用，不应在评价新颖性、创造性时予以考虑。

 

笔者注：基于最高院知产庭对实用新型定义的分析，加之“机械层间压合”仅具有形式上的限定而无实质上的限定，且“夹出或挤出”连形式上的限定都没有，而新创性判断需要基于比对原则确定区别特征，故“通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成”这一整体方法特征实质上不能作为区别特征，不应在新创性评价时予以考虑。

 

在此基础上，最高院知产庭指出：

 

基于上述区别特征，本专利权利要求1技术方案B相较于证据1实际解决的技术问题是，如何进一步提高压合部的稳固性……本领域技术人员为了将卷纸尾端更好地固定，有动机改善压合部，提高其稳固性……故本专利权利要求1技术方案B相对于证据1不具有实质性特点和进步，不具备专利法第二十二条第三款所规定的创造性……本院认可使用证据1所公开的卷纸生产装置及方法无法制造出几圈卷纸与末圈卷纸压合的卷筒，本领域技术人员也没有动机将证据1的装置及方法改进为制造几圈卷纸与末圈卷纸压合的装置及方法。但前文已述，本专利为卷筒产品的实用新型专利，在评价本专利的改进动机时，应立足于现有技术的产品本身，而非制造该产品的方法或装置。对于本案来说，应当考虑的是，本领域技术人员为了进一步提高压合部的稳固性，有无动机改进采用证据1的装置及方法制造出来的卷筒产品，将一圈卷纸与末圈卷纸压合的卷筒改进为几圈与末圈压合的卷筒；而不是有无动机将证据1的制造一圈卷纸与末圈卷纸压合的卷筒的装置或方法改进为制造几圈与末圈压合的卷筒的装置或方法。被诉决定关于“由于区别特征1和2的存在，使得本专利能够通过较为简单的工序和设备解决了所要解决的技术问题，进一步提高了压合部的稳固性，为本专利带来了有益的技术效果，故本专利权利要求1技术方案B相对于证据1具备创造性”的认定，实际上是将制造本专利产品的方法作为本专利的发明点，认为现有技术未给出该制造方法的技术启示，并据此认定本专利具备创造性。该认定偏离了实用新型专利权保护客体的范围，缺乏事实与法律依据，本院不予认可……本院认为，不能因方法本身是已知方法就当然认定具有该方法特征的产品技术方案不具备新颖性和创造性。如果该产品技术方案本身具有区别于现有技术的非显而易见的形状、构造或其组合，则该产品权利要求仍可能具备新颖性、创造性。

 

笔者注：最高院知产庭的结论包括三个层面。第一层面是按照三步法论述技术方案B不具有创造性。第二层面是强调实用新型中发明点或者说核心特征应该是结构特征，或者至少是方法特征导致的特定结构特征，而不应是方法特征本身或方法特征本身加其他结构特征。第三层面是说明导致特定结构特征的方法特征可以影响新创性，但需要考虑第二层面的问题。

 

如前所述，实用新型中的现有方法和现有材料特征是否对其新颖性、创造性有影响，最高院和国知局一直存在分歧。国知局曾在中国知识产权报及复审委官微发文，通过典型案例说明方法特征和材料特征会对实用新型的创造性产生影响，其主要依据是《专利审查指南》第四部分第六章相关规定，“在实用新型专利新颖性/创造性的审查中，应当考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征”。

 

笔者也曾撰文《最高院知产庭2021年典型案例和裁判规则解读之实用新型专利中功能性特征内容的认定》，并在其中对比双方的观点。彼时，最高院知产庭并未发布针对这一要点的典型案例，但笔者引用了最高院发布的2017年50件知识产权典型案例之一的部分对应观点，即，“根据《中华人民共和国专利法》第二条第三款的规定，实用新型是对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。据此可知，实用新型专利的保护对象是由形状、构造及其结合所构成的技术方案。实用新型专利权利要求中非形状构造类技术特征对于该实用新型专利权利要求的新颖性和创造性不能产生贡献”。此次，最高院知产庭专门基于这一要点发布了一个典型案例，虽然有所细化，但审理思路和依据与上述2017年典型案例一脉相承。从一定程度上看，也可视为对国知局典型案例的正面回应。

 

可以发现，双方分歧的根源其实就在于各自所依据的法律法规不同。国知局依据的是更下位的部门规章《专利审查指南》，而最高院依据的则是更上位的法律《专利法》。需要注意的是，2023年最新版《专利审查指南》并未对上述第四部分第六章相关规定进行修订。也就是说，双方在这一问题上的分歧还会继续。

 

由于目前实用新型专利申请的审查程序并未针对这一问题进行调整，依然允许将方法特征和材料特征写入权利要求。这导致在侵权诉讼中进行特征比对时，需要考虑各符合客体要求的现有方法和材料特征，各方对此基本没有疑义，上文中对此有详细介绍。但是，如果对此类实用新型专利提起无效并进入后续诉讼程序，便很有可能触发国知局和最高院的分歧。

 

对于专利从业人员，发明人提供的实用新型意向交底材料中难免会涉及方法特征、材料特征，由于每个客户的诉求不一样，每个案件的命运也不一样，在处理此类案件时，需要有综合、全面的考虑。笔者撰文《包含方法、材料特征的实用新型怎么写》对该问题进行了较为详细的梳理，引用该文结论为本文收尾：

 

综上所述，对于实用新型，如果原始交底书核心在于方法改进或材料改进，那基本就得劝退了；如果是现有方法和已知材料，但比重过高，需要和客户沟通；如果必须基于结构特征和方法、材料特征一起写，考虑客体、不同裁判尺度和取证便利性等多方面因素，尽量把不同类型特征分开在不同权要的方式来写，最好以结构特征进行呈现的方式来写。

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