专利申请撰写瑕疵导致等同侵权认定不成立

【案号】（2021）最高法知民终192号

【裁判要旨】专利权利人在撰写专利申请文件时未将其明确知晓的技术方案写入权利要求，本领域技术人员在阅读权利要求书、说明书后认为专利权利人明确不寻求保护该未写入权利要求的技术方案的，一般不应再通过等同侵权将该技术方案纳入专利权保护范围。

案情回顾

中森公司于2016年4月1日向国家知识产权局申请“电动绿篱机”发明专利，并于2018年7月24日获得授权公告，专利号ZL201610201500.0。中森公司于2019年向一审法院提起诉讼，认为格瑞德公司、昂霖公司生产、销售的被诉侵权产品侵害其上述涉案专利的专利权。

一审法院经审理认为，被诉侵权产品落入涉案专利权利要求1的保护范围，即认为格瑞德公司、昂霖公司生产、销售的被诉侵权产品侵害了中森公司上述涉案专利的专利权。

而二审法院则认定被诉侵权产品未落入涉案专利权利要求1的保护范围，不构成侵权。

涉案专利

涉案专利的权利要求1为：

一种电动绿篱机，

包括连杆、工作舱、电机和刀片，所述连杆一端设有所述工作舱，所述工作舱上设有所述刀片，所述电机设于所述连杆之上，所述电机带动所述刀片做往复移动，其特征在于，所述电动绿篱和第一连接件，所述弧形支架一端与所述刀片的末端连接，另一端通过所述第一连接件连接在所述工作舱上，所述弧形支架的弯曲朝向所述刀片方向；当所述弧形支架绕着所述第一连接件转动时，所述弧形支架的转动使所述刀片产生曲变形。

争议聚焦

本案一审二审做出完全相反的认定，其争议焦点在于：被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围。

《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第七条进一步规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

具体的争议在于：涉案专利为一种电动绿篱机，被诉侵权产品为一种燃油机驱动的绿篱机，两种驱动方式是否构成等同特征。

侵权判定中的等同侵权原则，是指被控侵权产品或方法中有一个或多个技术特征经与专利主权项的技术特征相对比，从字面上看是不相同的，但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

一审法院认为，“涉案专利的关键技术是，在普通的平剪刀片上加设弧形支架，通过旋转弧形支架使刀片变形产生弧度，达到圆剪的效果，实现了平剪和圆剪二合一的效果，提高了工作效率。虽然涉案专利采用的是电动驱动方式，但是在绿篱机领域，电动和燃油是两种最常用的自动绿篱机的驱动方式，都是通过驱动刀片作往复运动实现其剪切的基本功能，具体来说，就是为平剪模式或圆剪模式下的剪切提供动力，而无论是哪种驱动方式，都不对平剪模式和圆剪模式间的相互切换起到作用。简而言之，平剪模式和圆剪模式间的切换功能是通过弧形支架的设计来实现，并不依赖于采用何种驱动方式。”因此，其认定驱动方式与涉案专利所要解决的技术问题、关键技术及其技术效果没有直接关联。就涉案发明内容，对于可实现平剪和圆剪二合一效果的自动绿篱机而言，与电动驱动相比，燃油驱动以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且该领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的特征，因此两种驱动方式构成等同特征。

而二审法院则认为，专利权保护范围的确定，既要严格保护专利权人的利益，又要维护权利要求书的公示作用和社会公众对专利文件的信赖，平衡专利权人与社会公众之间的利益。如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知晓相关技术方案，但并未将其纳入权利要求保护范围之内的，则在侵权诉讼中不得再适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。确定专利权人在专利申请时是否明确知晓并保护特定技术方案，可结合说明书及附图内容予以认定，并应将说明书及附图作为整体看待，判断的标准是本领域普通技术人员阅读权利要求书与说明书及附图之后的理解。

因此二审法院认为，涉案专利权利要求前序部分的主题名称已载明为“一种电动绿篱机”，并且专利权人在撰写涉案专利权利要求书和说明书时，又已明确知晓现有技术中存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式，但专利权人在涉案专利权利要求中仅强调电机驱动 ，即明确表示涉案专利的驱动方式仅限于电机驱动，而非燃油发动机驱动。在此情况下，若在判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围时，将燃油发动机驱动与电机驱动认定构成技术特征等同，则不利于专利权利要求公示作用的发挥和社会公众信赖利益的保护。因此，二审法院认为，被诉侵权产品不具备涉案专利权利要求1中的“电动”技术特征，故未落入涉案专利权的保护范围，不构成侵权。

实务启示

通过阅读涉案专利申请文件背景技术，该专利涉及要解决的技术问题可以是以下列出的任意一个或任意组合：

（1）现有剪刀（电动剪刀和燃油剪刀）在修剪圆形绿篱时，效率低的问题；

（2）现有剪刀（电动剪刀和燃油剪刀）在修剪圆形绿篱时，操作难度大的问题；

（3）现有电动绿篱机结构复杂的问题；

（4）现有电动绿篱机使用不方便的问题；

（5）现有绿篱机不环保、存在污染的问题。

解决不同的技术问题，要采用的技术手段不同，导致权利要求1中的必要技术特征存在很大的差别。

具体到本案中，如果将上述技术问题（1）作为发明点，则对应的必要技术特征聚焦到使刀片具有一定的弧度，使得在修剪圆形绿篱时，更符合圆形修剪的要求，从而提高效率。而如果将上述技术问题（5）作为发明点，则对应的必要技术特征则聚焦到采用电动而不是然后驱动方式，从而避免采用燃油驱动导致污染的问题。因此，在撰写时需要深入理解发明点，建立出要解决的技术问题与技术手段之间的对应关系。对于可以解决多个技术问题的，要进一步分辨是否采用同一技术手段可以同时解决多个技术问题，还是各个技术问题分别由不同的技术手段来解决。例如，本案中采用加设弧形支架的相关结构，使刀片具有一定弧度，从而可以同时解决上述技术问题（1）-（4）。而对于上述技术问题（5），则显然与改进的结构无关，将解决的技术问题放入背景技术中进行描述显然是不合适的。

解决的技术问题越多，要采用的技术特征也越多，导致专利的保护范围较小。

本案中，如果将上述技术问题（1）-（5）均作为要解决的技术问题，那么显然就会得出将电动这一技术特征也记载到独立权利要求中这一结论。这样很容易导致在独权中写入非必要技术特征，造成后续无法维权的情况。

另外，即使代理人仅在背景技术中列出全部的技术问题，但是自身逻辑清楚，在撰写权利要求时并未将解决上述技术问题（5）对应的技术特征“电动”放入到独立权利要求中，这仍然存在一定的风险。虽然审查指南中明确指出了独权不一定要解决背景技术中所列出的全部技术问题，但是对于一些审查经验不足或对方案理解存在偏差或审查过于僵化的审查员，有可能因独权解决不了背景技术指出的该技术问题而认为独权缺少必要技术特征，从而下发审查意见，这也会增加不必要的工作量和被驳回的风险。

因此，为了避免这些问题，需要代理师在撰写时明确出申请的发明点。也就是强调的逻辑主线--本申请旨在解决什么技术问题，具体采用了哪个或哪些技术手段，从而达到了什么样的技术效果，形成一个完整的闭环。尤其对于刚刚学习撰写或经验不足的代理师，会尤其强调逻辑主线只聚焦该方案最想要解决的一个技术问题。围绕解决该技术问题，确定出对应的必要技术特征。至于其他要解决的技术问题，则考虑布局到从属权利要求的技术方案中或考虑另案进行申请。

具体到本案中，如果能够在撰写时就确定出所要解决的技术问题为上述技术问题（1），当然采用哪种驱动方式对刀片的使用没有影响，因此电动属于非必要技术特征，就能够避免将电动这一技术特征写入到独立权利要求中，造成在后续维权中不能将燃油驱动的绿篱机纳入到该申请的保护范围中，不能认定相关产品的侵权行为，给专利权人造成损失。