“三步法”并非万能的—谈创造性判断的直接证据与“三步法”的关系

本文针对其中的一个案例进行解读，以探讨创造性判断的直接证据与“三步法”的关系。

【案号】（2021）最高法知行终119号

【裁判要旨】专利创造性判断中广泛使用的“三步法”是具有普适性的逻辑推演方法；基于解决长期技术难题、克服技术偏见、实现预料不到的技术效果、获得商业成功等直接证据判断创造性的方法则属于经验推定方法，两者都属于创造性判断的分析工具。运用“三步法”判断的结论是技术方案具备创造性时，一般无需再审查有关创造性直接证据；运用“三步法”判断的结论是技术方案不具备创造性时，应当审查有关创造性的直接证据，并根据基于创造性直接证据的经验推定结论复验“三步法”分析，综合考虑逻辑推演和经验推定两方面结论作出判断。

涉案专利名称为“一种多元置信度适配系统及其相关方法”，专利权人为耐玩公司，专利号为97121280.5，专利申请日为1997年10月 31日，优先权日为1997年9月29日，授权公告日为2003年2月26日。

2017-2018年，天猫公司、苹果商贸公司、工商银行先后请求国家知识产权局宣告涉案专利全部无效。

2018年6月12日，国家知识产权局作出被诉决定认为：涉案专利权利要求1相对于证据A4（专利国际申请 WO95/24687A1及中文译文， 公开日为 1995年9月14日）和公知常识的结合不具备创造性。

耐玩公司不服，于2018年12月14日向一审法院提起诉讼，请求：撤销被诉决定。一审法院经审理认为权利要求1相对于证据 A4和公知常识的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性，判决驳回原告耐玩专利博物馆有限公司的诉讼请求。二审程序也支持了一审判决，驳回耐玩公司的上诉请求。

本案的争议焦点为权利要求1是否符合专利法第二十二条第三款关于创造性的规定。

权利要求1保护一种由多个用户使用的计算机适配系统。证据A4公开了一种用于商品或服务的代理的计算机辅助系统。权利要求1保护的方案与证据 A4相比区别在于：证据 A4中将检索判别式中包括的多个元素分为“必须具有的”和“想具有的”，其中“必须具有的”元素不具有权重，仅对“想具有的”元素分配权重，并且在存在太少命中的情况下，可以将“必须具有的”元素转换成“想具有的”元素。而涉案专利权利要求1中是直接将检索判别式中的每个元素都被分配权重，即不区分“必须具有的”和“想具有的”，相当于全部元素均为“想具有的”元素。权利要求1相对于证据A4实际解决的问题是简化对检索元素进行权重分配的处理方式。

证据 A4虽然将各元素分为“必须具有的”和“想具有的”，仅对“想具有的”元素进行加权处理，但就其检索方法中在具体针对“想具有的”元素所进行的加权处理的搜索方法中，所实现的手段以及达到的效果都与涉案专利所实现的手段和效果并无不同，均是为了实现一种非精确化的检索，以实现为用户提供可能满足其需求的要约的最大信息量。并且证据A4还公开了在判定为存在太少命中的特定情况下，也可以将“必须具有的”元素转换成“想具有的”元素进行检索处理。因此，为了在检索操作时对检索元素的权重分配实现简化处理，本领域技术人员在证据A4公开内容的基础上容易想到，可以不对检索判别式中包括的各个元素区分“必须具有的”和“想具有的”，而是直接将检索判别式中的每个元素都视为“想具有的”元素进行处理，由此既简化了处理方式，亦不会影响为用户提供可能满足其需求的要约的最大信息量的处理效果。

基于上述分析，国家知识产权局认定，上述区别特征属于本领域技术人员在证据 A4公开内容的启示下容易想到和实现的，属于公知常识，并没有使得该权利要求的技术方案具有意料不到的技术效果，权利要求1相对于证据 A4和公知常识的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

而在一审二审中，耐玩公司上诉的主要理由为：本专利与最接近的现有技术A4相比具有预料不到的技术效果，具体涉及以下四个方面：

一是简化输入，窗口极限分布带来用户平等。最接近的现有技术中，检索页面繁杂， 90%的用户因此放弃检索， 9%的用户能够开始检索但难以完成， 1%的用户能够完成检索。权利要求1中，检索页面简化，不存在因页面繁杂而放弃检索的用户，仅1%的用户因知识局限或者个性差异能够开始检索但难以完成，99%的用户能够完成检索。

二是简化权重，元素极限分布带来知识平等。最接近的现有技术中，检索判别式中的元素分布在多层存在嵌套关系的页面中。权利要求1中，检索判别式中的元素分布是一个完整的集合，能够实现简便处理，任何一次需求和要约活动，都能返回全局结果。

三是简化需求，要约极限分布带来需求平等。最接近的现有技术中，要约分布在界面逻辑指定的集合之中。权利要求1中，所有要约都可以与要素组合，使任何一次需求和要约活动，都能返回全局结果。

四是简化检索，信息极限分布带来数字平等。最接近的现有技术中，信息分布在各个嵌套关系中，妨碍了信息计算。权利要求1中，所有信息都可以被计算，使任何一次需求和要约活动，都能全局计算。

可以看出，国家知识产权局基于“三步法“对涉案专利权利要求1的创造性进行评价，得出权利要求1不具备创造性的结论，而专利权人从涉案专利权利要求1具有预料不到的技术效果的角度，主张权利要求1具备创造性。针对二者在创造性判断实践中的关系，二审法院作出了清晰的阐述。

为提高专利创造性评价过程的客观性和创造性评价结论的可预见性，司法审判和行政审查实践中关于权利要求所限定的技术方案是否属于显而易见的判断，通常需要借助分析工具。

常见的创造性判断分析工具一般有两类：

一类是逻辑推演工具。如专利审查实践中运用最为广泛的所谓的“三步法”，即“问题——解决方案”思路，通过确定最接近的现有技术、确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题、判断要求保护的发明对本领域技术人员而言是否显而易见三个步骤，完成创造性判断。其实质是通过还原发明场景、模拟发明过程，以本领域技术人员视角对技术方案是否显而易见作出的逻辑推演。

另一类是经验推定工具。如解决了一直渴望解决但始终未能解决的技术难题、克服了技术偏见、取得了预料不到的技术效果、获得了商业上的成功等（为方便起见，以下简称为经验推定因素），其是通过认定技术方案具备创造性的直接证据，并基于这些直接证据与技术方案本身的对应性或者因果关系，在适当考虑获得该技术方案困难程度的基础上，最终对技术方案是否显而易见作出的经验推定。

原则上，对于同一技术方案的创造性问题，从逻辑角度和经验角度的分析应当殊途同归。技术方案的创造性未必来源于解决长期技术难题、克服技术偏见、实现预料不到的技术效果，未必带来商业成功；但解决了长期技术难题、克服了技术偏见、实现了预料不到的技术效果、获得了商业成功却是技术方案具备创造性的重要标志。逻辑推演工具的适用具有普适性，而经验推定工具则因仅涵盖了有限的几种典型情形而适用场景有限。故仅在有关创造性判断涉及前述经验推定因素时，才涉及逻辑推演和经验推定结论的协调问题。

逻辑推演和经验推定结论不一致的情形一般有两种：

一是“三步法”认定具备创造性，但并不存在经验意义上能够充分体现发明创造价值和效果的创造性直接证据，或者虽然存在创造性直接证据但其与有关区别技术特征缺乏对应性或者因果关联；

二是“三步法”认定不具备创造性，但存在经验意义上能够充分体现发明创造价值和效果的创造性直接证据，且其与有关区别技术特征具有对应性或者因果关联。

对于第一种情形而言，如前所述，因技术方案的创造性未必来源于经验推定因素，故不具备经验推定因素不足以否定技术方案的创造性，可以直接基于“三步法”结论认定技术方案具备创造性。

对于第二种情形而言，则需要对“三步法”的结论进行复验。根据有关直接证据的不同，复验的重点也会有所不同：技术方案解决了长期技术难题、克服了技术偏见、获得了商业上的成功的，要重点考察“三步法”分析中，是否未充分考虑技术发展的阶段性和局限性进而错误判断了结合启示；技术方案取得了预料不到的技术效果的，则要重点考察是否错误认定了区别技术特征的技术效果，进而错误归纳了技术方案实际要解决的技术问题。如果复验结论是原先基于“三步法”的分析有误，则实现了分析结论的校准；如果复验结论是原先基于“三步法”的分析无误，则有必要再次审视，关于创造性直接证据的认定，及其与区别技术特征的对应性和因果关系认定是否有误，以及是否存在其他难以基于创造性直接证据认定创造性的情形。

当“三步法”结论是技术方案具备创造性时，无需再审查有关创造性直接证据；当“三步法”结论是技术方案不具备创造性时，应当审查有关创造性直接证据，并根据基于创造性直接证据的经验推定结论复验“三步法”分析，综合考虑逻辑推演和经验推定两方面结论，作出判断。

具体到基于预料不到的技术效果认定专利创造性而言：首先，有关证明责任应当由专利权利人或者申请人承担，其至少应当证明存在预料不到的技术效果，且该预料不到的技术效果来源于有关区别技术特征；其次，预料不到的技术效果认定中的判断时点应当是申请日或者优先权日，比对基准应当是最接近现有技术而非现有技术整体，判断主体应当是本领域技术人员；最后，预料不到的技术效果应当足以构成技术方案实际要解决的技术问题的改进对象，换言之，其应当构成技术方案选择的重要考量或者重要目标，如果某一技术方案是解决技术问题的必然选择，即便有关技术效果难以预料，该技术效果也仅为本领域技术人员均可作出的必然选择的副产品，其不能成为必然选择技术方案的创造性来源。

具体到本案中，耐玩公司主张权利要求1限定的技术方案取得了简化输入、简化权重、简化需求、简化检索等预料不到的技术效果而具备创造性，其应就存在上述技术效果、上述技术效果达到不可预料的程度，以及上述技术效果与有关区别技术特征之间的对应关系承担证明责任。对上述技术效果及其与区别技术特征的对应关系，专利说明书中没有明确具体的记载，耐玩公司在本案行政审查阶段和一审期间均未提出此主张，只是在上诉理由和二审庭审中才提出有关主张，但并未举证证明其所主张的简化输入、简化权重、简化需求、简化检索技术效果确实存在，更未能够证明所谓的技术效果与最接近的现有技术相比达到了本领域技术人员不可预料的程度。耐玩公司上诉中所称“最接近的现有技术中，检索页面繁杂，90%的用户因此放弃检索，9%的用户能够开始检索但难以完成，1%的用户能够完成检索。权利要求1中，检索页面简化，不存在因页面繁杂而放弃检索的用户，仅1%的用户因知识局限或者个性差异能够开始检索但难以完成，99%的用户能够完成检索”，仅系其单方陈述，其未能提供充分证据加以证明。因此，其主张未能得到上诉法院的认可。

在实质审查程序中，基于“三步法”得到的创造性的结论并不一定是正确的，尤其是对于解决了一直渴望解决但始终未能解决的技术难题、克服了技术偏见、取得了预料不到的技术效果、获得了商业上的成功等此类情形，在“三步法”得到的结论是负面情况下，代理人可以考虑从直接证据的角度进行争辩，以期对“三步法”得到的结论进行校准，获得对所涉技术方案具有创造性的支持。

当然，从直接证据的角度进行争辩，能否获得审查机构的认可，还取决于能否有充分的证据加以证明。这对于相关专利从业人员提出了更高的要求，一方面要有足够的敏感度与专业性，对相应技术领域有深入的了解，与发明人有效的沟通，能够深挖出技术背后的发展路线。当然，从现实角度来讲，这部分工作由企业的IPR来主导或许更为合理，毕竟企业IPR对于公司业务涉及的技术领域更为深入，与发明人之间的沟通也更为方便高效，对技术路线的把握也更为准确。

在代理师撰写申请文件时，如果涉及的技术属于解决了一直渴望解决但始终未能解决的技术难题、克服了技术偏见、取得了预料不到的技术效果、获得了商业上的成功等此类情形时，应在说明书中记载尽可能充足的证据，以充分全面支持相应的论点。例如基于预料不到的技术效果这一情形，应至少证明存在预料不到的技术效果，该预料不到的技术效果与区别技术特征之间存在对应关系。这样，在后续的实质审查程序中才能未雨绸缪，占据主动地位。