专利内行竟也不知道什么是发明构思

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      笔者发现很多业内人员竟然不知道发明构思是什么，有些甚至是从业多年的老代理师。当然，对于发明构思的理解或许每个人也不相同。本文抛砖引玉，愿和大家共探讨。

 

“发明构思”在专利法和专利法实施细则中的记载

专利法

第三十一条　一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

 

专利法实施细则

第三十四条　依照专利法第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。

 

可以看出，发明构思这一概念的提出，是与专利的“单一性”问题密切相关的。发明构思相同的两项，可以并案申请一件专利。发明构思不相同，则应该分案分别进行申请。并且专利法实施细则进一步明确了确定发明构思是否相同的具体方法，即是否包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征。

 

 

难点或疑点

进一步思考上述定义，笔者发现了其中存在以下三个疑点：

1、特定技术特征如何确定？如何理解“作出贡献”？与区别技术特征的区别？

 

参考国家知识产权局提供的“单一性评判标准与实践”公益讲座中的示例：

1. 一种含有线性酚醛环氧树脂的组合物。

2. 一种制备含有线性酚醛环氧树脂的组合物的方法，其特征为线性酚醛环氧树脂质量之比为20%-40%。

3. 线性酚醛环氧树脂的组合物作为光刻胶的应用。

 

如果：含有线性酚醛环氧树脂的组合物具有创造性，那么权利要求1、2、3之间是否具有单一性？

答案：是。

如果：含有线性酚醛环氧树脂的组合物不具有新颖性和创造性，那么权利要求2和3之间是否具有单一性？

答案：否。

 

特定技术特征是使得发明相对于现有技术具有新颖性和创造性的技术特征。因此，对于构成该技术方案的各个特征，需要从中找出使得该技术方案具有新创性的特征确定为特定技术特征。结合上述示例也可以看出，现有技术不同会导致权利要求之间是否具有单一性的结论也会不同。

 

而特定技术特征与区别技术特征的区别在于参照对象不同，区别技术特征是参照对比文件来确定的，是权利要求与对比文件的区别。而特定技术特征，是参照同一份专利文件中的其他权利要求来分析的，是同一专利文件中的两个权利要求之间是否包含对现有技术作出贡献的相同或相应的技术特征。

 

那这个角度来看，特定技术特征一定是区别技术特征，而区别技术特征则不一定是特定技术特征（例如该区别技术特征是常规技术手段的情况）。这个结论是笔者个人的推导，如果有不同观点欢迎讨论。

 

2. “一个或多个”如何理解？如何理解“作为整体”，特定技术特征本身是包含多个特征的特征集合的话，一个是指这个整体的特征集合，还是这个特征集合中的一些特征？或者多个其中的大多数特征？

 

参考国家知识产权局提供的“单一性评判标准与实践”公益讲座中的示例：

1、一种LED密封剂，包括环氧树脂、脂肪族多元醇多缩水甘油醚和固化剂。

2、一种LED密封剂，包括环氧树脂、着色剂，着色剂以使得太阳能组件在CIE 1931 Yxy颜色系统的色度图中具有由0.15至0.75的x值和0.10至0.70的y值。

本领域中环氧树脂、脂肪族多元醇多缩水甘油醚、固化剂、着色剂分别都是已知的，且环氧树脂不体现发明对现有技术的贡献。

权利要求1中环氧树脂、脂肪族多元醇多缩水甘油醚和固化剂的组合形成了一种耐湿性好的组合物；权利要求2中环氧树脂、着色剂的组合使得密封剂与建筑颜色类似，更容易融入建筑结构中。它们分别具有新创性。

 

该示例中权利要求1和权利要求2是否具有单一性？

答案：否。

 

对于权利要求1，A（环氧树脂）+B(脂肪族多元醇多缩水甘油醚)+C(固化剂)的组合构成特定技术特征集合一；

对于权利要求2，A（环氧树脂）+D（着色剂）的组合构成特定技术特征集合二。

即便特定技术特征集合一与特定技术特征集合二之间均包含技术特征A，但是因为单独的技术特征A并不构成对现有技术的贡献，因此两者之间也是不具备单一性的。

 

可以看出，特定技术特征可以是一个、多个技术特征，也可以是技术特征之间的组合或关系。特定技术特征是包含多个技术特征的集合的情况下，即这些多个技术特征之间的组合关系也属于特定技术特征。而如果两个权利要求之间仅包括该特定技术特征中的一个或多个技术特征，而单独该一个或多个技术特征又并不是对新创性作出贡献的技术特征的话，则仍属于两个发明构思，对应的权利要求不具备单一性。

 

3.“相同或相应”如何理解？做到哪个程度算是“相应的”？

 

参考国家知识产权局提供的“单一性评判标准与实践”公益讲座中的示例：

1、一种有机发光二极管，特征是发光层采用化合物B。

2、一种有机发光二极管，特征是发光层采用化合物C。

现有器件中发光层由材料A制成。

现有技术中没有公开或暗示材料A的发光层使用一段时间后性能易劣化。

由化合物B或C制作的发光二极管具有更好的寿命或稳定性并非众所周知，也并不常见。

 

该示例中权利要求1和权利要求2是否具有单一性？

答案：是。

 

该示例很好的给出了“相应的”技术特征的判断原则：

--能够解决相关联的技术问题；

--性质类似，可以相互替代，解决相同的技术问题，对现有技术作出相同的贡献。

 

同时我们也可以得出：具有相同或相应的技术特征，不一定具有单一性；只有具有相同或相应的特定技术特征，才具有单一性。

延伸思考

考虑这么一种情况，如果是原申请中具备技术特征A、B、C、D、E。经过分析，其中C、D、E是对现有技术作出贡献的技术特征。即，特定技术特征是C、D、E作为整体的特征集合。

 

存在这样一种情况，某申请即将被驳回，申请人想要进行分案以便再次进入审查程序改变结果。那么，分案申请的权利要求，如果在原申请撰写不存在逻辑问题，即不存在缺少必要技术特征的情况下。撰写出的分案申请也包括C、D、E作为整体的特征集合。那么分案是不是肯定跟原申请属于同一发明构思呢？

 

除非原申请中存在多个技术方案，比如除具备技术特征A、B、C、D、E的甲方案之外，还有一个具备技术特征A、B、C、D、F的乙方案，现有技术中具有技术特征A、B，这样C、D、F对现有技术作出贡献的技术特征。即，特定技术特征是C、D、F作为整体的特征集合。并且E特征和F特征既不相同也不相应，这个时候，乙方案与甲方案具有不同的发明构思，可以将乙方案作为分案进行申请。

 

不过，这种情况也是极为特殊的情况。因为如果在撰写中代理人已分析出存在两个发明构思的话，就会挖掘出两个发明点分别进行申请，或者并案申请在答复阶段主动或被动分案。

 

那如果到这个阶段并没有上述情况发生的话，可能是原申请说明书中记载了方案甲和方案乙，仅在权利要求中保护了方案甲，这样根据捐献原则方案乙就捐献给公众了。这种情况可以说明显属于撰写失误了。当然也不排除布局了一个包括多个技术方案的大礼包专利的情况，其申请说明书中涵盖了较多的技术方案，可以从中提取出多个不同的发明构思，随着产品的迭代更新依据市场、审查等情况，后期可以通过分案的方式获得更多的主动权。当然这种申请的撰写需要大量前置工作，撰写实操难度显而易见。