#IP夜话6#专利授权的制胜法宝之一：专利技术方案的第四性“真实性”（精彩回顾）
发布时间：2019.12.06 北京市查看：4506 评论：15
本帖最后由 木三 于 2019-12-6 19:21 编辑
以下分享内容出自12月5日思博IP夜话第6期：专利技术方案真实性探讨社群，由@木三 整理发布。
分享人蒋风光，转载请征得同意并注明出处。
思博IP夜话第6期：专利授权的制胜法宝之一：专利技术方案的第四性“真实性”
本期我们邀请到了资深知识产权培训师，蒋风光博士来为大家做分享。
蒋风光，博士，资深知识产权培训师。主要从事企事业发明人，专利业务员，专利代理师培训和培养！多家代理机构案件质检和代理人培训专家，多家公司和科研院所知识产权顾问！擅长专利挖掘、专利布局、专利分析、专利复审、专利无效专利侵权分析等；拥有丰富的代理经验，能准确把握国家知识产权局审查形式，以及行业发展趋势。
以下是本次IP夜话的精彩分享，欢迎阅读。
大家晚上好！首先呢，感谢思博论坛给我提供了一个和大家交流的机会。我这次主讲的题目就是专利授权的制胜法宝——专利申请文件的第四性“真实性”，希望对大家有所帮助，讲完之后我们可以尽情的交流，下面就正式开始。
随着行业的发展，从审查的角度来讲现在加大了审查的力度，从发明人的角度来讲发明人的意识越来越强。我们现在写一个简简单单的申请文件，一个是授权概率大大降低，再一个满足不了发明人的要求。大家可能也逐步体会到了，现在很多发明人经常要求和代理人沟通。他们说的问题可能不专业，但是那些不专业的问题当中，透露出了对专利申请文件质量的高度关注。我也现在也经常和发明人见面、交流，比如昨天和某知名大学的一个教授沟通，一个2000万的课题报了五个发明，要申请PCT。但是这五个发明的质量写的很难，真的不敢恭维。所以说我们作为一个代理人，在以后的行业发展当中，要站在客户利益的角度，要站在审查的角度，要站在以后无效诉讼的角度，要真正的能够写出维护客户利益授权率高的申请文件。
下面就正式开始这次讲座的主要内容，首先这个申请文件，我给它划分了四个级别。第一个我把它叫作入门级的，入门级的申请文件要满足格式，就是五述：摘要、摘要附图、权利要求、说明书、说明书附图，这个是相对刚入行的一些代理人来说的；第二个级别就是初级的，初级的申请文件要满足三性：新颖性，实用性，创造性，这个是相对在代理行业工作了三年以上来说的。那么我这次讲的是在初级基础上的一个中级的申请文件，这个中级的申请文件我给他定义为：是具备真实性的申请文件。那什么叫真实性的申请文件，它有什么特点，有什么优势，这是我等会儿要给大家重点讲的，也是这次讲座的主要内容。
那么，最高级别的申请文件我定义为高级的申请文件，指的是能够承受无效诉讼的考验。怎么叫承受着无效诉讼的考验呢？因为在实际的代理当中，我有时候做无效、做诉讼，发明人很高兴和我说：“蒋老师，我的专利都授权了有专利权保护，我想告某某侵权。”结果把他的专利申请文件拿出来之后，我们发现存在很大的弊端：权利保护范围太小，或者在答辩的过程当中存在一些修改、超范围等等很多问题。所以说没有五年以上的历练，是根本写不出这种高级的申请文件的。各位可以看一下我对这个申请文件的级别划分，当然这个划分是一家之言是通过我的实践的经验总结，仅供大家参考。
下面给讲一下这个真实性申请文件它满足的条件，有的人说：“蒋老师起的这个词儿感觉很意外，专利有三性怎么又来了个真实性啊？”那么这里讲的“真实性”是什么？我们知道从业五年以上的代理人，对申请文件的认识就比较深刻了。不像刚入行那样还停留在“权利要求是一个申请文件的核心，写完权利要求就皆大欢喜，我代理的这个案子就完成了90%”的阶段。其实随着在代理行业的经历增长，随着代理案子的增多和代理经验的丰富，我们越来越体会到，一个专利、一个申请文件它最重要、最核心的不是权利要求而是说明书。
说明书它有三要素：背景技术、技术方案和技术效果，说明书的“真实性”是要从这几个方面来体现。第一个是深刻的背景技术。从深刻的背景技术的角度来说，就目前业内大部分代理人写的申请文件，仅仅停留在一个“对现有技术的概述，然后引出现有技术的缺陷以及存在问题”的层次上。从审查员的角度来讲，从一个懂专业的人来讲，你的这个问题可能解决起来也没有什么难度和意义，只是为了申请专利而得到了这么一个背景技术，这样的就缺乏真实性。作为一个具备真实性的申请文件的背景技术，它要满足三要素：有问题、有解决问题的难度、有解决问题的意义。从审查的角度来讲，审查员一看到这个问题的难度和意义都明确地列出来了，说明发明人真正围绕这个问题的解决下工夫了，努力付出了，不是简简单单地一拍脑袋得到了这样的一个技术方案。
所以，要从背景技术的角度体现真实性，写出问题、难度、意义三个层次。首先，现在的很多申请文件就是对现有技术的一个概述然后引出技术问题，这样写的话就缺乏真实性，那么怎么写一个比较真实性的问题呢？其实这个审查指南上也有，要通过检索找到一个、两个或者多个对比文件，通过对对比文件这种缺陷的分析引出技术问题。比如说专利一或者论文一，专业二或者论文二，分析它的缺点和问题，然后引出本方案要解决的技术问题。这种写法，就比笼统的介绍现有技术的缺陷，然后引出问题的写法要真实的多。再一个就是说，现在引出问题了，需要进一步和发明人交流沟通，写出这个解决问题的难度在哪里。当然这个解决问题的难度，很多时候需要代理人和发明人的有效沟通。发明人从专业的角度站到行业的角度告诉你，这个问题解决的难度在哪里。然后解决了这么一个有难度的问题，它在这个业内有什么重要的意义。再把这个意义写出来，这样我们就得到了一个具备真实性的背景技术。
下面我再说一下发明内容的技术方案部分，发明内容中的技术方案很多就是权利要求直接拷过来的。现有的这种权利要求的写法或者发明内容当中技术方案的写法一个很大的问题，就是“我是方法、我是结构、我是材料、我是方法加系统、我是系统加方法”等很多申请文件，它的权利要求最终的落脚点没有落到产品上，这是不对的。无论是方法、结构还是材料，最终实现这个技术方案价值的还是要有产品。
所以说从发明内容的技术方案角度来讲，它的真实性首先是要有客户的核心方案比如结构或者方法。最终要写出它所应用的产品有哪些，要有产品的权利要求，这也就是我们业内常说的权利要求最佳的布局方式：产业链布局。产业链布局有什么好处呢？能让审查员感受到，“这不仅仅是一种方法或者配方，而是能真正地把这种方法和配方用到产品上”，这就增加了技术方案本身的真实性。当然它的保护的力度也加大了，也有利于客户的诉讼。除了我现在强调的这种真实性，它的优点还有很多。
再一个，发明内容当中的技术方案，我们尽量的要多写几个保护客体。比如说对配方的改进以及配方能应用到的产品是什么。那么由配方的改进能不能带来制备方法的改进；由制备方法的改进能不能带来工艺和设备的改进。也就是说一个好的权利要求，一个好的发明内容的技术方案，它的保护客体要全面。大家可以验证一下现在很多专利的权利要求干巴巴的，没有产业链布局，也没落实到产品上，这样的话也不真实。想想我们如果作为一个专业人士、审查员，或者作为一个想要购买这个专利权的投资人，拿过申请文件一看，这个方法能用在哪里，是不是能给我带来价值？这个结构有改进，最终和我要投资的产品或者要实现的商业价值关联度有多大？这些投资人都会关注。如果一看申请文件有配方、有制备方法、有产品，也正好都是客户所关注的。这样权利要求方案的真实性，发明内容当中技术方案的真实性，其实能让发明人的利益得到极大的实现和提升。这就是我讲的真实性的第二个要素，就是发明内容的技术方案怎么来体现真实性，实际上也就是权利要求怎么来体现真实性。
再一个就是申请文件的真实性，主要体现在丰富的技术效果。技术效果一般是我给全国各地代理人、发明人和代理机构业务员培训时重点讲的地方，我认为这个技术效果的撰写，也是当今代理行业一个很大的瓶颈，很多代理人不重视。比如拿过来一个申请文件，权利要求写的特别丰富，但是权利要求相对应的技术效果2、3行字或者4、5行字就结束了。再就是技术效果更多的是间接的技术效果：成本降低，速度提高、计算准确、商业价值大，值得推广等等。这样的在审查员眼里就是那种“王婆卖瓜，自卖自夸”的效果，对申请技术方案的真实性、创造性几乎没有多大帮助。
从技术效果的角度，怎么来体现申请文件的真实性，我认为有三方面：第一个要写直接的技术效果。你的方案很丰富，那么丰富的方案带来的效果是什么。比如说好多代理人写的文件当中，一大堆工艺参数，温度修改了、配比修改了等等大量的参数的创新。但是这参数的改进带来的效果，整个文件中根本就没有明确的体现。比如说我利用一种算法创建了一个模型，这种算法收敛速度快。那么收敛速度快带来的效果是什么？是计算的时间短，节约了成本。所以说我们要把技术方案，权利要求当中保护的方案的效果对应的写出来。作为一个真正高质量的申请文件，应该有几条权利要求就有几个相应的直接的效果。现在也有很多代理人刚入行的话，就讲“我这个权利要求就是装饰性的，感觉条数太少了不太好”。其实这种认识是非常错误的，如果一个权利要求没有效果，那这个权利要求就没有存在的价值。如果你硬把它加在那里，它仅仅只是限定、降低了保护的范围，百害无一利。
所以说从技术效果的角度来讲，我们要写出直接的技术效果。其次间接的技术效果一定要有，但是不是重点。再一个体现技术效果真实性，体现申请文件真实性一个很关键的，就是要对比着来写技术效果。比如我现在写申请文件，我的技术效果下面往往附一个和现有技术、和对比文件的一个对比表格。你说速度提升了，但只是说提升，审查员根本看不到，对创造性帮助不大；你说成本降低了，降低了10%，那么审查员就会肃然起敬：“在这么个成熟的行业，在这个技术都非常成熟的情况下，该技术方案使成本大大降低了10%”，那这个专利的创造性就马上来了。所以说很多代理人有一个误解，认为创造性是指权利要求写得多、写得细来的，其实不是。权利要求要有从问题和效果两方面，加上创造性强的技术方案总和构成的创造性。认识了技术效果的撰写之后，我建议大家以后在撰写的时候多和发明人交流，把技术效果写出直接的效果、间接的效果和对比的效果。所以技术效果的因素，也是专利申请文件真实性的一个条件。
那么讲到现在，怎么样的专利申请文件具备真实性，我总结三句话大家可以体会一下。第一个深刻的背景技术，有问题，有难度，有意义；第二个全面的保护客体，有结构，有方法，有材料，有配方，最重要落到产品上；第三句话，丰富的技术效果，要有直接的效果，间接的效果，对比的效果。其实这三大点，很多五年以上的资深代理人都有体会，只是可能没有一个细致的总结。所以，希望我点出来之后，大家能够更清楚、更清晰，在以后的代理过程当中，体会一下并且加以运用。
刚才讲的是真实性申请文件的特点，那么真实性申请文件到底有什么优势呢？第一个，视觉感觉真实。现在好多申请文件都是一大段一大段文字，没有图、没有表，数据也很少。从视觉上感觉就不争气，感觉这个文件的发明人没有多大付出，只是简单的想了一下。像刚才说的，深刻的技术问题、深刻的背景技术、全面的保护客体和丰富的技术效果这样一个真实性的申请文件，能让大家从视觉和感觉一看就非常真实，这是第一个优势。
第二个，答辩有理有据。现在大家都做答辩，但是业内真正能够做好答辩的还是很少。比如我给好多代理人培训，他就说：“蒋老师，审查员三步法审创造性，所以我们要三步法来答创造性”，我说这完全错了。各位对这个可能会持怀疑的态度，大家可以交流沟通。三步法审创造性，我们作为代理人不要直接用三步法来答创造性。那就相当于审查员说黑我们说白，他说对我说错，最后主动权在审查员手里，一拍桌子“驳回”。作为我们满足真实性的申请文件，我们答起来的话可以从问题的角度，从效果的角度来和审查员据理力争。我们用直接的效果、间接的效果、对比的效果，这样的话答辩的时候能够有理有据。
所以，作为真实性的申请文件来说，它视觉感觉真实、答辩有理有据，这样就落实到第三个优势也是我们这次要讲的主题：授权的概率大大增加。
这次，主要给大家讲了专利申请文件真实性满足的条件以及它的优势。总而言之，这个真实性来源于我的培训的实践，来源于我的代理的实践，可能是一家之言，仅供大家参考。从我的角度来讲，这个申请文件的真实性是一种理念、一种方法、一种原则。大家有什么见解，或者讲的有什么不妥之处，可以进行交流。希望在这个短短时间里的交流，能对大家有所帮助，对代理行业的从业人员有所启发。我们赶上了一个好时代，进入了一个好行业，希望大家一起来珍惜这个机会，共同发展，共创辉煌。谢谢大家！
IP夜话第6期精彩交流答疑：
1、您好，具备您说的真实性的专利文件，是不是就基本可以通过机器审查这个过程了？
A：基本没问题。
2、按照您说的意思，在背景技术写上最接近文件的问题、难度、意义，发明内容尽可能完善技术效果，那授权的概率就可以大大增加吗？
A：是的，当然写的这些内容需要和发明人交流。其实随着形势的发展，一个代理人的最基本的水平、最基本的素养，应该是学会交流。以前这个行业的特点，造就了很多“****”式的代理人。
在以后代理的日子里，要加强和发明人的交流。现在很多发明人拿过来申请文件，从摘要开始一直到说明书附图，挨个和你交流。但是很多代理人很拒绝，说发明人说的不对、不专业，不和他交流。大家在这种情况答复客户的话，大大的损害代理机构的利益，也写不出高质量的案子和答辩。
3、蒋老师，创造性的答复针对技术启示显而易见，怎么能更好的掌握主动权，或者说强有力的引导审查员认同代理人对技术方案的理解？
A：和发明人沟通，立足于业内实际，提供有力的证据。
因为发明人最理解业内实际，挖掘区别技术特征，主要从问题和效果进行答辩。
4、蒋老师您好，我想请问，如果发明人所要保护内容并没有相应的产品相关材料，如何撰写才能更具有真实性呢？
A：如果没有你要和他交流，如果交流也没有，我们可以给他写一条权利要求，写一条产业链的布局，最后落实到产品上。
对于我刚才讲的，其实是一种理想化的、最佳的状态。但是代理的现状，很多发明人不配合的实际情况我是很了解的。但是不能因为代理的实际，我们作为一个专业的代理人眼光就低。我们代理人要有一个高眼光、高标准，水平要有对专利的真实性有足够的认识，然后来驾驭我们的实际。
5、不知道从哪个地方下手去完善效果怎么办？有时候发明人就一句话的事儿，但是我们写却不能一句话写完。特别是食物配方，直说好吃、口感如何就感觉很难有说服力。
A：很简单，思考为何有那些权利要求？有方案就必须有效果，一一对应自然就很丰富了。好吃、口感是哪些成分带来的？是哪些成分组合带来的？写出来就自然丰富了。
其实技术效果的拓展是很容易的。不是说因为技术效果写出来有多难，难在很多代理人没有突破瓶颈，没有打破陈旧的意识，认为技术效果不关键，认为技术效果随便写写就可以。比如说好吃、是哪个配方带来的，是哪些工艺、设备带来的，我们从这些方面来拓展，一个丰富的技术效果就产生了。
6、也就是说技术效果要紧紧连接技术特征，要尽可能的将技术特征所能达到的效果充分的表述出来对吗？
A：这是必须的，也是应该的。
7、蒋老师，如果在权利要求书中把技术特征对应能达到的技术效果也写出来，会不会缩小了保护范围？
A：权利要求禁止写技术效果，这是错误的，要高度注意。
8、蒋老师，产业链布局属于比较大的布局方向，具体到针对某个技术方案，从哪几个方面来开展布局保护的更全面？
A：这个比较深刻，需要深刻的讲解。
我总结了一种布局方案的方法，好的申请文件要有三种方案：核心的方案、对手的可能的方案和未来的方案；两种布局：产业链布局、跨领域布局。我简称：三种方案，两种布局。这个可以做专题给各位讲解。
9、技术效果是不是写点比较独特的？我的一个案子是当地的一种面食，客户做出了该种面食的方便食品，审查员下审通就说技术效果都是很容易想到的。
A：三种效果写全了，肯定就包含独特技术效果了。
说自己好要尽情的说，绝对不会因为技术方案有点多、效果好驳回案子的，不要计较是哪种效果。
10、蒋老师，经常看美国专利，权利要求中包括功能限定，但是分析的时候规避不开，这样对保护范围或者侵权认定有怎样的利弊？
A：功能性限定是双刃剑，要用好了，要有丰富的实施例支撑。我一般不建议随便使用功能性限定。
11、蒋老师，实施例个数的多少对真实性能起到帮助吗？
A：越多越好。
12、技术效果放在说明书里发明内容最后有益效果里，一条条列出来？还是放在优选中列出来？还是在具体实施例体现比较好？
A：技术效果可以在发明内容里集中写出来，实施例用到就写，重复没关系，但是一定要丰富。
13、撰写是先写构思说明书还是权利要求更好？初稿的时候先把说明书都写写，再理顺出一个更好的权利要求书这样是否可行？
A：不是选择先写谁的问题，而是必须从说明书写起。
业内有很多的不良习惯，年轻代理人习惯写好权利要求再写说明书，结果方案不解决问题，方案的不到对应的效果，一篇垃圾文件诞生了。
蒋老师关于专利代理人考试的分享：
考专利代理人人可以走点“捷径”，认真看指南、看法条融会贯通。更关键的是证书拿到了，也真的学到了从业的基础。只为考试，后期从业难度很大，很长时间不能适应真正的代理。
代理行业的产品和未来肯定是企业的关键所在，我们的产品能够经得起中国的企业在国际市场上诉讼和保护的考验，才是行业未来真正的目标！
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木三
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