#IP夜话2# 从司法实践“侵权案例”看专利代理师大有可为（精彩回顾）

发布时间：2019.11.11 北京市查看：4004 评论：22

本帖最后由木三于 2019-11-11 10:53 编辑

以下分享内容出自11月7日思博IP夜话第2期：代理人职业发展探讨社群，由@木三整理发布。

分享人张晨律师，转载请征得同意并注明出处。

思博IP夜话第2期：#代理师职业发展探讨# 从司法实践“侵权案例”看专利代理师大有可为。

本期我们邀请到了北京仁创律师事务所的张晨律师来为大家做分享。

张晨律师，工科教育背景，前中石油中级工程师，双证知识产权律师（持有律师证及专利代理师资格证）。
曾就职于中石油大庆油田、上海汇裕律师事务所，现任北京仁创律师事务所（即将更名为北京权知律师事务所）专职律师。
张律师代理多起专利权权属、侵权纠纷、侵害商标权纠纷、建工合同纠纷，知识产权、建设工程领域理论及实务功底深厚，在多年工作经验中积累了丰富的办案经验，深谙法律诉讼实务技巧，能最大限度维护当事人之利益。

以下是张律师的精彩分享，欢迎阅读。

大家好，感谢主持人的开场引导。上周末大家刚参加完专利代理师的考试，在这里先祝福大家都能取得一个好的成绩，那么现在开始我的分享。

和大家分享的第一部分内容是：代理师可以从事的专利业务。

首先是专利代理，这个大家应该都有所了解。

常规的专利代理业务包括撰写、无效宣告、国际申请，专利检索等等。至于专利池的组建对专业性要求特别高，如果经验不丰富的话极有可能构成垄断，触犯我们国家的反不正当竞争法。一般咱们国内从事专利代理业务和律师、律师事务所这一块儿，很少真正有实力能够组建专利池的。

专利代理师可以从事的专利代理业务就不做过多赘述了，主要重点给大家介绍一下诉讼相关的业务。根据中华全国专利代理人协会诉讼代理管理办法，经协会审核、通过并推荐报送最高院的代理人，是可以作为诉讼代理人参加专利诉讼的。对民事诉讼和行政诉讼的诉讼代理人的要求都有详细的描述，大家可以根据管理办法文件进一步了解相关的备案办法和推荐办法（详情请见附件1）。下面着重给大家介绍的是代理师可以从事的民事诉讼和行政诉讼。

民事诉讼，第一个是确认不侵害专利权纠纷。
确认不侵害专利权纠纷，主要是防止一些专利权的拥有人，恶意侵害竞争对手、同业竞争者或对其生产经营造成一定的损害，是对权利人进行的一种救济。这个案由是很少适用的，后面会通过案例来专门对诉讼案由进行一个详细的介绍和解答。

第二个是专利权权属、侵权纠纷。这是我们一般常规的而且诉讼比较多的一个业务。
这个业务包括侵害发明、实用新型、外观设计专利权纠纷，专利权权属纠纷，专利申请权权属纠纷。对于发明专利临时保护期使用费纠纷，由于专利发明申请的时间比较长，从公开到授权之日之间是有一个临时保护期的。别人想要使用是需要支付一定费用的，可以通过诉讼来收取这个使用费。还有假冒他人专利权纠纷，发明创造发明人、设计人署名权纠纷，职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷，这三个案由是我们平时一般接触不到的。

第三个是专利权宣告无效后返还费用纠纷。
专利权授予他人之后，只要专利权处于不稳定的状态，会随时被他人提起无效宣告，那么相关的授权费用是可以要求返还的。

第四个是专利合同纠纷。
专利合同纠纷下辖专利权转让合同纠纷，专利申请权转让合同纠纷，发明、实用新型、外观设计专利实施许可合同纠纷，专利代理合同纠纷。这类合同纠纷主要的诉讼焦点是合同条款约定的一些事项，那么这就要代理师需要拥有一些合同法相关的法律基础功底。

第五个是因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷。
这个案由也比较少见，它跟确认不侵害专利权纠纷的案由很相似。区别在于权利人已经提起了诉讼，恶意诉讼给对方造成了损失。那么对方可以提起诉讼，要求恶意提起知识产权诉讼的权利人对其进行补偿。

民事诉讼的最后一个案由，是因申请诉前停止侵害专利权损害责任纠纷。
常用的诉讼策略中，包括商标、专利在诉讼前是可以对其申请和侵权行为进行一个行为保全，阻止其侵害行为继续发生。但是也有一些别有用心的人会恶意提起行为保全，这样会对相关人员的生产经营造成一定的影响。那么对于相关人员可以通过这个案由，提起诉讼进行救济。
以上，就是代理人可以从事的一些民事诉讼相关案由的介绍。

接下来给大家介绍一下行政诉讼。
这个行政诉讼有两个案由，一个是申请驳回复审行政纠纷，另一个是无效行政纠纷。这两个案由的名称在北京高院相关的指导文件上进行了具体规定，主要的被告都是国家知识产权局，具体到国家知识产权局的复审委。因为一个是由复审委作出的驳回申请决定，另一个是由复审委作出的无效宣告决定，所以相关行政诉讼的主体，原告就是权利人，而被告就是国家知识产权局。

第二部分内容是：律师可以从事的专利业务。

第一个是专利代理业务，需要律师具备专利代理师资格才可以从事相应的业务。第二个是诉讼业务，是律师可以直接参与的。这两个业务和代理师可以从事的专利业务是一样的。那么，律师跟代理师从事的专利业务的区别点在哪儿呢？就是非诉讼业务。

非诉讼业务，顾名思义就是不参加诉讼只是做一些规划性工作，这个也是律师的常规业务。非诉讼业务简单的列举了两个例子：一个是商业秘密，一个是特许经营权的备案。目前非诉讼业务比较火，而商业秘密和特许经营权这两块业务也是律所现在重点开展的。

在业务的介绍里，给大家举例一个我负责的专利申请权权属纠纷的案子。

处理案子过程中我发现，我们的审查指南对外国优先权和本国优先权的要求是不一致的：

对于外国优先权，专利审查指南第一部分第一章6.2.1.4是这么要求的：要求优先权的在后申请的申请人，与在先申请文件副本中记载的申请人应当一致；或者是在先申请文件副本中记载的申请人之一。
对于本国优先权，专利审查指南第一部分第一章6.2.2.4是这么要求的：要求优先权的在后申请的申请人与在先申请中记载的申请人应当一致。

我负责的这个外国客户在美国申请了一个发明，当时的申请人和专利权人都是两个，他也是专利权人之一。其中另外一个专利权人，背着我的客户在国内要求了一个优先权。因为作为在先申请文件副本中记载的申请人之一，他可以有权要求一个外国的优先权。所以这个人就在国内以自己的名义申请了这个发明的专利，因此产生了纠纷。这个诉讼我是今年十月份立的案，要到明年十月份才能第一次开庭，因为涉及到预外送达，所以案件的审查时间会相当的漫长。

在我曾经负责的另一个案子中，当事人有一个非常具有商业前景的专利，但是他发现市场上还是有很多的侵权者。在委托我们进行维权的过程中，我发现他的专利独立权利要求中有一个技术特征不是必须存在的，没有这个技术特征也不会影响技术方案的实现。侵犯专利权的认定适用的是全面覆盖原则，虽然侵权产品使用了当事人的独立权利要求里的所有的技术特征，但是由于侵权者恰恰绕过了这个不必要的技术特征实现产品的功能，所以最终导致我们的维权还是失败了。

通过这些案子给我带来了很多启示，所以在这里我非常建议大家在从事撰写业务的同时，可以更多地关注一些诉讼业务，尤其是侵权诉讼业务。
侵权诉讼用的是全面覆盖原则，也就是说需要完全的覆盖侵权产品的权利要求，权利要求对比要一致。如果你有相关的侵权诉讼经验，就会更加了解权利要求的对比，对权力要求的撰写就不会过宽或过窄。同时，独立权利要求里边的技术特征，一定要是必要的技术特征。如果加入了一些无关紧要的技术特征，侵权者就会通过规避无关紧要的技术特征，使用独立权利要求里的其他的技术特征实现侵权的目的，这样是无法通过独立权利要求进行维权的。所以，同样都是拿到了专利证书，但是权利要求写的好坏，会直接导致专利证书的含金量完全不同。因此通过了解侵权诉讼业务，是可以提升我们的专利撰写水平的。

下面分享的这两个案例也是非常具有代表性的，给大家详细的讲一下（案例请见附件2、附件3）：

第一个案例是双环汽车与本田株式会社的一个确认不侵害专利权纠纷的诉讼。

本案中本田株式会社拥有一个外观设计专利权，他认为双环公司生产的汽车外观侵犯其外观设计专利权的。但是本田株式会社没有先通过诉讼的途径解决，而是频繁的给双环公司的客户也就是经销商发函，声称双环公司生产的汽车是侵犯其专利权的。这给双环公司造成了恶劣的社会影响，导致双环公司在2007年就停止生产涉案汽车。汽车的研发需要大量的时间、精力和金钱，由于本田公司的不理性维权行为，导致双环公司过早的停止了涉案汽车的生产，造成了大量的经济损失。双环公司在2013年就增加到诉讼请求，诉讼要求本田公司赔偿经济损失3.6个亿。其次本田公司不光向双环公司的客户发函影响其商业行为，他还利用媒体对双环公司的侵权行为进行报道，这种不理性的维权行为也涉嫌了恶意竞争。

本案经过了一审、二审、再审，历时13年，一波三折，最终尘埃落定。最高院维持了二审的判决，判决本田公司赔偿双环公司经济损失人民币1600万元。但是这1600万元远远弥补不了我们这个民族车企的损失。这个案子的经典之处就在于，它包含了侵权诉讼中的外观对比，诉讼时效的认定，提起无效宣告程序的抗辩，赔偿金额的确定，反不正当竞争以及自力救济的必要限度等法律问题。

第二个案例也是最高院的一个再审判决书。

本案中的原告中集公司、天达公司作为涉案专利的共同专利权人提起了本诉。经过权力要求的对比，被告蒂森中山公司生产的登机桥中的悬臂梁装置落入了原告权利要求的保护范围，但是被告蒂森中山公司对此提出了现有技术抗辩和先用权抗辩。这个案件的经典之处在于，它包含了侵权诉讼中一些典型的争议焦点：权力要求的对比、先用权抗辩、合理使用的认定以及法律溯及力的问题。其中最争议的一个焦点就是：使用说明书是否构成一个公开出版物。被告蒂森公司于2001年生产了一个登机桥的产品，这个产品所附了一个说明手册。一审、二审均未认定这个手册为专利法意义上的出版物，从而未认定被告拥有先用权及现有技术的抗辩。但是在再审阶段，最高院推翻了这个手册不构成专利法上出版物的一个认定。最高院认定，说明书属于专利法上的出版物，从而支持了被告公司的先用权抗辩。

以上两个案件，那都是最高院非常经典的案例，大家在此次分享结束回去后可以再仔细的研究一下判决书原文，深入的学习并且能够从案件中获得启示。

最后讲一下大家很关心的部分：司法考试以及相关的规定。

因为大家大部分都是理工科背景，所以特别关心自己是否能够报名司法考试。下面的这个表格详细的梳理了一下可以参加司法考试的报名要求。

在这个表格中，2018年4月28日是个关键时间节点。

在2018年4月28日之前入学的人无论是法本、非法本、全日制、非全日制都可以参加司法考试。

2018年4月28日之后，就是另一个情况了。

如果你是法本全日制可以参加司法考试；
如果你是法本非全日制，需要通过、取得法硕的毕业证、学位证后，可以参加司法考试；
如果你是非法本全日制，需要通过、取得法硕的毕业证、学位证后，或者拥有三年的法律工作经验才可以参加司法考试；
如果你是非法本非全日制，那么你只能通过、取得法硕的毕业证、学位证后才可以参加司法考试。

至于是专科学历的，就不可以参加司法考试了。

今天的分享就到此为止，祝大家在未来职业的道路上都可以越走越宽。

IP夜话第2期精彩交流答疑Q&A：

1、张晨律师能不能简单的说说做诉讼业务的按什么计薪？收入怎么样？
A：诉讼律师一般会先收一个基本律师费，再通过案子的赔偿金额的百分比收一个提成律师费。
随着国家对知识产权保护力度的不断加大，侵权诉讼的赔偿金额水涨船高，侵权诉讼律师的收入比较可观，一年的侵权诉讼的业务收入大概在40-50w。

2、司法考试报名条件中的法律工作经验是如何判断？做专利代理师算有法律工作经验吗？
A：法律工作经验是需要出具证明的，专利代理师的工作经验不算法律工作经验。

3、如果同时过了专利代理师考和司法考试，在实习期一个月大概能拿到多少薪资呢？
A：同时过了专利代理师考和司法考试底薪大概在6k左右，北京实习律师的收入在4k左右。
从助理律师到自己做案子，这个因人而异要看自己的勤奋程度。

4、我之前一直觉得只有技术方案复杂的案子才能体现理工科的水准，但是我目前一直在写通信、软件方面的发明，觉得对有些底层技术的理解比不过程序员。而且侵权诉讼主要集中在实用新型、外观设计等，越技术复杂的案子好像诉讼越少，以至于在撰写领域高难度并没有带来高收入，有点迷茫。
A：国知局对于专利价值的要求越来越高，你的价值也会在未来几年凸显。好运气从来都是青睐努力的人，所以一定要深挖技术，毕竟我们的代理水平还处在初级阶段。

5、请问做诉讼律师需要有撰写经验吗？先做两年代理人再做诉讼会比较好吗？
A：其实很多专利侵权的律师没有代理经验，这是个短板，所以建议有代理经验比较好。

6、我目前是做涉外日语代理的，内外外内都做，要转律师的话是不是外语就没什么用了？
A：日语还是你的优势，维护客户时还是要看你，这个要比普通律师还要靠翻译的好。

7、在落后地区的黑代工作，个人不是很想编专利了，能否给点意见呢？是否要去北上广？
A：你有好的撰写经验，即使没有律师证也可以帮律师做权力要求对比。
大城市业务多，北京有地缘优势，江浙沪有案源优势，可以根据你自己的专业领域选择。

8、对于刚才分享的双环公司的案例，双环公司有没有比较好的应对方法？
（如果去宣告本田的外观专利无效，无效决定至少要大半年的时间。如果向地方法院提起不侵权之诉，可能要一年以上的时间。在这么长的时间中，经销商可能对双环汽车失去信心，就只剩下去起诉本田侵犯双环的专利权以逼迫本田和解。）
A：无效宣告程序时间长，已经造成了不可弥补的损失。正是因为本田没有把握先提起侵权诉讼，才利用不合理的手段恶意诋毁。双环的回击手段有限，虽然继续生产但是经销商不买账，只能通过诉讼要求赔偿，但远远不能弥补损失。

9、如果是在企业做ipr，能用律师身份帮公司诉讼吗？
A：可以以公司员工身份帮公司做诉讼。

10、专利代理师考取法律从业资格证后，本地找不到双证所进行双执业，是选择放弃专利执业去律师事务所实习还是等待5年专利执业后由协会推荐从事侵权诉讼呢？什么样的性格适合开庭呢？
A：建议去律所，也可以根据自己是否习惯律师的工作选择。
律师师行业分诉讼和非诉讼，对于诉讼律师来说，开庭要反复梳理案件，要准备自己的答辩思路，还要预判法官、对方的思路，要能够做到随机应变。

11、非诉讼律师的收入是不是跟诉讼律师有一定的差距？
A：非诉讼律师大部分收入都掌握在头部手里，一般的非诉讼律师年薪在20w左右，但这也是一个瓶颈。

12、在海外做过10年销售，英语过得去，做涉外专代要在哪方面提高呢？
A：专利代理的专业英语需要补充一下。

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