【长盛通讯】固有论在分析显而易见性时的有限应用

发布时间：2014.12.16 北京市查看：1900 评论：0

本帖最后由小白菜大白菜于 2014-12-17 09:45 编辑

长盛通讯是美国长盛律师事务所就美国联邦巡回区上诉法院近期的先例专利意见做的扼要总结。长盛会列出相关的事实、议题以及长盛持有的立场。长盛的总结将使您了解联邦巡回法院的最新资讯。这些资讯对涉足于知识产权领域的人至关重要，也欢迎您提供任何反馈。

美国联邦巡回法院于2014年12月3日裁定了美国药业公司Par Pharmaceutical, Inc.(下文简称Par)起诉台湾安成药业公司TWi Pharmaceuticals,Inc.(下文简称TWi)侵权一案。请点击此处获取该案的法院裁定书。

本案涉及原告Par的一项美国药学专利7,101,576(下文简称576号专利)。此专利是针对患有厌食症，恶病质，或者体量受损的病者,提供一种含有megestrol nanoparticles(甲地孕酮纳米颗粒)的制剂以增加病者体重。此制剂的一特征是减少食物影响。为了体现此特征,权利要求里包含了以下食物影响限定:不论是在进食还是空腹的状态下,甲地孕酮的峰值浓度在活体中“没有实质性区别。”

在Par获准了576号专利之后,TWi向美国食品和药物管理局提交了Abbreviated New Drug Application (简洁新药申报),旨在获得在市场销售甲地孕酮纳米颗粒的许可。TWi在其申报的第四段中称576号专利无效或者未对其构成侵权。由此,Par向美国马里兰联邦地区法院提起诉讼,指控TWi侵犯了576号专利。

经审判，地方法院判定576号专利inherently obvious(本质上显而易见),因此宣告此专利无效。地方法院认为尽管先有技术中并未明确描述576号专利中的食物影响限定,但食物影响属甲地孕酮微粒的固有特征,即便此食物影响之前并未发现。就此,原告Par向联邦巡回法院提起上诉。

巡回法院并不同意地方法院的固有论。法院以往判案的惯例是限制性地使用固有论来证明专利的显而易见性。在此案中,巡回法院又重申,固有论不能通过概率或者可能性而成立。如果要使用固有论来证明专利的显而易见性,下列高标准必须满足:

(1) 受争议的权利限定“必定存在”于先有技术中, 或者

(2) 该限定是先有技术要素组合的“自然结果”。

巡回法院认为地方法院忽略了576号专利的权利限定:不论是在进食还是空腹的状态下,甲地孕酮的峰值浓度在活体中“没有实质性区别”。巡回法院表示虽然减小颗粒度可能会自然改善食物影响，但地方法院没有就减小颗粒度会自然导致“没有实质性区别”的影响给予结论。因此巡回法院认为地方法院的固有论属谬论,并因此撤销地方法院对576号专利显而易见性的判定，发回重审。

何昕博士·合伙人

长盛律师事务所

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