【长盛通讯】过度宽泛的权利要求可能有悖美国专利法第112条可实施性
发布时间：2015.01.26 北京市查看：3309 评论：4
本帖最后由 kim-possible 于 2015-1-26 14:42 编辑
长盛通讯是美国长盛律师事务所就美国联邦巡回区上诉法院近期的先例专利商标意见做的扼要总结。长盛会列出相关的事实、议题以及长盛持有的立场。长盛的总结将使您了解联邦巡回法院的最新资讯。这些资讯对涉足于知识产权领域的人至关重要，也欢迎您提供任何反馈。
在撰写专利申请时，撰写人有时会使用比较宽泛的语言来总结实施例所体现的发明思想，以期获得较宽的专利保护范围。然而，过度宽泛的文字会违背美国专利法第112条可实施性的规则。
根据美国专利法第112条规定，可实施性是指在说明书中应该以完整，清晰，简要，恰当的文字描述发明，其制造，以及使用该发明的方法与过程，使得熟悉该领域的技术人员可以因说明书而制造并使用该发明。
在美国联邦巡回法院于2014年12月5日裁定的美国普洛麦格公司(简称Promega)诉讼美国生命技术公司(简称LifeTech)侵权一案中, 巡回法院判决Promega的4项专利因权限宽泛无法满足可实施性的要求而导致专利无效。请点击此处获取该案的法院裁定书。
该4项专利涉及一种名为“short tandem repeat” (短串联重复序列, 简称STR）分型的法医DNA鉴定技术。其中一项权利要求的部分翻译大致如下:
一个分析DNA样本中STR的套件， 包含:
一个容器, 该容器含有一组STR基因座的寡核苷酸引物, 该组STR基因座包含HUMCSF1PO, HUMTPOX与HUMTH01。
此案的焦点是“该组STR基因座包含”短语中的“包含”一词。“包含”一词属开放式词汇。该词的存在使得该组STR基因座涵盖了除HUMCSF1PO, HUMTPOX与HUMTH01以外的所有其它基因座。 尽管这些其它的基因座没有在权利要求中被列举出来，但它们依旧属于该权利要求的范围。 然而，说明书与目前的技术水平并不支持除HUMCSF1PO， HUMTPOX与HUMTH01以外的其它基因座， 并且识别这些其它的基因座是一项复杂且不可预测的挑战。因此，该领域技术人员还需做过多的实验(undue experimentation)才能实践该权利要求的全部范围，与第112条规定的可实施性相悖。 由此， 巡回法院判定该权利要求范围太过宽泛，违背第112条可实施性的要求，专利因此无效。
值得注意的是， 巡回法院指出专利无效的原因是“该组STR基因座包含”短语中的“包含”一词，而不是权利前言“一个分析DNA样本中STR的套件，包含”中的“包含”。 前言中的“包含”可被解释为其之后的一系列权限并不代表所有的权限。然而，前言中的 “包含”并不干预每条权限的解读，所以每条权限不会因为前言中的“包含”而被定义为开放式。
综上所述，在撰写专利申请时，撰写人需谨慎选择宽泛词汇，仔细斟酌其用词是否符合可实施性的要求，以确保专利权的有效性。
何昕博士·合伙人
长盛律师事务所
电邮：kevin.he@troutmansanders.com
全球通手机：+86-13923807610
美国电话：212.704.6168
网址：www.troutmansanders.com
过度宽泛的权利要求可能有悖美国专利法第112条可实施性
长盛通讯是美国长盛律师事务所就美国联邦巡回区上诉法院近期的先例专利商标意见做的扼要总结。长盛会列出相关的事实、议题以及长盛持有的立场。长盛的总结将使您了解联邦巡回法院的最新资讯。这些资讯对涉足于知识产权领域的人至关重要，也欢迎您提供任何反馈。
在撰写专利申请时，撰写人有时会使用比较宽泛的语言来总结实施例所体现的发明思想，以期获得较宽的专利保护范围。然而，过度宽泛的文字会违背美国专利法第112条可实施性的规则。
根据美国专利法第112条规定，可实施性是指在说明书中应该以完整，清晰，简要，恰当的文字描述发明，其制造，以及使用该发明的方法与过程，使得熟悉该领域的技术人员可以因说明书而制造并使用该发明。
在美国联邦巡回法院于2014年12月5日裁定的美国普洛麦格公司(简称Promega)诉讼美国生命技术公司(简称LifeTech)侵权一案中, 巡回法院判决Promega的4项专利因权限宽泛无法满足可实施性的要求而导致专利无效。请点击此处获取该案的法院裁定书。
该4项专利涉及一种名为“short tandem repeat” (短串联重复序列, 简称STR）分型的法医DNA鉴定技术。其中一项权利要求的部分翻译大致如下:
一个分析DNA样本中STR的套件， 包含:
一个容器, 该容器含有一组STR基因座的寡核苷酸引物, 该组STR基因座包含HUMCSF1PO, HUMTPOX与HUMTH01。
此案的焦点是“该组STR基因座包含”短语中的“包含”一词。“包含”一词属开放式词汇。该词的存在使得该组STR基因座涵盖了除HUMCSF1PO, HUMTPOX与HUMTH01以外的所有其它基因座。 尽管这些其它的基因座没有在权利要求中被列举出来，但它们依旧属于该权利要求的范围。 然而，说明书与目前的技术水平并不支持除HUMCSF1PO， HUMTPOX与HUMTH01以外的其它基因座， 并且识别这些其它的基因座是一项复杂且不可预测的挑战。因此，该领域技术人员还需做过多的实验(undue experimentation)才能实践该权利要求的全部范围，与第112条规定的可实施性相悖。 由此， 巡回法院判定该权利要求范围太过宽泛，违背第112条可实施性的要求，专利因此无效。
值得注意的是， 巡回法院指出专利无效的原因是“该组STR基因座包含”短语中的“包含”一词，而不是权利前言“一个分析DNA样本中STR的套件，包含”中的“包含”。 前言中的“包含”可被解释为其之后的一系列权限并不代表所有的权限。然而，前言中的 “包含”并不干预每条权限的解读，所以每条权限不会因为前言中的“包含”而被定义为开放式。
综上所述，在撰写专利申请时，撰写人需谨慎选择宽泛词汇，仔细斟酌其用词是否符合可实施性的要求，以确保专利权的有效性。
何昕博士·合伙人
长盛律师事务所
电邮：kevin.he@troutmansanders.com
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AlexFincher
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“可实施性”的原文是enablement，即 使得熟悉该领域的技术人员可以因说明书而制造并使用该发明
2015/02/03 16:33 [来自广东省]
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