专利法中三种“同样”、“相同”的区别与适用

本帖最后由 江郎 于 2018-8-19 15:46 编辑

最近因为工作关系需要向外国客户介绍中国优先权与分案申请的一些情况，便去研究了一下相关实例与法条。发现虽然通过了代理人考试，但因为实际工作中接触的不深，自己对一些法条的认识还是很浅的，借着这个机会和大家分享一下我汇总学习的结果。

专利法中有三个关于“同样”、“相同”的术语，分别是专利法第九条（A9）中的“同样的发明创造”：
同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。
两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。


专利法第二十二条第二款（A22.2）中的“同样的发明或者实用新型”：
新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

以及专利法第二十九条（A29）中的“相同主题”：
申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。
申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。


可以看到，三条相关规定虽然是分别针对重复授权，新颖性与优先权三个不同的问题，但是因为表述上有点类似，有时候确实不好区分。

1. 同样的发明创造。审查指南第167页有关专利法第九条对同样的发明创造的处理中解释为：“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（专利）中存在的保护范围相同的权利要求。判断原则中规定：两件专利申请或专利说明书的内容相同，但其权利要求保护范围不同的，应当认为所要求保护的发明创造不同。

所以在适用中，应该是通过对比专利申请的权利要求书与在先专利的权利要求书来进行重复授权的判断，如果权利要求不相同，则不构成同样的发明创造。

2. 同样的发明或者实用新型。审查指南第156、157页有关新颖性审查原则、审查基准中规定：被审查的专利申请与对比文件的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案、预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。专利申请与对比文件单独对比，如果属于同样的发明或者实用新型，申请则缺乏新颖性。

需要指出的是，由于“同样的发明或者实用新型”和“相同主题”的专利申请是存在一定定义重合的，过往很多人也是当成同一个概念在使用。确实，在2001年版的审查指南中，对二者的定义也是几乎相同的，但需要注意的是，判断新颖性有上下位概念和数值范围重合的考量因素，而判断优先权则是没有这些因素的。所以在后一版的审查指南中将“……相同”修改为了“……实质上相同”，以示区别。

所以在适用中，需要通过对比专利申请的权利要求书和对比文件的全文的技术内容是否实质上相同，从而构成可以评价申请文件新颖性的抵触申请。其中需要考量的因素包括：是否可以直接地、毫无疑义地确定技术内容，是否具有上下位概念的采用，是否采用惯用手段的直接置换，以及是否有数值范围重合等情况。

3. 相同主题。审查指南第162页有关优先权规定中，国外优先权部分中对相同主题申请的定义：专利法第二十九条所述的相同主题的发明或实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案、预期效果相同的发明或实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。

通过上述和“同样的发明或者实用新型”的区别介绍，判断优先权的“相同主题”的标准相较更容易一些。

所以在适用中，通过对比在后申请的权利要求书与在先申请的说明书全文来判断其是否可以享有优先权。

最后，绘制了一张图标进行总结。

可见，三个概念并不完全相同，具体适用时虽然都要考虑技术领域、技术问题、技术方案、技术效果四个方面，但审查的角度、基准不尽相同，不能简单地看成三者是一个意思。

希望对大家有所帮助，表述如有不准确的地方，还请大家赐教。