最高院知产庭2022年典型案例和裁判规则解读之主题名称对于权利要求保护范围的限定作用

《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2022）》于近日发布，其从最高人民法院知识产权法庭2022年审结的3468件案件中，精选61个典型案例，提炼75条裁判规则，集中展示了最高人民法院知识产权法庭在技术类知识产权和垄断案件中的司法理念、审理思路和裁判方法。

笔者将对其中部分案例判决书进行解读，并借此机会与大家交流分享学习心得，以期共同进步。

【（2020）最高法知民终1469号】专利主题名称本身构成或隐含了具体技术特征，或者系权利要求所限定的技术方案与现有技术的区别所在的，其对于权利要求的保护范围具有实质限定作用。

本案核心包括：主题名称对于权利要求保护范围的限定作用。

涉案专利的名称为“货架命中方法、装置、服务器和介质”，申请日为2018年6月1日，申请号为201810557067.3。

涉案专利的权利要求1为：

1.一种货架命中方法，其特征在于，包括：

根据接收的订单任务中商品的信息，在当前工作站的货架池中命中所述商品所在的货架；

如果在所述当前工作站的货架池中命中的货架无法满足所述订单任务中的全部商品，则根据所述订单任务中未命中商品的信息，继续在除所述当前工作站的货架池之外的货架中命中所述未命中商品所在的货架。

客观讲，涉案专利的撰写质量比较高，且保护范围比较大。对于方案本身，简单说，例如在一个仓库中有多个货架，每个货架上可分别放置多种商品，接到订单后，假设该订单包括商品A和商品B，如果某个货架上正好有商品A和商品B，则可通过例如机器人将该货架直接运过来以供拣货，如果商品A和商品B分别位于不同货架，则先将有商品A的货架运过来，再继续找有商品B的货架。

作为一个独立、完整的技术方案，权利要求1准确表达了核心发明构思，且没有拖泥带水，最终以一字不改的方式获得了授权，说明其创造性是能够保证的。按道理，以该专利进行侵权诉讼，可“扫荡”范围应该是比较广的，但本案中专利权人的维权之路却似乎不太顺利。

一审阶段

被诉侵权方的被诉侵权技术方案为一种仓储机器人系统，为了便于比对，可将被诉侵权技术方案总结为：

根据接收的订单任务中商品的信息，在当前工作站的料箱池中命中所述商品所在的料箱；

如果在所述当前工作站的料箱池中命中的料箱无法满足所述订单任务中的全部商品，则根据所述订单任务中未命中商品的信息，继续在除所述当前工作站的料箱池之外的料箱中命中所述未命中商品所在的料箱。

其中，一个料箱通常只能放一件商品。

需要说明的是，上述总结方案是为了方便进行比对才这么写的，其着重体现了“料箱”与“货架”的区别。但被诉侵权技术方案是否存在料箱池及料箱池之外的料箱，从不同的角度可能会得出不同的结论，不过由于相对次要，故为了凸显主要的区别，就以与涉案专利权利要求相似的方式对被诉侵权技术方案进行了总结描述。另外，如果要给被诉侵权技术方案加一个主题名称，可以相应写成“一种料箱命中方法”。

专利权人认为被诉侵权技术方案中料箱相当于缩小的货架，故两者构成相同或等同。

被诉侵权方为了证明不侵权的事实，采用的主要手段包括主张先用权抗辩，一方面提交在涉案专利申请日之前已经生产的证明材料，另一方面提交自身在先申请的与被诉侵权技术方案相关的专利。

笔者注：不知出于何种原因，被诉侵权方在一审阶段的应诉似乎有些被动，因为其好像是承认了被诉侵权技术方案与涉案专利是等同的，并未就“料箱”与“货架”是否构成等同提出抗辩，而是主张先用权抗辩。通俗点讲，我的方案和你的专利确实差不多，但我在你申请专利前就已经把方案付诸生产了，所以不侵权。

先用权抗辩如果成立，确实也可以证明不侵权，但被诉侵权方就只能在原有范围内继续使用其方案。不过既然专利人提出料箱与货架等同的观点，法院还是要就这一点进行评述的，且这直接关系到是否落入保护范围。

原审法院认为：被诉侵权技术方案中也有货架，每一个货架放置若干个料箱，故命中料箱不同于命中货架。关于命中料箱与命中货架是否构成等同的问题。根据涉案专利说明书中背景技术和发明内容的描述，现有技术亟待解决的技术问题是：在“货到人”机器人系统中，当订单任务批量下发时，面对非常多的可选择货架，如何高效地进行货架组合，快速拣选出订单中的全部商品。涉案专利的发明目的就是为了解决上述问题，以实现订单任务中商品所在货架的高效组合与命中，提高拣货效率。由此可见，命中货架对于涉案专利权的保护范围具有限定作用，属于涉案专利的技术特征。其次，涉案专利之所以要优化货架命中方法，根本原因是在命中货架系统中，一个货架可能存有多种商品，同一种商品分散放在多个货架上，而机器人一次仅能搬运一个货架，故如果每次搬运只能处理一种订单商品，对该货架上的非订单商品而言就是浪费，对后续订单商品而言就是低效率，机器人也需要多次往返。而在命中料箱系统中，一个料箱存放一种商品，机器人一次同时搬运多个料箱，搬运的精确度有效提升，能够最大限度满足订单要求，大大减少非订单商品的浪费和机器人的往返次数。因此，相比命中货架而言，命中料箱的技术手段、功能、效果都存在明显区别，不构成等同特征。

笔者注：由于涉案专利说明书中记载了一个货架有多个货位，可以放置多个商品，而现场勘验的被诉侵权技术方案中的料箱只能放置一个商品，所以货架与料箱在技术手段这个维度就是不同的，另外结合涉案专利的背景技术和有益效果等内容，可以得出货架及其相关特征的功能及效果，其与料箱及其相关特征的功能及效果也是有区别的，故基于“三基本、一容易”的原则，得出料箱与货架不构成等同特征的结论，进而被诉侵权技术方案并未落入涉案专利的保护范围。

应该说，比对过程是比较明确的，即使把被诉侵权技术方案写成与涉案专利权利要求1基本一致的形式，但其中的区别，即料箱与货架的区别也是比较明显的，很难得出等同的结论。从笔者个人角度而言，二者可以说在原理上都是具有显著差异的，被诉侵权技术方案中是让机器人找到一个目标商品（所在料箱），再去找另一个目标商品（所在料箱），属于当时比较常见的方案。大家如果有留意相关新闻，至少在2018年之前，很多大型电商或物流公司所采用的基本都是基于这一原理的方案，仓库中飞奔的多台机器人给人留下了深刻影响。被诉侵权方采用先用权抗辩，可能也是基于这一点的考虑。而涉案专利中则是让机器人优先找同时放置有多个目标商品的货架，相当于“一锅端”，配合软硬件的改进，理论上确实会提高拣货效率，这应该也是其能以较大保护范围获得授权的原因之一。即使专利保护范围较大，但选择一个与之原理可能都不同的方案进行维权，从事后看，还是有些值得商榷。

不过作为商业手段，专利权人可能有多方面的考虑，其选择上诉。

专利权人的观点包括：虽然权利要求1的主题名称为“一种货架命中方法”，但主题名称仅是对权利要求包含的全部技术特征的抽象概括，是对专利技术方案的简单命名，权利要求1的保护范围应由其中的全部技术特征加以限定。“货架”应当解释为承载货物的装置，例如可以是一个用于容纳订单所需货物的容器，被诉侵权技术方案中的“料箱”相当于权利要求1中的“货架”。

对于被诉侵权方，一方面，其明确表示其在本案中仅坚持“被诉侵权方法不落入涉案专利权保护范围”的答辩意见，不再坚持其他不构成侵权的答辩意见。也就是说，在原审法院的“助攻”之下，其发现不需要拿先用权去抗辩了，其方案本身与涉案专利就是不同的。另一方面，主要基于涉案专利说明书中的相关内容，指出不能认定“料箱”相当于权利要求1中的“货架”。

关于主题名称是否对权利要求的保护范围具有限定作用，以及如果有，该主题名称的限定作用具体是指什么。针对第一点，最高院知产庭指出：

确定专利权的保护范围，应当考虑主题名称……主题名称作为独立权利要求的前序部分的有机组成部分，对于独立权利要求的保护范围具有限定作用……一方面体现了对权利要求公示性的尊重，另一方面有助于促使专利文件撰写人在专利申请阶段对于申请文件用语表述给予足够的重视……主题名称被认为具有限定技术方案保护范围的作用，但这种限定应当理解为是对技术方案的总括性限定，不同于权利要求中的具体技术特征对技术方案的微观限定。审理专利纠纷解释二第五条关于“确定专利权的保护范围时，独立权利要求的前序部分有限定作用”的规定，应当从这个层面来加以理解。

笔者注：最高院知产庭首先从法理上明确了需要考虑主题名称对权利要求保护范围的限定作用，但也指出其限定为总括性限定，与技术特征的微观限定作用有所区别。换言之，主题名称肯定是要考虑，但其对保护范围具体有何种程度的限定，还要依实际情况而定，也就是后文第二点具体阐述的内容。另外，最高院知产庭也在借助案例来督促专利代理师进一步提高撰写质量，即在确定主题名称时需要进行充分考虑。如何充分考虑？关键也在于吃透下文第二点。

针对第二点，最高院知产庭指出：

主题名称对于权利要求保护范围的实际限定作用，取决于该主题名称对于权利要求所保护的主题本身产生何种影响。因此，有必要区分情形进行类型化分析：

第一种情形，也是最典型的情形，即主题名称构成或隐含具体技术特征，属于此种情形的主题名称对于专利权的保护范围无疑具有限定作用。以涉及产品发明创造的主题名称为例，此类主题名称可能包含具有用途的限定内容，或者包含以效果、功能方式表述的限定内容。对于用途限定的主题名称而言，如果该用途对所要求保护的产品结构没有带来实质性的影响，则该用途限定的主题名称对于权利要求的保护范围不起限定作用；如果该用途限定隐含或者导致要求保护的产品须具有某种特定的结构、组成等，则该用途限定的主题名称对于权利要求保护范围的确定即具有限定作用（笔者注：《2020年度专利复审无效十大案件学习之“丁苯酞环糊精或环糊精衍生物包合物及其制备方法和用途”无效案》，本文关于制备方法对产品构造的限定作用进行了介绍，由于所涉案例同时涉及产品构造、方法和用途，可以基于该文理解用途对产品构造的限定作用）。对于以效果、功能方式描述的限定内容，如果该限定内容是对特征部分记载的产品结构、组分等能够实现的效果、功能的描述，则因其实际限定作用可以通过特征部分记载的技术特征加以实现，故可以认为此种情形的主题名称对于权利要求的保护范围不起限定作用。但如果该限定内容不是对特征部分记载的产品结构、组分等能够实现的效果、功能的描述，尤其当限定内容描述的效果、功能被用以区别现有技术时，则应认为该主题名称内容已经构成或隐含具体的技术特征。因此，当主题名称构成或隐含具体的技术特征时，其对于权利要求的保护范围具有限定作用（笔者注：《最高院知产庭2019年典型案例和裁判规则解读之主题名称所记载效果、功能对权利要求的实质限定作用》，本文所涉案例就属于这种情况，其中有较为详细的介绍）。

第二种情形，主题名称被用于区分现有技术。无论主题名称的抽象概括程度如何，如果其被用于区分现有技术，则意味着该主题名称具有类似权利要求特征部分的地位或功能，于此情形下，应认为主题名称对权利要求的保护范围具有限定作用。

笔者注：举例而言，涉案专利主题名称为一种潜艇副翼，对比方案为一种飞机副翼，假设二者特征部分相同，但此时主题名称中的“飞机”和“潜艇”相当于分别限定了不同的应用领域，还是分别具有限定的作用的，能够相互区分。但是否构成等同，还要依具体情况再确定，这也是后话了。本案可以适用此种情形，但看完下述第三种情形后，可以发现其为与本案最匹配的情形。可以看到，为了讲清楚主题名称对保护范围的限定作用，最高院知产庭花了相当大的篇幅进行背景知识介绍，特别是第一种情形，虽然对本案判决可能没有直接作用，但对于从业人员的指导学习意义是巨大的，这可能也是本案能成为典型案例的原因之一。

第三种情形，主题名称和特征部分的术语之间具有重述或引用的关系。权利要求的撰写力求精炼、准确，如果同一技术术语在主题名称和技术特征中重复出现，使得它们之间互相参证解释的可能性显著提高，导致主题名称和特征部分从语义解释角度而言难以区分，于此情形下，亦应认为主题名称对权利要求的保护范围具有限定作用。

笔者注：由于涉案专利权利要求1主题名称包括“货架命中”，而特征部分也多次提及“命中……货架”，属于重复出现，或者说是对应出现。由于二者含义是一致的，则对保护范围的限定作用也是一致的。这和上述第一种情形中“对于以效果、功能方式描述的限定内容”的前半部分有些类似，都可以概括为主题名称中的特征如果与特征部分中的特征相应或者相同，由于特征部分中的特征已经起到了限定作用，此时主题名称中的该特征有没有限定作用其实并不重要。即使名义上有限定作用，但实质上还是取决于特征部分。

最高院知产庭分别从第二种情形和第三种情形出发，对涉案专利与被诉侵权技术方案进行了对比，并得出如下结论：

根据涉案专利说明书“背景技术”部分记载的内容，货位通常只存放一种商品，货架属于货位的集合。因此，“命中货架”与“命中货位”不属于同义互换。被诉侵权方案的料箱存放的是一种商品，故被诉侵权方案中的“料箱”相当于涉案专利说明书“背景技术”中描述的“货位”。被诉侵权方的拣选方法是精准命中仅盛放一种商品的料箱，故“命中料箱”相当于“命中货位”。因此，在涉案专利权利要求1的主题名称已经将该项权利要求所保护的技术方案的应用领域限定于“命中货架”的情况下，被诉侵权方案的“命中料箱”的方法应认为未落入涉案专利权利要求1的保护范围。

笔者注：如上所述，涉案专利通篇呈现的原理是一个机器人拖一个货架，即，一拖多，而被诉侵权技术方案的原理则是一个机器人拖一个料箱，即，一拖一。即使“一拖”完全相同，但二者的“多”和“一”也是无法构成等同的。虽然最高院知产庭使用较大篇幅介绍了主题名称对权利要求保护范围的影响，但在本案中，无论是否有影响，也改变不了是否侵权的结论。

不可否认涉案专利本身的质量是比较高的，站在申请的角度，其对主题名称及相关技术特征的命名无可厚非。即使我们以事后之明，将主题名称进行调整，从“一种货架命中方法”上位化为“一种目标命中方法”，使主题名称不对保护范围造成实质性影响，但特征部分的“命中……货架”依然无法与“命中料箱”构成等同。即使更进一步，我们把上述“命中……货架”上位化为“命中……目标”，姑且不说能不能授权，即使授权，也会有极大可能在确权阶段被迫将“目标”限缩性解释为“货架”，因为这是整个方案的核心所在，从说明书中所体现的方案原理可以得知。如果这样，最后还是很难得到特征等同以及落入保护范围的结论。

通过前文对涉案专利权利要求的分析，其保护范围几乎已经达到了不脱离方案原理这一前提下的最大，将其认定为“命中货架”这一技术路线下的“收费站式专利”也不为过，其撰写思路与技巧值得专利代理师，特别是电学专利代理师深入学习。

但非常遗憾的是，专利权人选择侵权诉讼对象时，选择了实际上采用另一技术路线的对象。不过，由于该专利就摆在这，如果专利权人发现有人采用“命中货架”的技术路线，还是有很大概率可以收得“通行费”的。

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