最高院知产庭2022年典型案例和裁判规则解读之最接近现有技术的选取和“合理的成功预期”在专利创造性判

《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2022）》于近日发布，其从最高人民法院知识产权法庭2022年审结的3468件案件中，精选61个典型案例，提炼75条裁判规则，集中展示了最高人民法院知识产权法庭在技术类知识产权和垄断案件中的司法理念、审理思路和裁判方法。

笔者将对其中部分案例判决书进行解读，并借此机会与大家交流分享学习心得，以期共同进步。

【（2019）最高法知行终235号】选取最接近现有技术的核心考虑因素是，该现有技术与发明创造是否针对相同或者近似的技术问题、拥有相同或者近似的技术目标；优选考虑因素是，该现有技术与发明创造的技术方案是否足够接近。关于技术方案是否接近的判断，一般可以考虑发明构思、技术手段等因素。其中技术手段的近似度可以主要考虑现有技术公开技术特征的数量。本领域技术人员基于特定现有技术方案是否具有获得发明创造的合理成功预期，通常并非确定本专利最接近现有技术的要件因素或者优选因素。

 

“合理的成功预期”可以作为判断发明创造是否显而易见时的考虑因素。综合考虑专利申请日的现有技术状况、技术演进特点、创新模式及条件、平均创新成本、整体创新成功率等，本领域技术人员有动机尝试从最接近现有技术出发并合理预期能够获得专利技术方案的，可以认定该专利技术方案不具备创造性。“合理的成功预期”仅要求达到对于本领域技术人员而言有“尝试的必要”的程度，不需要具有“成功的确定性”或者“成功的高度盖然性”。

本案核心包括两点：最接近现有技术的选取以及“合理的成功预期”在专利创造性判断中的考量。

涉案专利的名称为“含有缬沙坦和NEP抑制剂的药物组合物”，申请号为201110029600.7，申请日为2003年1月16日，优先权日为2002年1月17日，授权公告日为2015年4月8日，为申请号为03802268.0的专利申请的分案。

涉案专利在无效阶段经修改的权利要求1如下：

1.一种药物组合物，其包含(i)AT1-拮抗剂缬沙坦或其可药用盐和(ii)N-(3-羧基-1-氧代丙基)-(4S)-对-苯基苯基甲基)-4-氨基-2R-甲基丁酸乙酯或其可药用盐以及可药用载体。

虽然是医药类专利，但权利要求还是不难看懂的，因为其体现该药物组合物主要包括两种成分，即，(i)缬沙坦和(ii)沙库巴曲，其中，缬沙坦属于AII拮抗剂，沙库巴曲属于NEP抑制剂，二者都是比较常见的治疗高血压药物。故简而言之，涉案专利就是把这两种药物组合在一起作为新的治疗高血压的药物。

对于非医药领域的普通读者，记住AII和NEP两个词即可。

如果仅基于上述将涉案专利简化后的描述来看，其创造性好像很难站住脚，但医药专利有其特殊性，如果都以事后之见来评判，难免有失妥当。不过成功授权的专利不一定能经得住无效，本案无效请求人基于合理的证据成功将该专利无效，随后专利权人提出行政诉讼并上诉，但结果均是无效决定被维持。

无效阶段 无效请求人提供了19份证据材料，其中包括：   附件13（公开日期为1992年2月4日的欧洲专利申请EP0498361A2），其公开了AII拮抗剂和NEP抑制剂组合使用可治疗高血压的技术方案。   附件14和15，其公开了缬沙坦是具有良好降压效果的AII拮抗剂。   附件12，其公开了沙库巴曲也是可用于高血压治疗的NEP抑制剂。   无效请求人认为，在附件13的基础上，结合附件12、14和15，涉案专利权利要求1不具备创造性。   专利权人提供了8份证据材料，其中包括反证1和反证3，均为涉案专利的同族美国专利申请审查期间所提交声明及实验数据，以期用于证明涉案专利技术方案具有预料不到的技术效果。 笔者注：虽然在医药领域，不是把两种可治疗同一疾病的药物组合在一起就一定具有创造性，但由于无效请求人所选择证据的逻辑以及内容比较明确，专利权人也是见招拆招，希望去证明专利中将两种药物组合在一起后有预料不到的效果，或者说有“1+1＞2”的效果。如果该观点能被接受，理论上还是可以维持专利的创造性的。不过遗憾的是，复审委并未接受专利权人用以证明该效果的上述反证1和反证3，从而作出权利要求全部无效的决定。   可以看到，无效请求人和专利权人主要围绕技术启示这个点在争辩创造性。我们回到用于判断创造性的“三步法”，第一步是确定最接近的现有技术，第二步是确定区别技术特征及实际解决的技术问题，第三步是确定是否显而易见。而上述技术启示一般都在第三步的范畴，但目前看，如果仅从第三步进行反驳，专利权人似乎处在很不利的状态。故在诉讼过程中，专利权人调整了相应策略。 

一审阶段

专利权人的诉求可以概括为：（一）附件13不应作为最接近的现有技术。（二）本专利技术方案相对于附件13和附件12、14、15的结合并非显而易见。（三）提交的补充实验数据应予接受。

笔者注：第（三）点中的补充实验数据是为证明预料不到的效果而服务的，故第（二）点和第（三）点还是基于“三步法”的第三步展开，而第（一）点则直接从“三步法”的第一步展开。笔者猜测，这可能是专利权人希望从更多的维度去争辩，毕竟“三步法”是一个整体，但凡其中一步被打开了一个缺口，对其他两步的论述都是会有影响的。

经审理，原审法院分别予以回应：

（一）即使如专利权人所主张的，附件13不适合作为最接近的现有技术，那么此时符合“三步法”发明创造重构过程的推导及其结论也应当是，本领域技术人员从附件13出发，可能不会发现其存在着向本专利的方向进行改进的技术问题，进而也不会产生改进该技术问题的动机，导致无法得出本专利技术方案属显而易见的结论。从这个角度出发理解，在创造性判断中仅仅纠结于“最接近的现有技术”本身，实际上并无太大意义，根本原因就在于如果对发明起点选择失当，将不利于最终得出发明创造显而易见的结论，而这正是专利权人所极力追求的。

笔者注：审查指南第二部分第四章第3.2.1.1节中给出了如何确定最接近的现有技术的规定，主要考虑技术领域、技术问题、技术效果或技术特征，属于相对宽松的规定。从原审法院的论述可以看到，专利权人其实无需过于纠结最接近的现有技术选择得是否得当，因为其技术领域、技术问题、技术效果、技术特征四点至少其一如果与本专利有所区别，那完全可以将该区别体现在后续非显而易见性的论述上，换言之，如果确实存在实质性区别，则非显而易见性论述将会更为轻松，对专利权人其实更有利。

（二）针对本专利权利要求1实际解决的技术问题，即在附件13公开的AII拮抗剂和NEP抑制剂两类药物中选择出治疗高血压的具体药物组合，由于附件14和15公开了缬沙坦是具有良好降压效果的AII拮抗剂，附件12公开了沙库巴曲也是可用于高血压治疗的NEP抑制剂，故本领域技术人员从附件13出发，有动机选择属于AII拮抗剂的缬沙坦以及属于NEP抑制剂的沙库巴曲，同时也能预期二者的组合可以产生降血压的效果，因此本专利权利要求1相对于附件13与附件12、14、15的结合是显而易见的。

笔者注：承上所述，在医药领域，如果现有技术没有公开将两种药物组合在一起或给出启示，则将二者组合在一起是可能有创造性的。另外，即使现有技术给出了将两种药物组合在一起的启示但没给出超出常规效果的具体效果，能体现前述具体效果的药物组合也有可能是有创造性的。但是，涉案专利并未明确记载该具体效果，只是在说明书中提了句“所获得的结果表明本发明的组合具有意想不到的治疗作用”。

（三）专利权人提交的反证1和反证3属于本专利申请日后补充提交的实验数据。进一步而言，即使接受反证1和反证3，该证据也无法证明本专利的药物组合物能够产生协同效果，原因在于：首先，本专利与反证1的实验条件不同。其次，本专利与反证1的实验结论不同。故专利权人有关反证1和反证3应予接受且可以证明本专利药物组合物具有协同作用的主张不能成立。

笔者注：审查指南在2017年的修改中关于补交的实验数据，新增了规定，“对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。”可以看到，实验数据可以补交，但应为原申请文件所记载的技术效果。但是在本案中，姑且不论“本发明的组合具有意想不到的治疗作用”属不属于明确技术效果，反证1和反证3自身也并不能起到相应证明效果，这让专利权人的非显而易见性论述无法利用该论据，从而无法在前述“第一步不用纠结、第三步予以证明”的框架中有效施展了。故原审法院维持无效决定。