答复了1000个审查意见后，有些经验和大家分享

新年伊始，不知不觉已是进入知识产权行业的第十年。

作为一名专利代理师，日常最重要的工作莫过于新案撰写与审通答复。默数一下，自己处理的审查意见已经超过1000件了，从最初的不知所措，到现在的驾轻就熟，总算还是有一些收获。

夯实基础

毕业的第一份工作便是涉外专利代理人，虽然对英语水平要求较高，但与国内代理的实务工作差别还是较大，更侧重于翻译与综合能力，缺少实际撰写与答复机会。

第一次接触答通工作，是把PCT申请进中国后的审查意见核心内容翻译给法国总部的专利律师，再把其答复意见翻译成中文并进行整理。那是一个方法系统类案件，法国专利律师只写了关于方法权要的修改与答复意见，我就依葫芦画瓢，也仅在中文答复文件中涉及方法权要。结果又下了一次审通，指出系统权要的问题，而这几乎就是前一次审通中相关内容的重复。由于对于外国申请人，每下一通，都是会产生费用的，这相当于我的失误给公司造成了损失。虽然只是告诫而没有惩罚，但对于刚入行的我触动还是挺大，也让我对这份工作有了敬畏之心，督促我日后的工作需要更加认真。

涉外的案件，中、美、欧局审查员找到的对比文件很多时候是类似甚至完全相同的，且大部分为外语对比文件。英语对比文件还好说，遇到小语种对比文件时，翻译起来难免有点头疼。有一次一个审查意见的关键对比文件是一篇日语对比文件，答到三通时，法国专利律师和中国审查员还在就其中一处内容争辩，到了四通答复，法国专利律师提供了一份该日语对比文件的英语翻译版本，并附上了翻译机构的专业资质认证，同时其在原始答复文件中向审查员表达，“鉴于日语不是您和我的母语，为了尽量避免对该对比文件中相关内容理解上的偏差，特此提供一份由专业翻译机构翻译的英语版本，以弥合误解”。类似的经历还有一些，也算是涉外工作中比较常见的情况，但这些让我深刻意识到深入阅读对比文件对于答通是极为重要的。

处理了200个左右的涉外答通，最终驳回的屈指可数。虽然主要功劳并不在我，因为我当时大部分答通工作只是翻译，但外国专利律师的工作理念与方式依然让我获益匪浅，积累了一定的基础以及求真的态度。

快速提升

第二份工作选择了国内代理。涉外代理和国内代理听着好像差不多，但所面对的客户、工作方式乃至初期收入都还是差别挺大的。

第一个审查意见是个转接的二通，案件本来就不复杂，一通答复中把能合并的也都合并了，我拿到二通时，感觉审查员说得全对，完全无从下手，最后只得硬着头皮上，结果可想而知。因为众所周知的原因，国内的专利质量和国外客观上还是存在一些差距的，这直接导致答复成功率，或者说授权率不会像我之前经历的90%一般。但我并不甘心，凡事还是要尽力，不过国外那套答复方法没法直接拿来主义，我就看书、看公众号，不断去学习更符合国内专利实际情况的答复技巧。

大家知道，外国专利律师通常按工时收费，答复一个审查意见，收费1000欧元可能都不为过，但国内大部分事务所的答通提成可能连人家的零头都赶不上，而时间也不少花，所以性价比偏低。本着学习提升的目的，同时还要兼顾正常的撰写工作，我就在周末专门处理疑难答通案件。有一次遇到一篇英语对比文件，还有一次遇到一篇韩语对比文件，正好让我以前的工作经验有了用武之地，花费整整一天完成的答复文件，最终都让申请顺利获得授权。

上面提到，刚转行国内代理时确实进行了很多学习，但纸上得来终觉浅，从看到领悟，再到实践，这是需要时间的，中间可能还会出现偏差。审查意见答着答着，好像都会进入自己的固定套路，甚至是死胡同，而自己又很难从中跳出来。又往往会觉得自己花了很大精力的答复文件，一定是有说服力的，但在水平有限的情况下，实际却并非如此。

不过好在随着能力的提升，开始越来越多地负责大客户业务，而大客户的IPR总体水平是较高的，也不乏一些审查员出身的IPR，对创造性的理解会比较深。遇到过把我的答复意见批得啥也不是、退回重写的IPR，也遇到过认真指导应该如何修改的IPR，那真是一个备受煎熬的阶段，因为反复修改就意味着耗时增多，也就意味着收入减少。好在自己及时调整了心态，也调整了此类客户答复文件的撰写方式，慢慢地从他们身上学习到高水平IPR希望看到什么样的答复文件以及针对不同侧重点的审查意见需要什么样的答复策略与技巧。不出几个月，IPR不再是一通训了，而是更愿意听我的想法，因为平台不一样，我面对的对象更广泛，有时观点可能比单一企业的IPR更为全面，终于多个IPR点名让我处理他们的审通答复。

虽然答通提成也没多给点，答通量还变多了，客观上反而影响了撰写提成，但这又锻炼了我另一项技能。一般一通答复期限是4个月，公司要求2个月要出初稿，我就给自己定一个目标，1个月必须写出来，也就是在绝限的四分之一内完成，二通、三通类似。内在的压力让我必须在保证工作质量的前提下提高工作效率，同时伴随着多种答通技巧的掌握，我逐渐可以在2个小时左右处理一个常规的答通，看相关文件花1个小时左右，看完后大致答复思路就在脑海中成型了，然后再花1个小时左右来写答复文件。在一年年底，工作压力极大，我在保证11月、12月各写了8个发明的前提下，两个月分别答复了30多个审查意见，且最终的授权情况较为乐观。

就这样，两年时间，处理了超过500个审查意见。即使目前这依然是一项性价比偏低的工作，但欣慰的是，基本可以兼顾其质量与效率了。

得心应手

第三份工作让我有更多机会参与无效和诉讼。既然自己有这方面的追求，而这又不同于常规的代理工作，那就继续好好学习。

每年的复审委专利复审无效十大案件以及最高院知产庭的典型案例和裁判要旨，成了我学习的素材。而无论是复审、无效案件，还是行政诉讼案件，本质上和审查意见还是类似，无非就是一会是攻方，一会是守方。但既然作为典型案例，其水平无疑都是比较高的，解读也是比较细致的。

看到“‘餐馆服务系统’发明专利权无效宣告请求案”，发现发明构思在创造性认定中还能这么用；看到“‘一种旋流干煤粉气化炉’发明专利权无效宣告请求案”，发现看似“凑数”的特征这么写就有创造性了；看到“‘一种光伏组件及其自动清扫装置’实用新型专利权无效行政纠纷案”，发现原来可以这样去应对审查员的“套路”……

本想做个学习笔记，但边学边写，坚持写成了两个专题，#最高院典型案例解析文章合集以及#复审委十大案例解析文章合集。也因此对撰写和答复有了更深的认识。

自己在学习的过程中，也希望通过文章、培训与大家分享一些经验，少走弯路。去年和思博学院合作推出了主题为《电学领域典型专利申请文件撰写》的系列课程，反响还不错，今年就再接再厉，给大家带来主题为《专利创造性审查意见答复》的系列课程。

课程主要面向对审查意见答复能力提升有一定要求的专利代理师，同时对有无效和诉讼学习目标的专利代理师也有一定借鉴意义。内容主要集中于创造性审查意见答复实务上，基于经最高院、复审委认定的典型案例以及笔者日常操作的成功案例，进行理论与实践的讲解，力求帮助大家理解体现创造性的各个要素，最终不仅能有效提高答通的质量与效率，还能对撰写有一定启发。

如想了解课程内容或进行学习，可在思博论坛首页直接点击进入。

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每节课程均会安排1至2个课时进行讲解，其中，八节课程的主题分别如下：

技术领域与发明构思

技术特征相同与等同

技术特征间的关联性

技术问题的合理确定

区别技术特征的作用

容易想到与惯用手段

改进动机与反向教导

使用环境与应用场景

一路走来，感谢大家的支持与肯定。

文章来源：徐师付的知产主义
原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2MTIzNDQ1NQ==&mid=2247485671&idx=1&sn=a991b05afb4408a2c2c4fe88f8d1c184&chksm=ce1b7c9ff96cf5898036177974dc933f59d2b02f4a5c919caa76300bc2d63efa8f195a91d488&scene=90&sessionid=1672502478&subscene=236&key=f8be7d4397ac80aaae21735d086c02619587a906fb093164b33c4ab675c46cf2a4c7a031453472636c3a0797bc14f99c423e97a657efd2c7dea85093f0268806834923b8e55cf901223575b100929a32532863e16f5625362651c5f54152cea8045e56e253526077daf893d839b3874f693d173f7a51e8d655e67eb1082d3824&ascene=7&uin=MTUxMjc0MzA4MA%3D%3D&devicetype=Windows+10+x64&version=6308011a&lang=zh_CN&exportkey=n_ChQIAhIQ7fqU%2FOfQK27kZllpgBwjEhLcAQIE97dBBAEAAAAAAKGyCxlCKA4AAAAOpnltbLcz9gKNyK89dVj0apWEz0aBUBUlJF144RD8XFZ***lTiU0vOccx7le36teQOmVcaCdQutsoOJJaIp45AShs8Jf2zZAmlGHc9A5L6jYpOHbN5%2BU0f%2FGxeIym6Sjn%2FzEQyRNoHP39wtxuX%2FLJKZXJTuL9**eaXU%2BMmG0I00NMbdvl8SnovcQsk4%2FEfrfrIQCjMpfCWvl7EfNGxvR6agQYVWEhTOXVNyR5j6S8U5Mc7FmIKLvvfFojJMM9GYN8ZQyFuNg%3D&acctmode=0&pass_ticket=KFHPlUzPY5FX6dtlEk7Otgu***4WZPPx%2F1bTkA7yXY3urDa46Lek1SddonWwpoWLhSkHMh3huVnwVdm4Lopk7g%3D%3D&wx_header=1&fontgear=2