2020年度专利复审无效十大案件学习之“无线通信系统”无效案
发布时间：2021.05.24 湖北省查看：2407 评论：3
近日，国家知识产权局专利局复审和无效审理部发布了2020年度专利复审无效十大案件，其中，包括发明专利无效案7件、实用新型专利无效案2件、外观设计专利无效案1件，案件覆盖了机械、电学、通信、医药、化学和外观设计等领域，反映了典型性或普遍性法律问题，并对现有审查标准进行了深入阐释。
笔者在对上述十大案件的审查决定进行学习之后，发现其中部分案件对专利代理师学习并理解撰写、答复等代理技巧有很大的帮助。因此，计划推出系列文章，对其中部分案件的审查决定进行解读，基于各案的决定要点，提炼其中所体现的合议组的审查观点，并将其与专利代理师的日常代理实践相结合，希望对大家有所帮助。
本文为第四篇，所针对的案件为名称为“无线通信系统”的发明专利无效案。该案的审理结论是宣告无效。复审和无效审理部认为本案诠释了专利无效程序中对权利要求修改审查标准的适用。
案件编号 | 第4W110572号 |
决定日 | 2020年10月27日 |
发明创造名称 | 无线通信系统 |
国际分类号 | H04Q 7/38 |
无效宣告请求人 | OPPO广东移动通信有限公司 |
专利权人 | 夏普株式会社 |
专利号 | 01819676.4 |
申请日 | 2001年11月30日 |
优先权日 | 2000年12月11日 |
授权公告日 | 2007年04月25日 |
无效宣告请求日 | 2020年06月05日 |
附 图 | 无 |
法律依据 | 专利法实施细则第68条，专利法第22条第2、3款 |
决定要点： “明显错误”应是所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误，即语法错误、文字错误和打印错误，对这些错误的修改必须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文确定出的唯一的正确答案。 权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。其要求是在实质上达到在授权权利要求保护范围的基础上进一步缩小原有保护主题的保护范围，并不是仅仅在形式上增加新的技术特征。 若对比文件公开的技术方案与权利要求中所记载的技术方案实质相同，并能够解决相同的技术问题获得相同的技术效果，则可以认定权利要求相对于对比文件不具备新颖性。 若权利要求与最接近现有技术相比的区别特征被其他对比文件披露了，且该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决发明实际解决的技术问题所起的作用相同，则可以确定现有技术整体上存在改进最接近的现有技术而获得权利要求的技术方案的启示。 | |
可以看到，在提起无效宣告请求时，涉案专利都快到期了，但并不影响其专利价值。因为在2020年，夏普先后在多地发动针对OPPO的一系列专利侵权诉讼，为应对夏普“意在市场”的专利诉讼，OPPO针对相关专利提交了多件专利权无效宣告请求。该系列专利纠纷因涉及专利数量多、经济利益大，受到了业界的广泛关注，本案即是双方专利大战中的一件，最终OPPO成功无效掉该专利。
该专利授权公告的权利要求如下：
1．一种无线通信系统，由基站和与上述基站进行无线连接的移动站所构成，可以不经过基站而在上述移动站之间进行通信，其特征在于，
包括同步装置，在移动站间直接通信中使用与用于基站移动站间通信的第一频率不同的第二频率时，根据在上述基站移动站间通信中所使用的控制信息，来使基站移动站间通信中的帧与移动站间直接通信中的帧同步。
2．根据权利要求1所述的无线通信系统，其中，上述移动站与上述基站无线连接，并且能够使用第一频率进行基站-移动站之间的通信，还能够使用与上述第一频率不同的第二频率、不经过上述基站而进行移动站之间的直接通信，其中，上述移动站包括上述同步装置。
3．一种无线通信系统中的基站，该无线通信系统由基站和与上述基站进行无线连接的移动站所构成，其特征在于，
包括分配装置，根据来自上述移动站的请求，把与用于基站移动站间通信的第一频率不同的第二频率分配给移动站间直接通信用。
4．一种无线通信系统中的基站，该无线通信系统由基站和与上述基站进行无线连接的移动站所构成的，能够进行在第一频率下的基站移动站间通信和在与上述第一频率不同的第二频率下的不经过上述基站的移动站间直接通信，其特征在于，
包括分配装置，根据来自上述移动站的请求，来分配移动站间直接通信中的帧内频带。
5．根据权利请求3所述的基站，其特征在于，具有保持装置，在多个可利用的频率下进行载波帧听，从而保持上述基站使用的频率之外的可利用频率。
6．根据权利请求4所述的基站，其特征在于，上述移动站间直接通信中的帧内频带分配装置，根据进行移动站间直接通信的终端的组合和分配给基站移动站间通信的上述第一频率，来选定分配给进行移动站间直接通信的终端的上述第二频率。
可以看到，该专利是一个比较典型的通信类专利，第一套权要（权1、权2）请求保护包括基站和移动站的无线通信系统，第二套权要（权3、权5）请求保护无线通信系统中的基站，第三套权要（权4、权6）还是请求保护无线通信系统中的基站。其中核心思想就是移动站之间如何不经基站而直接通信，最核心的技术特征，即，同步装置位于权1中。
请求人的无效理由所涉及的法条包括A33、A26.4、R21.2、A26.3、A22.2和A22.3。
其中，基于A33的无效理由是专门针对权6提出的。
请求人认为：原说明书和权利要求书中仅仅笼统地记载了基站的中央控制装置31根据分配请求分配移动站间直接通信的频率（对应于权利要求6中的第二频率），没有记载权利要求6的具体操作“根据进行移动站间直接通信的终端的组合和分配给基站移动站间通信的上述第一频率，来选定分配给进行移动站间直接通信的终端的上述第二频率”，本领域技术人员在原说明书和权利要求书记载内容中也不能毫无疑义地确定权利要求6的附加技术特征，权利要求6限定的技术方案超出原说明书和权利要求书记载的范围。
随后，专利权人对部分权利要求进行了相应修改，经修改的权利要求如下：
3. 一种无线通信系统中的基站，该无线通信系统由基站和与上述基站进行无线连接的移动站所构成，其特征在于，
包括分配装置，根据来自上述移动站的请求，把与用于基站移动站间通信的第一频率不同的第二频率分配给移动站间直接通信用，
其中，上述无线通信系统包括同步装置，在上述移动站间直接通信中使用与用于上述基站移动站间通信的上述第一频率不同的上述第二频率时，根据在上述基站移动站间通信中所使用的控制信息，来使上述基站移动站间通信中的帧与上述移动站间直接通信中的帧同步。
4. 一种无线通信系统中的基站，该无线通信系统由基站和与上述基站进行无线连接的移动站所构成的，能够进行在第一频率下的基站移动站间通信和在与上述第一频率不同的第二频率下的不经过上述基站的移动站间直接通信，其特征在于，
包括分配装置，根据来自上述移动站的请求，来分配移动站间直接通信中的帧内频带，
其中，上述无线通信系统包括同步装置，在上述移动站间直接通信中使用与用于上述基站移动站间通信的上述第一频率不同的上述第二频率时，根据在上述基站移动站间通信中所使用的控制信息，来使上述基站移动站间通信中的帧与上述移动站间直接通信中的帧同步。
6. 根据权利请求4所述的基站，其特征在于，上述移动站间直接通信中的帧内频带分配装置，根据进行移动站间直接通信的终端的组合和分配给基站移动站间通信的上述第一频率，来选定分配给进行移动站间直接通信的终端的上述第二频率。
分配上述移动站间直接通信中的帧内带的分配装置，根据进行移动站间直接通信的终端的组合和分配给基站移动站间通信的上述第一频率的帧内带，来选定分配给进行移动站间直接通信的终端的上述第二频率的帧内带。
可以看到，专利权人①是将权1中最核心的同步装置相关技术特征补入了权3和权4；②是对权6的修改主要是将“帧内频带”修改为“帧内带”以及将“频率”进一步限定为“频率的帧内带”，且将权6所引用的权4中的“帧内频带”修改为“帧内带”。
从形式上来看，对权3和权4的修改应该是没问题的，但根据专利审查指南关于无效阶段修改的相关规定，对权6的修改则是值得商榷的。
修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。
本案最终决定的关键就在于此两处修改，前者涉及“权利要求的进一步限定”，后者涉及“明显错误的修正”。下面分别来看。
首先来看上述第②处修改。
专利权人认为，依据本专利授权公告文本说明书第18页第5段的记载以及附图12可知，……，即选定分配给进行移动站间直接通信的终端的第二频率的帧内带。需要说明的是，本专利的说明书和权利要求书出现的“频带”是由原始公开文本中的日文“带域”翻译而来，该翻译不够精准。根据说明书第1页第4段中的记载可知，所谓的“频带”指的是帧内的时间区域。因此，专利权人将权利要求6以及其他权利要求中的“频带”修改为“带”。此外，权利要求6引用权利要求4，权利要求4中限定了“包括分配装置，根据来自上述移动站的请求，来分配移动站间直接通信中的帧内带”。权利要求6将分配装置进一步限定为选定第二频率，这显然是不合理的，此处应当是进一步限定分配装置如何分配帧内带才是合乎逻辑的。
可以看到，专利权人想利用“明显错误的修正”这一理由来对权6及权4进行修改。
但是，合议组并未接受。
审查指南第二部分第八章第5.2.2.2节“对说明书及其摘要的修改”中对“明显错误”规定：（11）修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误，即语法错误、文字错误和打印错误。对这些错误的修改必须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案。基于相同的原则，权利要求中的明显错误应是所属技术领域的技术人员明显就能够识别出，并且其修改也是唯一确定的。
根据本领域技术人员对权利要求技术方案的整体理解，授权权利要求4、6中的“帧内频带”，权利要求6中的技术特征“根据进行移动站间直接通信的终端的组合和分配给基站移动站间通信的上述第一频率，来选定分配给进行移动站间直接通信的终端的上述第二频率”并无明显的语法错误、文字错误或打印错误,专利人认为不正确的内容并不是可以从原说明书、权利要求书的上下文中清楚地判断出来的。
专利权人的修改并不是根据说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案，存在作其他解释或者修改的可能。上述错误并不属于审查指南规定的能够允许修改的明显错误三种类型中的任一种，修改内容也不是能够唯一确定的。因此，专利权人对权利要求4、6所做的上述修改不能认定为是对明显错误的订正。
可以看到，合议组明确了“明显错误”为语法错误、文字错误和打印错误，且修改内容应该是能唯一确定的。由于专利权人的修改及理由并不足以符合上述要求，因此被认定为“存在作其他解释或者修改的可能”，从而未予接受。
再来看上述第①处修改。
可以看到，专利权人想利用“权利要求的进一步限定”这一理由来对权3及权4进行修改。
但是，请求人提出异议。
请求人认为，本专利原说明书和权利要求书中均没有记载“基站”包括这样一种“同步装置”的技术方案，其次，权利要求3、4所加入的技术特征“同步装置”的操作实际上是移动站的操作，而非基站的操作，针对移动站的“同步”操作，基站的操作并不需要做出相应的调整以配合移动站的“同步”操作，加入到权利要求3、4中的特征本身并不是对保护主题“基站”的进一步限定。
可以看到，请求人并不认为将权1中同步装置相关技术特征补入权3、权4是对权3、权4的进一步限定。
合议组认为，授权权利要求3、4分别要求保护一种无线通信系统中的基站，其要求保护的是在基站处执行的资源分配。专利权人新增的有关同步装置的特征是对无线通信系统的限定，所谓的“同步”实际上是移动台根据基站移动台间通信所使用的控制信息来校准以达到移动台与基站双方之间的同步，而基站下发的控制信息并不是仅仅包括同步信息或仅是用于同步，“同步装置”的操作实际上是移动站来完成的，针对移动站的“同步”操作，基站也并不需要做出相应的调整以配合移动站的“同步”操作，同步操作也并不会对基站的资源分配造成影响。分别从属于权利要求3、4的权利要求5、6也没有针对同步装置的进一步限定。基站仍旧只是完成根据请求执行资源的分配，并没有对与基站的构成或功能相关的技术内容的进一步限定。另外，权利要求3、4中已明确限定了系统是由基站、移动台构成，同步也是移动台与基站达到同步，本专利说明书的整体记载内容也未表明同步装置是在基站内实施完成。另外，关于系统中的同步装置已在权利要求1中要求保护了。
考虑到授权公告的权利要求具有公示作用：公示专利权人所拥有的排他性权利的范围，社会公众据此可以明晰专利权利边界，预测、评价自身行为是否侵犯专利权。如果权利要求在修改的基础上被维持有效，则该修改后的权利要求对社会公众而言也应当是可以预见的，即有脉络清晰的修改预期。根据授权的权利要求的内容，社会公众并不能预见到在对要求执行通信资源分配的基站的保护中还应当包括有执行移动台与基站同步的装置，专利人对权利要求3、4所作上述修改并不是社会公众可以预期的合理修改方式。
权利要求3、4新增的技术特征并不是对于其保护主题“基站”的进一步限定，并不能有效地缩小权利要求的保护范围。因此，专利权人在权利要求3、4中新增有关同步装置的修改不符合审查指南规定的“权利要求的进一步限定”修改要求。
简单总结下，虽然同步装置相关技术特征记载于权1中，但由于“同步”操作实质是由移动站实施的，和基站并没有关系，因此，即使将同步装置相关技术特征补入主题为基站的权3和权4，也仅是在形式上进一步增加了技术特征，但并非实质性缩小原有保护主题的保护范围。
虽然本案的决定要点包括：
在专利无效宣告请求的审查过程中，进一步限定是指通过在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征的修改方式，进一步限缩原专利的保护范围，其要求在实质上达到在授权权利要求保护范围的基础上进一步缩小原有保护主题的保护范围，并不是仅仅在形式上增加新的技术特征。
换言之，上述“权利要求的进一步限定”应是实质的，而非形式的相关规定是对无效阶段而言。但是，笔者不禁产生了一个疑问，由于通信类专利大多数情况会采用单侧撰写的方式，对于实质审查阶段的此种专利，如果也按照上述评判原则，是否会认为基于某一执行主体撰写的权要没有创造性？例如：
1.一种XX方法，应用于终端，其特征在于，包括：
接收来自基站的A信号，对所述A信号进行B处理，获得C信号；
将所述C信号发送至……。
2.一种XX方法，应用于基站，其特征在于，包括：
发送A信号至终端，其中，由所述终端对所述A信号进行B处理，获得C信号，并将所述C信号发送至……。
例子比较简单，对应的实体装置等其他主题权要也未示出。假设创新点就在于“对所述A信号进行B处理”，且权2中的“对所述A信号进行B处理”是在答复审查意见时修改补入的，或者本就是撰写时就存在的，是否会被认定为该特征并未对基站相关权要的保护范围造成实质性影响而使其不具备创造性呢？
更进一步，是否会对侵权特征比对造成影响？也就是，即使基站相关权要中包括上述仅由终端实施的特征，但因为其未对基站产生实质性影响，而可将其忽略。
为了便于说明，笔者所举上述示例略显简单，但实际上，通信领域的相关专利还是比较复杂的。华为等企业具有大量采用此类单侧撰写方式的相关专利，笔者也曾在《基于西电捷通诉索尼案浅谈通信领域专利撰写策略》、《从公证过程回溯多主体实施方法专利撰写技巧》等文章中介绍过单侧撰写方式的优点。但如果出现创新点特征仅由其中一个执行主体实施的话，这其实也是大概率情况，那该创新点特征是否对基于其他执行主体撰写的权要有实质性限定作用？是否影响其他权要的新创性？
说实话，笔者也很疑惑，暂时没有肯定答案。虽然本案决定要点指出合议组上述认定是针对无效阶段的，但并未明确说明其中的判断原则是否会延展至审查、侵权等其他阶段，可能需要最高院的典型案例或相应司法解释等文件进一步说明了。
对于本案，最终合议组认定上述对权3、权4和权6的修改均不符合专利法及其实施细则相关规定，对专利权人提供的权利要求修改文本不予认可，此次无效宣告请求以专利授权公告的权利要求书内容为基础。在此基础上，基于请求人提出的相应证据及理由，合议组最终认定涉案专利的权1至权4不具备新颖性，权5至权6不具备创造性，进而该专利权全部无效。
另外，还有一点值得注意。由于涉案专利的优先权日为2000年12月11日，故适用2000年8月25日第二次修改的专利法及2002年12月28日第一次修订的专利法实施细则，但审理过程中所使用的专利审查指南则是近年来修订的，更准确而言，至少是2017年4月1日修订之后的版本（可参见《审查指南到底修改了多少次？》）。这是由于不同于专利法及其实施细则为正式法律法规，专利审查指南至多算是国知局的部门规章，不受“法不溯及既往”原则的限制。因此，无论是授权还是确权阶段的专利案件，有些当事人会利用专利审查指南修改的契机，进行相关操作，例如本案如果发生在2017年4月1日之前，专利权人则很难以上述方式对权要进行修改。
综上，关于无效阶段的修改，本案具有非常典型的启示意义，但其中形式限定和实质限定的相关评判原则是否会影响新创性判断等，还有待进一步探讨。
往期回顾：
[color=var(--weui-LINK)]《2019年度专利复审无效十大案件学习心得（一）》
[color=var(--weui-LINK)]《2019年度专利复审无效十大案件学习心得（二）》
[color=var(--weui-LINK)]《2019年度专利复审无效十大案件学习心得（三）》
文章来源：徐师付的知产主义
原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/ySZEC9zZ6C_hA2O9j0FnyQ
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