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“三步法”评价创造性时最容易被忽略的一环

发布时间:2021.05.10查看:867 评论:16

在专利实务中,通常采用《专利审查指南》给出的三步法来判断要求保护的发明是否相对于现有技术具有创造性,具体为:
  • 第一步:确定最接近的现有技术;
  • 第二步:确定发明的区别技术特特征和发明实际解决的技术问题;
  • 第三步:从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发判断是否显而易见。


对“三步法”掌握的炉火纯青的审查员下发不符合创造性的审查意见一般是这样的:本专利申请公开了技术方案,其包括技术特征ABCD,找到最接近的现有技术-对比文件1(以下简称D1),其公开了技术特征A'(相当于A)、B‘相当于B以及C’(相当于C)。也就是与D1相比,本专利申请的区别技术特征在于D。基于技术特征D,本申请实际解决的技术问题是X。对此,又检索到对比文件2(以下简称D2),其公开了技术特征D'(相当于D),该区别技术特征D‘D2中所起的作用X'与本申请中的作用X相同,即D2给出了将其所公开的技术手段用于D1以解决上述技术问题的启示。在该启示下,本领域技术人员很容易在D1的基础上结合D2得到本申请的技术方案,从而得出该技术方案没有创造性的审查意见。

看到这里各位代理师朋友们有没有觉得哪里不对劲,答过数百个OA的你对于这样的审查意见应该是司空见惯,甚至觉得平平无奇了呢。如果你仔细比对,就会发现审查员把第三步判断是否具有显而易见性直接对应具体操作:判断区别技术特征在D2中的作用是否与本申请实际所起的作用相同。这样有没有什么问题?


这样机械套用的“三步法”,其忽略了D1以及D2结合中非常重要的一个环节,即,本领域技术人员是否有动机D1以及D2进行结合,这样会导致低估本申请创造性的不利后果。而代理师在答复审查意见时如果也忽略了这一点,很容易被审查员牵着鼻子走,陷入与审查员泛泛争辩的口水战,而找不到突破点。


事实上,三步法中:“从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发判断是否显而易见”,首先需要判断的就是是否有结合动机。如何判断是否具有动机,则要从最接近的现有技术D1出发,判断最接近的现有技术中是否存在这一技术问题看。需要注意的是,不一定是D1所要解决的技术问题,也有可能是本领域技术人员基于常识能够判断D1具有解决该技术问题的客观需求。


D1存在这一技术问题,本领域技术人员才会从其他对比文件或公知常识中寻找解决的技术手段。如果D1中压根不存在这一技术问题,本领域技术人员不会有解决该技术问题的初始动机,更谈不上能不能得到结合的启示了。这也是为什么我们说,发现问题也是创造性劳动的体现。事实上,随着科技的不断发展,找到开创性的技术手段的可能性越来越小,大多数发明都是在前人基础上进行的小改进或者小优化,直接忽略动机的话会发现鲜有专利能满足创造性的要求。


可见,在评价创造性过程中,存在多篇对比文件的情况下千万别忽略判断是否有结合的动机这一环节。通过判断最接近的现有技术是否存在要解决的技术问题,才有动机去考虑是否能从其他对比文件或公知常识中找到解决该技术问题的技术手段。通过对动机的分析,在有些案件OA答复中才能直指要害,在创造性争辩中达到事半功倍的效果。


原文连接:https://mp.weixin.qq.com/s/dkQF_VPTeF9Xj8MnLYqmAg



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评论列表

  • 第1楼
    你这点小伎俩,也挡不住审查员驳回的脚步。该答复的方法曾经用过,未能改变驳回的结局。

    2021/05/10 16:12

    收起回复 1
    • 2021-05-11 10:05:02

      回复 0
  • 第2楼
    太low

    2021/05/10 16:20

    0 0
  • 第3楼
    是low

    2021/05/10 16:26

    0 1
  • 第4楼
    我在答复了10个案子之后就知道了,答复只是毫无技术含量的重复性劳动,关键在于技术方案本身。

    2021/05/10 17:03

    收起回复 2
    • 2021-05-11 09:47:31

      回复 0
    • 2021-05-12 13:20:57

      回复 1
  • 第5楼
    我觉得内容更多的还是要落在实处,对审查所指出的问题做出答复,针对区别技术特征进行剖析,审查员甚至自己之前都认为功能相同的技术特征,可能细细品一下,还可以找出不同,进而得出不一样的技术效果。

    2021/05/11 13:33

    0 0
  • 第6楼
    三步法答复审查意见太鸡毛老套了,答复创造性至少要认认真真的答复200件公开不错的专利后,方可掌握创造性的答复方式,总结起来,着眼技术本身,认真分析列举的对比文件本身,可完全不用套用老太套的三步法。

    2021/05/11 20:09

    收起回复 0
    • 2021-05-12 14:02:06

      回复 0

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