“三步法”评价创造性时最容易被忽略的一环
发布时间：2021.05.10 北京市查看：2941 评论：16
在专利实务中，通常采用《专利审查指南》给出的“三步法”来判断要求保护的发明是否相对于现有技术具有创造性，具体为：
看到这里各位代理师朋友们有没有觉得哪里不对劲，答过数百个OA的你对于这样的审查意见应该是司空见惯，甚至觉得平平无奇了呢。如果你仔细比对，就会发现审查员把第三步判断是否具有显而易见性直接对应具体操作：判断区别技术特征在D2中的作用是否与本申请实际所起的作用相同。这样有没有什么问题？
这样机械套用的“三步法”，其忽略了D1以及D2结合中非常重要的一个环节，即，本领域技术人员是否有动机将D1以及D2进行结合，这样会导致低估本申请创造性的不利后果。而代理师在答复审查意见时如果也忽略了这一点，很容易被审查员牵着鼻子走，陷入与审查员泛泛争辩的口水战，而找不到突破点。
事实上，三步法中：“从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发判断是否显而易见”，首先需要判断的就是是否有结合动机。如何判断是否具有动机，则要从最接近的现有技术D1出发，判断最接近的现有技术中是否存在这一技术问题看。需要注意的是，不一定是D1所要解决的技术问题，也有可能是本领域技术人员基于常识能够判断D1具有解决该技术问题的客观需求。
D1存在这一技术问题，本领域技术人员才会从其他对比文件或公知常识中寻找解决的技术手段。如果D1中压根不存在这一技术问题，本领域技术人员不会有解决该技术问题的初始动机，更谈不上能不能得到结合的启示了。这也是为什么我们说，发现问题也是创造性劳动的体现。事实上，随着科技的不断发展，找到开创性的技术手段的可能性越来越小，大多数发明都是在前人基础上进行的小改进或者小优化，直接忽略动机的话会发现鲜有专利能满足创造性的要求。
可见，在评价创造性过程中，存在多篇对比文件的情况下千万别忽略判断是否有结合的动机这一环节。通过判断最接近的现有技术是否存在要解决的技术问题，才有动机去考虑是否能从其他对比文件或公知常识中找到解决该技术问题的技术手段。通过对动机的分析，在有些案件OA答复中才能直指要害，在创造性争辩中达到事半功倍的效果。
原文连接：https://mp.weixin.qq.com/s/dkQF_VPTeF9Xj8MnLYqmAg
- 第一步：确定最接近的现有技术；
- 第二步：确定发明的区别技术特特征和发明实际解决的技术问题；
- 第三步：从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发判断是否显而易见。
看到这里各位代理师朋友们有没有觉得哪里不对劲，答过数百个OA的你对于这样的审查意见应该是司空见惯，甚至觉得平平无奇了呢。如果你仔细比对，就会发现审查员把第三步判断是否具有显而易见性直接对应具体操作：判断区别技术特征在D2中的作用是否与本申请实际所起的作用相同。这样有没有什么问题？
这样机械套用的“三步法”，其忽略了D1以及D2结合中非常重要的一个环节，即，本领域技术人员是否有动机将D1以及D2进行结合，这样会导致低估本申请创造性的不利后果。而代理师在答复审查意见时如果也忽略了这一点，很容易被审查员牵着鼻子走，陷入与审查员泛泛争辩的口水战，而找不到突破点。
事实上，三步法中：“从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发判断是否显而易见”，首先需要判断的就是是否有结合动机。如何判断是否具有动机，则要从最接近的现有技术D1出发，判断最接近的现有技术中是否存在这一技术问题看。需要注意的是，不一定是D1所要解决的技术问题，也有可能是本领域技术人员基于常识能够判断D1具有解决该技术问题的客观需求。
D1存在这一技术问题，本领域技术人员才会从其他对比文件或公知常识中寻找解决的技术手段。如果D1中压根不存在这一技术问题，本领域技术人员不会有解决该技术问题的初始动机，更谈不上能不能得到结合的启示了。这也是为什么我们说，发现问题也是创造性劳动的体现。事实上，随着科技的不断发展，找到开创性的技术手段的可能性越来越小，大多数发明都是在前人基础上进行的小改进或者小优化，直接忽略动机的话会发现鲜有专利能满足创造性的要求。
可见，在评价创造性过程中，存在多篇对比文件的情况下千万别忽略判断是否有结合的动机这一环节。通过判断最接近的现有技术是否存在要解决的技术问题，才有动机去考虑是否能从其他对比文件或公知常识中找到解决该技术问题的技术手段。通过对动机的分析，在有些案件OA答复中才能直指要害，在创造性争辩中达到事半功倍的效果。
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