专利无效中“权利要求的进一步限定”的修改方式及其对实务的影响——《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）...
发布时间：2020.09.02 北京市查看：1809 评论：0
本帖最后由 IP之声 于 2020-9-2 10:14 编辑
近日，最高院知产庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》摘要》，公布了2019年审结的36个典型技术类知识产权案件，并提炼出40条裁判规则。
本文涉及专利无效中“权利要求的进一步限定”的修改方式及其对实务的影响。
01
《专利审查指南》对于无效程序中
权利要求修改方式的规定
对于无效程序中权利要求的修改，2010年版《专利审查指南》规定了三种方式，即权利要求的删除、合并以及技术方案的删除。
2017年修改的《专利审查指南》（2017年4月1日起实施且现行有效）中有所放宽，增加了2种修改方式：权利要求的进一步限定以及明显错误的修正。
“权利要求的进一步限定”是指，在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。
02
“权利要求的进一步限定”
需要满足的条件
相对于合并的修改方式，“权利要求的进一步限定”的修改方式中，不必将其他权利要求中的全部技术特征补入，可以只将其他权利要求中的部分特征补充到要修改的权利要求中。
对于这样的修改方式，《专利审查指南》中还有进一步的限定。
1、修改必须是针对无效宣告中的理由或者证据来作出的。
2、要满足下面的修改原则：
(1)不得改变原权利要求的主题名称。
(2)与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。
(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。
上述修改原则中，需要特别注意的是第（2）、（3）条原则。
不得超出原说明书和权利要求书记载的范围
这一原则是专利修改最基本的原则。
无论是专利审查的初审、实审阶段，还是后续的复审、无效阶段，所有的修改都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
这是因为，专利制度最根本的原则是“公开换保护”，即通过技术方案的公开来换取专利权的独占保护。
那么，要求专利保护范围必然处于原始递交的申请文件所记载的范围之内，才不会使得专利权人获得的独占保护范围超过其向公众公开的范围，从而超出公众预期。
这里的“原说明书和权利要求书”应该如何理解呢？
对于国内申请以及通过巴黎公约途径要求国外优先权的申请，其是指在申请日提交到专利局的说明书（包括附图）及权利要求书。
对于通过PCT途径进入中国的专利申请，则是指提交到国际局的PCT申请。
与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围
“授权的权利要求”是指，授权公告文本中的权利要求书。
为了保护社会公众对已授权专利文件的信赖利益，避免专利权人利用修改将专利申请时未记载的技术内容补充到权利要求书中，要求无效中对权利要求的修改不得超出原专利的保护范围。
那么，这里的“原专利”具体指什么呢？下面结合本案具体进行分析。
03
本案经纬
及对“原专利的保护范围”的理解
涉案专利授权公告文本中，权利要求1、2、18、19、20的引用关系如下图所示。
无效宣告程序中，专利权人修改了权1，将权2和权20的特征补入其中。
复审委观点
复审委没有认可上述修改，认为修改后的权1中没有包含权18、权19的特征，从而扩大了原专利的保护范围。
当然，本案复审决定是2010年作出，在2011年《专利审查指南》修改之前，适用2010年版的《专利审查指南》。
2010年版的《专利审查指南》中规定的无效程序中的修改方式限于权利要求的删除、合并以及技术方案的删除。因此，复审委的决定也是符合《专利审查指南》修改前的规定的。
北京知识产权法院观点
一审中，北京知识产权法院支持了复审委的观点。
北知院认为，授权的权19限定了铁基钎焊填料物质含有Cr、Ni、Si、B、P、Mn、C、Hf中的至少一种，并给出了每种元素的含量范围，即当铁基钎焊填料物质含有上述元素中的多种时，每种元素的量都应受到权利要求19记载的数值的限制。
而修改后的权1没有限定当铁基钎焊填料物质中含有这四种元素时这四种元素的具体含量范围，故实际上扩大了原专利的保护范围。
最高院观点
一审法院认为修改扩大了原专利的保护范围，上述认定实质上是将修改后的权利要求与原专利权利要求19的保护范围进行比对，比对基准有误。
应当将修改后的独立权利要求与原专利保护范围最大的独立权利要求进行比较，而非与原专利保护范围较小的从属权利要求进行比较。
这是因为，专利授权后对社会公众具有公示作用，社会公众的信赖利益通常建立在保护范围最大的独立权利要求上，并据此预测和评价自身行为的合法性。
因此，将“原专利的保护范围”理解为原专利的独立权利要求的保护范围，不会损害原专利的公示效力，也不会损害社会公众基于原专利而产生的信赖利益。
04
最高院裁判规则
无效宣告程序中对于权利要求书具体修改方式的限制，
应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两个法律标准的立法目的，
兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献，
不宜对具体修改方式作出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚。
05
对实务的启示
无效宣告程序中“权利要求的进一步限定”的修改方式，使得无效中对权利要求的修改方案增多，修改后权利要求的可能性也增多。
由此，也给专利撰写、专利有效性分析等实务工作带来一定影响。
1、对专利撰写的影响
一种典型的申请文件撰写方式是，先写出权利要求的结构，然后在说明书中按照顺序对权利要求中的技术方案逐一展开进行说明。
这种方式撰写出来的申请文件中，权利要求中的技术方案在说明书中逐个说明，不会发生遗漏，也不存在权利要求书得不到说明书支持的缺陷。
但是，在从权中存在多个技术特征的情况下，通常的情况，是将从权中的特征作为一个整体进行说明。
对此，建议在说明书中，尽可能将各个独立的技术特征拆开进行单独的说明。
这样，无效程序中将部分技术特征补充到其他权利要求的情况下，能够满足前述的“不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”的修改原则。
2、对专利有效性分析的影响
专利有效性分析，是指对一项专利的权利要求稳定性进行分析的工作。
比如，如果在专利防侵权分析中发现企业即将上市的产品存在侵犯授权专利的风险，则可以考虑对该授权专利提起无效宣告，来消除侵权风险。
在提起无效宣告之前，企业需要对授权权利要求的保护范围进行分析，分析权利要求书中的各个技术方案被无效的可能性。
在这个过程中，就需要考虑到无效宣告过程中专利权人可能进行的修改。
而“权利要求的进一步限定”的修改方式使得修改后的权利要求的技术方案存在更多的可能性。
因此，除了分析授权专利的独权、从权的技术方案之外，还需要考虑将从权中的部分特征补入到独权或者其他从权中得到的技术方案、企业的技术是否会落入这样的技术方案所保护的范围内、以及无效的可能性。
06
相关信息
无效决定：第29765号无效宣告请求审查决定
一审判决：(2016)京73行初5802号
二审判决：（2019）最高法知行终19号
文章作者：刘敏 文章来源：知产人刘敏，原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/pssv6KGoA-Qh4j2xO1Qoeg
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