通用版专利产生机制阐释

前记：笔者所在的团队，曾担任过多家大中型企业的知识产权法律顾问，笔者与团队成员一道，为企业制定知识产权战略、构建并实施专利产生机制尽过些绵薄之力，收效颇佳。恰逢此时，《职务发明条例草案》征求意见稿，笔者尝试未雨绸缪，希望能以自身积累的浅薄经验为企业将来贯彻实施《条例》提供些许参考意见，故成此文。

《职务发明条例》的宗旨，在其总则中已经开宗明义地体现，良善的出发点，为企业的创新转型提供了具有可行性和可操作性的指导，是笔者所认为的《条例》的最大特点。《条例》在实质上为企业的专利产生机制的形成提供了一套模板，这一模板基本上适用于大、中、小型企业，具有普遍适应性，故将由此制定的专利产生机制称为通用版企业专利产生机制。企业只需理解并运用该模板，即可实现并完善内部专利产生机制。

《条例》第三章是关于发明的报告与申请知识产权的规定，根据该些规定，企业可以依照以下流程步骤形成专利申请：

1、发明人应当主动向单位书面报告其发明，期限是自发明完成之日起两个月内

《条例》第十条明确规定：除单位另有规定或者与发明人另有约定外，发明人完成与单位业务有关的发明的，应当自完成发明之日起两个月内向单位报告该发明。发明由两个以上发明人完成的，由全体发明人共同向单位报告。

企业的研发项目，通常由其研发团队中多人共同配合完成，其中只有一人或少数几人对现有技术做出了贡献，而产生发明创造。理论上，只有这些对现有技术做出了贡献的研发人员，才能纳入发明人的考虑范围。

为了确定发明人，《条例》第三条规定：本条例所称发明人，是指对发明的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明过程中，只负责组织工作、管理工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人。

对于专利而言，该规定对发明人的定义只是沿用了《专利法实施细则》的规定，并无创新，关于如何认定实质性特点以及为该实质性特点做出创造性贡献本身，并没有任何进一步的指南。法不可能覆盖企业管理的方方面面，因此，企业在实践时仍可能因为发明人的认定而遭遇到麻烦，主要有以下两种情况：

（1）漏记对实质性特点做出创造性贡献的发明人。

（2）错将未对实质性特点做出创造性贡献的研发人员确定为发明人。

以上两种情况，均影响到企业的奖酬的有效实施，也影响到研发团队的稳定。而以上两种情况的解决，均依赖于对实质性特点做出创造性贡献的认定，尽管《审查指南》中关于创造性的判定部分，给出了“突出的实质性特点”的认定，但一方面该处规定并不足以充当判定发明人的依据，另一方面仍未解决“做出创造性贡献”这一问题。

因此，企业在制定内部专利产生机制时，应防患于未然，充分考虑这一因素，通过几下方式之一或其结合加以预防：

（1）建立研发人员研发日志制度，由项目负责人（或专人）对研发人员的日志予以确认并存档，并可将相关材料备案到知识产权部门。这一方式的优点是技术跟进及时，管理集中，缺点是项目负责人（或专人）的投入加大，管理上的负荷和成本均增大，且难以确认每一细节，往往疏于审核，轻率加以签章而出错。

（2）在按照《条例》第十一条的规定所制定的发明报告中，增加专项，体现各研发人员所完成的相应技术细节，并且，由项目组全体研发人员共同认定实质性特点。这一方式的优点是管理方便且省力省本，而且法律效果更佳，缺点是对于已经产出的发明创造，研发团队内部因为存在等级关系，容易出现真正的发明人被忽略或者部门研发人员滥竽充数的情况。

两种方式可以并用，以便相互补充，相得益彰，也可单独使用，企业可以依据自身情况加以选择。当然，也可寻找优于这两种方式之外的其它方式。不管采用何种方式，均可有效避免日后不必要的纠纷。

《条例》第十条的规定，将发明人向其单位报告其发明规定为发明人的义务，如果发明人不履行主动向单位报告的义务，必然违反《条例》的规定。因而，《条例》有为发明人争取署名权和其它合法权益背书的用意，天然地启动了底层驱动力，让发明创造在企业内部自下而上形成。第十条所起的作用将是巨大的，它引领全章，是《条例》所以具有可行性和可操作性的基础，也是企业实现创新体制转型的动力基础。群众的力量是巨大的，挖掘群众的潜力，对国家创新转型战略而言，也是必须的基石。因而，所涉发明报告的运用，值得赞许，也值得企业考究。

2、发明人与单位之间因是否职务发明发生纠纷时的处理

对于发明报告中是否属于职务发明的处理，《条例》第十二条规定：发明人主张其报告的发明属于非职务发明的，单位应当自收到符合第十一条规定的报告之日起两个月内给予书面答复；单位未在前述期限内答复的，视为认可该发明为非职务发明。进一步，《条例》第十三条规定：单位在书面答复中主张报告的非职务发明属于职务发明的，应当说明理由。发明人在收到单位的答复之日起两个月内提出书面反对意见的，双方可以按照本条例第四十二条的规定解决争议；未提出反对意见的，视为同意该发明为职务发明。

这两条规定分别给了发明人和单位两个月的时间用来就是否职务发明的问题进行协商，并且，在双方协商不一致时，预留了司法救济途径。现实中，发明人相对于其单位而言是弱势的一方，因此，一旦产生此类纠纷，恐怕折腾的还是发明人。这种情况毕竟极少，因此，在构建和实践内部专利产生机制时应不是重要因素，重要的，是遵循法规约束和出于人性化管理的需要，应为矛盾双方的协商预留时间。

3、单位应当自收到发明人的书面报告之日起六个月内完成对发明创造的处置

《条例》第十四条规定：单位应当自发明人报告职务发明之日起六个月内决定是否在国内申请知识产权、作为技术秘密保护或者予以公开，并将决定书面通知发明人。单位未在前款规定期限内通知发明人的，发明人可以书面催告单位予以答复；经发明人书面催告后一个月内单位仍未答复的，视为单位已将该发明作为技术秘密保护，发明人有权根据本条例第二十五条的规定获得补偿。单位此后又就该发明在国内申请并获得知识产权的，发明人有权获得本条例规定的奖励和报酬。

借助本条规定，《条例》实现了发明人与单位之间的交互。发明人将报告递交到其单位的知识产权部门后，该部门必须在该报告递交之日起六个月内完成内部检索、分析和审核，做出是否向国家专利局申请专利的决定。

企业需要考虑的是：结合自身的产品周期，以及代理机构的专利申请处理周期，根据《条例》所规定的最长时间进行操作，是否会影响到其专利申请的及时提出？特别是对移动终端产品、灯具、服装等高科技产品或短生命周期产品，更新换代频繁，市场变量较多，及时的专利申请显得尤为重要。因此，企业可以依据自身产品的特点，在制定内部专利产生机制时，适当缩短发明人的发明报告完成周期和企业相关部门对发明报告进行审核的周期。另外，设定这些期限时还需考虑中间处理发明人与企业之间涉及职务发明认定的异议的时间，依据笔者服务于企业的经验，建议企业将《条例》第十条至第十四条的各种期限压缩一半，可能更具普遍适应性。

需要注意的是，本条规定了发明人具有主动催告的权利和由此产生的后续处理，企业应当尽量在收到该催告之日起一个月内书面答复发明人，否则，发明人将得以依《条例》第二十五条以技术秘密为由要求补偿，企业对奖酬的处理将由主动变为被动。因此，对于确认需要申请专利的发明报告，当发明人催告时，应当及时予以处理，不必要在时间上内耗。

本条进一步规定了单位虽答复发明人不再申报专利，后又就该发明进行专利申请的，发明人有权获得本条例规定的奖励和报酬，由此看来，对于发明人的发明，企图通过程序上的拖延和权利上的放弃来逃避奖酬是行不通的。唯一可以容许企业避开奖酬的途径是企业直接否定发明报告中所涉发明创造的专利性，但是，企业对发明创造的放弃不意味着该发明创造必然成为公知技术，《条例》第十六条进一步还规定了发明人可以通过与单位协商，有偿或者无偿获得该职务发明的知识产权申请或知识产权，协商不成的，司法救济途径便可被引入，不必要的麻烦继而又产生了。所以，《条例》基本上堵塞了企业敷衍发明人的发明创造的所有道路，企业只能积极应对。

4、企业决定申请专利或者放弃发明创造的，应当提前一月通知发明人

《条例》第十六条规定：单位拟停止职务发明的知识产权申请程序或者放弃职务发明的知识产权的，应当提前一个月通知发明人。发明人可以通过与单位协商，有偿或者无偿获得该职务发明的知识产权申请或者知识产权。单位应当积极协助办理权利转移手续。协商不成的，可以按照本条例第四十二条的规定解决争议。发明人依照前款规定无偿获得有关权利后，单位享有免费实施该职务发明或者其知识产权的权利。

本条规定的目的，在于为发明创造的存活提供救济途径，允许发明人就单位放弃的职务发明通过与单位协商有偿或无偿获得其申请权，一方面可以如前所述避免单位为了避免奖酬的给付而以破罐子破摔的态度处置发明人的发明创造，另一方面则是为发明人珍惜自身的发明创造并将之转化为生产力提供了保障。并且，本条充分考虑了发明人与企业之间进行协商的灵活性，双方既可以有偿转让，也可以无偿转让，而对于单位将发明创造无偿转让给发明人的情况，如发明人就此获得知识产权的，单位享有无偿实施的便利，显然贯彻了公平的原则。

企业需要注意的是，应当将决定专利申请或决定放弃专利权时提前一个月通知发明人这一期限贯彻到其内部专利产生机制中，以免日后与发明人产生不必要的矛盾。

综上可见，《条例》仅用几条规定，便勾勒出一副发明人与其单位相互配合相互促进以产生发明创造进行技术革新的创新图景。这几条规定以时间为顺序，以发明创造向专利申请的转型过程为线条，给出了一个巧妙的专利产生机制模板。这个模板给足了自由尺度，不仅适用于大中型企业，也适用于小型企业，各类企业完全可以依据自身的现实情况，依循该模板制定出适合本企业的内部专利产生机制，可以预见，由此制定的专利产生机制，其构建成本并不昂贵，也不复杂。

诚然，作为配套，奖惩制度的完善是必不可少的，但奖惩制度本身不是本文讨论的内容。除此之外，作为一套专利产生机制，除规范发明人完成发明创造之后至专利申请完成提交之前的协作过程外，前置于发明人的发明报告，有一定规模的企业的知识产权部门还应当与研发团队配合做足准备工作，以使专利产生机制进一步完善：

1、建立研发立项制度，为研发项目进行前置专利情报检索

麻雀虽小，五脏俱全，传统企业向创新型企业进行角色转换离不开研发团队，而研发团队不应只是山寨工人，因而，不管企业规模如何，均需建立研发项目立项制度，将立项的项目通报知识产权部门，由知识产权部门直接或委托代理机构针对该项目相关的技术做出尽可能完整的专利情报检索。

众所周知的，前置专利情报检索具有诸多积极作用，既可为研发人员提供决策参考，避免研发人员的重复开发，又可避免侵权并洞悉竞争对手研发路线，因此，立项是前提，专利情报检索紧跟其后，两者相互配合，甚至相互促进彼此的完善，是专利产生机制中非常基础的一环。

前置专利情报检索实际上是一个动态的概念，它可以贯串项目研发的全过程，因为在研发过程中，研发人员针对技术瓶颈需要不断调整研发思路，直至攻克难题，这个过程中，如果有专利情报相辅助，定能如虎添翼，事半功倍，而知识产权部门参与项目的进展，也为知识产权部门系统规划项目专利布局提供了基础。

2、进行研发分析，规划研发细务，预估发明创造

研发部门在分析各种专利情报之后，理论上足以了解业内技术沿革，由此可以驾轻就熟甚至另辟蹊径，为发明创造的产生奠下基础。继而，研发部门应为内部各个项目小组细化规划研发内容和研发方向，有纲有目，分工清楚，以发挥团队成员的最高效率。必要时，研发部门可以在与知识产权部门配合下，规划技术突破点，预估发明创造的产生点，然后，将预估的发明创造的相关材料交付知识产权部门进行备案。

在研发团队就其研发项目开展研发工作的过程中，研发人员与知识产权部门之间需要建立必要的沟通渠道，例如，可以让知识产权部门参与到研发部门定期召开的研讨会中，知识产权部门负责收集研发人员在会议中涉及的技术研发信息，记载到相关案卷中，作为系统规划专利布局的参考。

3、及时把握研发进展并转换成果

目前多数的企业，其专利申请实际上缺乏系统布局，大至职员近万人且市场覆盖海内外的上市公司，小至只有几个人的研发团队，其专利申请均存在布局无序的情况。企业在研发时产生的对应于其技术突破点而形成的专利申请，看似离散无序，实际上却关联着同一个项目。发明人毕竟不懂专利，代理机构也离研发团队太远，因而，企业专利申请布局这一至关重要的工作不能假手他人，只能由企业内部的知识产权部门进行分析处理，这也是知识产权部门之所以要参与到项目研发过程中进行信息收集的原因所在。

知识产权部门在跟进研发的过程中、在收集到研发成果后，应当系统比对之前预估的发明创造与发明人已经产生或即将产生的发明报告中的发明创造两者之间的区别，综合之前收集的与研发项目相关的各种信息，对专利申请布局进行规划，制定专利申请布局方案，并反馈给研发团队各成员，督促相关发明人起草或完善其发明报告。通过双向沟通，最终确定与该研发项目相适应的专利布局，以便及早继续内部审批程序，及早完成专利申请。

如前所述，知识产权还应在发明报告提出之后六个月内进行专利申请复核，对于明显属公知范畴的所谓发明创造，如无市场宣传的需要，应果断将其去除以节省企业知识产权成本；对于发明报告中可以挖掘的技术细节，如无成本考虑，应当督促发明人补充信息，以避免遗漏无形财产。

完成上述前置于发明报告所进行的程序后，即可使企业内部的专利产生机制更趋完整，而且，一方面发明人依据《条例》的规定能自发产生专利，另一方面，企业知识产权部门的主动介入对专利申请的产生也是巨大的驱动力量，实现这种双向相互促进的专利产生机制的企业，辅之以合理的奖惩制度，其创新步伐必然加大。

综上所述，《职务发明条例草案》为企业自主创新所需的专利产生机制制定了模板，节省企业的知识产权体系构建成本，而企业在此基础上对专利产生机制进行完善，使其更适用于本企业，是企业迈向创新的有效途径。

诚然，系统的企业知识产权管理体系，仅包括专利产生机制是不足的，还需制定相应的奖酬制度和考虑专利权处分的问题。发明人的奖酬、专利权昂贵的年费这两大成本，均可能成为企业无法承受之重，都是知识产权部门应当考虑的要素。笔者无法将自身经验一一备述，《条例》本身也尚存变数，但《条例》同样针对这些问题给出了指南或启示，相信以业内同行智商之高，完全能依照《条例》制定出适合企业实际的知识产权管理体系。