你应该知道的专利回避设计

发布时间：2011.11.09 浙江省查看：23619 评论：47

本帖最后由智财黑马于 2011-11-9 20:48 编辑

你应该知道的专利回避设计
文/智财黑马

专利回避设计，或称专利规避设计，从其英文翻译，可以更好的理解这一概念，Design Around字面即“绕道而行的设计”。

专利回避设计是个很复杂的话题。我们先将基本面的内容罗列如下，作为进一步学习探讨的基础和线索。下面将有一些很好的文档，供下载参阅。

一般来说，一个成功的专利回避设计需要满足如下两个条件：

一是在专利侵权判定中不会被判侵权。这是专利回避设计最下限的要求，也是法律层面最基本的要求；

二是确保回避设计的成果具备商业竞争力、满足获利要求。不是为了回避而回避，必须考虑避免因成本过高而导致产品失去竞争力和利润空间之问题，这个是商业层面上的要求。

相应的，努力做好专利回避设计有以下的基本优点：

一是使产品更具竞争力，强化原有产品的优点，改良缺点；

二是可能产生一项或多项新的技术专利；

三是可能避免被判恶意侵权之虞。

专利回避设计需要结合专利人员、技术人员以及市场人员等各方力量，才可能更富有成效。这里对于专利人员的要求也特别高，需要有扎实的专利法律知识功底和专利实务操作经验，对技术/产品的原理非常熟捻，对产业和市场比较敏感。

特别是对美国专利进行回避设计，必须熟稔美司法体系运作，掌握美国专利判例的最新发展动向。最基本的，比如需要了解专利要件、专利权权利范围、最佳实施例(Best Mode)、可据以实施(Enabling)、藉功能界定技术手段(Means Plus Function)等专业知识，而且还需熟悉侵权判断原则和操作，比如字面侵权、等同侵权（Doctrine of Equivalents）、全面覆盖原则（ALL ELEME****ULE）、禁止反悔原则（(Prosecution File History Estoppel）、等同三步测试(Tripartite Test：Function /Way/ Result Test)等等。

这里注意，针对不同的法域，回避设计的思路和操作将根据专利法特别是专利侵权判定原则有不同的变化，不能一概而论。

讲到专利回避设计，就必要要讲到专利侵权判定。专利侵权判定是有比较严密的逻辑体系的（大家可以先看看附件中展示的逻辑图表，有机会再跟大家具体探讨）。这个在台湾和美国都已经非常成熟，在大陆很多问题还处在争鸣和探讨阶段。

专利回避设计的基本方法，比如：

1.       至少減少一个该专利权利要求中的“必要技术特征”，此方式的关键点在于找出该专利保护范围中各技术特征中最易省缺的突破口，这需要有丰富的技术设计和实务经验。Kayton博士提出了省略技术要件之回避设计包括九个步骤（见附件）。

2.       至少替换一个该专利权利要求中的“必要技术特征”，这里注意考虑所做的替换是否构成“等同”替换。

3.       利用禁止反悔原则，借助专利审查历史文件进行回避设计。具体解释略。

4.       利用专利文件中的具体实施例进行回避设计。具体解释略。

5.       利用专利文件的背景技术、提出的技术问题以及引证文件进行回避设计。具体解释略。

6.       利用失效、过期之专利文件内容进行回避设计。

专利回避设计衍生的问题：

1.       取得新技术专利能否避免专利侵权

一项技术能否获得专利，与按照该专利技术制成的产品是否会侵权，这是两个不同的问题，这个也是基本常识，需要引起注意。

2.       从专利回避设计角度检视自己的专利

我们的技术/专利，也可以用专利回避设计的思路去进行检验，难以别人回避设计的，其保护性才可称强。从技术内容上讲，是否是较为基础的、原创性较强的设计；从专利文本上讲，权利要求保护范围是否恰当，有没有捐献，等等；从专利组合的角度讲，是否有连续的或一系列的专利对该产品/领域进行了严密布局保护？

这里引出一个概念叫做“回避设计的反制”，专利人员在与技术人员进行洽谈、专利挖掘、专利撰写、专利布局规划时，就应该贯彻这个概念。Kayton博士提出了回避设计之反制的七个步骤（见附件）。

3.       从专利回避设计角度评价专利的价值

专利被回避设计的可能性是评估专利的价值的一个重要的因素（日本特许厅提出的三个因素之一，另两个是专利被撤销的可能性和被市场接受的可能性）。一件可以被轻易地回避设计的专利，其价值不仅零，而且可能产生更为负面的效应，公布了自己的技术创意，为竞争者提供了技术提示，竞争者可能更轻易的开发出更优异的产品，反制了我们的市场。

本文首发新浪微博，需要附件者可以联系作者。

标签：专利竞争力技术设计基本面