反向工程or直接判定？从无效案例看性能、参数特征的限定作用

近期，有申请人反映，目前国内多数专利均使用产品制备时的原始原料种类、含量等参数特征限定权利要求，但在实际侵权判定时，除非侵权者直接公开了产品的原始原料种类、含量等参数，否则直接通过反向工程去确定潜在侵权产品的原料、含量等较为困难。因此，部分有维权意识的申请人在专利撰写时即已经考虑直接通过产品的性能、参数特征限定权利要求，从而在产品是否侵权的判定时，不必通过反向工程，而是直接检测产品的性能、参数即能够直接判定产品是否构成侵权。

涉及到性能、参数限定权利要求的专利，譬如已授权专利：聚四氟乙烯管（公开号：CN107428958A）权利要求1的记载：

再譬如已授权专利：聚氨酯抛光垫（公开号：CN104416454A）权利要求1的记载：

那么对于此类性能或参数特征而言，其对权利要求是否具有限定作用？是否足以认定权利要求具备新颖性、创造性？

对此，《专利审查指南》中记载如下：“对于这类权利要求，应当考虑权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。如果该性能、参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或者现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同。”

笔者以一件无效案例为例，对物理参数的限定作用等进行说明，对于该案中的其他讨论重点不再进行一一描述。

涉案专利

具有改良的注射性的可注射混悬液制剂（公开号：CN100453067C）；

该案于2016年12月22日被宣告无效，无效决定要点：

对于以理化参数限定的组合物权利要求而言，在创造性的评判中，应当结合该理化参数的意义，全面考察组合物中对所述理化参数有实质影响的组成，从整体上把握现有技术中是否存在技术启示。

涉案专利授权时的权利要求1：

在无效阶段，请求人认为：权利要求1与证据1（公开号：WO9901114A1）的区别技术特征仅在于限定了混悬剂液相粘度，证据2（公开号：CN1206347A）已经给出了选择该技术特征的启示。

对于粘度含义的理解，请求人指出，所述粘度范围实际限定的是最终混悬液的粘度，而专利权人认为，是混悬液中液相和固相微粒混合之前的液相粘度。最终合议组采纳了专利权人的观点，也即所述液相粘度指的就是所述混悬液中除所述聚合物粘合剂的微粒之外的含水赋形剂带来的液相粘度。同时合议组认为：相对于混悬剂产品而言，液相粘度仅相当于一种中间产物的参数性能，在活性物质微粒确定的前提下，所述液相粘度本身取决于含水赋形剂的具体组成和含量，从而对混悬剂的稳定性和注射性能产生影响。因此，评价权利要求1的创造性时，应当从制剂中含水赋形剂的实际组成在现有技术中是否存在技术启示上予以考虑。

合议组认可涉案专利权利要求1与证据1实施例16的技术方案的区别为所述混悬液的液相在20℃下具有大于约60cp、小于约600cp的粘度。

涉案专利相对于证据1实际解决的技术问题是，通过选择特定的含水赋形剂组成，从而保持一定的液相粘度范围，使混悬液注射剂具有较好的稳定性，同时保持混悬液注射剂较好的注射性能。

基于证据1和证据2，本领域技术人员有动机去对液相粘度的范围进行调整，来针对特定的活性成分微粒的混悬剂同时取得较好的稳定性和注射性能。而20℃条件下测定粘度是常规技术手段，进而结合其他显而易见性地分析认为涉案专利权利要求1不具有创造性。

最终，结合其余权利要求创造性的判断，该专利被宣告全部无效。

在专利被无效后，专利权人提起了行政诉讼，最终法院基于“被诉决定有关本专利权利要求1相对于证据1、证据2和公知常识的结合显而易见的认定缺乏事实和法律依据”撤销了该无效决定，显然，法院对于该项权利要求中物理参数的限定作用也是认可的，只是从非显而易见性事实不清、证据不足的角度否定了国知局的判定。

在前文提及的专利——聚氨酯抛光垫（公开号：CN104416454A）的无效阶段，请求人对于物理参数的限定也提到了：“该物理性能参数区别是由抛光垫本身的性质带来的，不构成对权利要求保护范围的限定”。而专利权人则认为“该区别对权利要求具有限定作用，与其它特征共同解决了本专利的技术问题”。由此可见，物理参数等的限定作用在专利无效阶段是一个重要的可争辩点。

综合以上内容来看，在专利撰写时，基于后续维权目的或其他目的，可以使用性能、参数特征对权利要求进行限定，但需要注意以下内容：

其一，相关性能、参数是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成；

其二，若推定保护的产品与对比文件产品相同，则需要进一步举证证明是否能够根据申请文件或者现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同；

其三，在确定该性能、参数构成区别技术特征后，运用创造性的判定方法，判定产生的技术效果，实际解决的技术问题，以及显而易见性等，综合确定权利要求是否具备创造性。

需要注意的是，依照目前我国的专利审查尺度而言，对于仅凭借性能、参数特征限定的权利要求来说，获得授权乃至获得较大范围的授权难之又难。维权虽是最终目的，但维权的前提必然是专利取得授权。因此，撰写人员在撰写阶段即需要考虑性能、参数对权利要求是否有实际的限定作用，以及实审阶段会遇到的非显而易见性等的判定情况。进而通过实施例、对比例的设置以及权利要求的多层级设置为后续审查做准备，同时也应在权利要求和/或说明书中记载原始原料的组成成分、含量，从而避免后续审查阶段退无可退。