美国专利申请实务 - 关于与审查员协商争取授权的一些建议

我本人在美国从事专利申请业务多年，处理过至少几百件申请。有时，会遇到这样的情况。来自中国的专利申请，在提交过多次RCE后，最终被驳回，无法授权。这样一个申请，官费加律师费客户已经花费上万美元，但最终什么都没得到。一来有些客户无法接受，二来作为代理人也无法向客户交差。我对这种情况有些实物操作建议，可以与大家分享。

其实，在美国，很多情况下可以寻求审查员帮助，让审查员给出个可授权方案的offer，并最终获得专利权，在客户同意的情况下，我经查会这样做。根据我个人经验，对于上述疑难申请的成功率还是蛮高的。具体而言，首先需要大家了解一些背景信息。

美国审查员工作量指标与专利局创收

这部分信息是法律和法规中没有明确记载的，但是大家有必要了解。美国审查员在工作量上每月有审查指标。之前我们培训时讲过，具体点数我记不住。但是大体而言，OA1点数最多，Final OA较少，RCE后的 Non-Final OA计额外点数，没有OA1那么高，但也不少。因此，从审查员的角度出发，他当然希望你提交RCE，这样再发出OA。这个OA对于审查员而言工作量较小，点数高，最具性价比。

另外，美国联邦政府向来财政紧缺。RCE是政府创收的一项来源。第一次RCE是1360美元，第二次及以上是2000美元。从专利局的角度出发，RCE是高性价比的收入。虽然没有公开申明，业界普遍认为，审查员需要申请提交一定数量的RCE帮助创收。

因此，当专利申请人提交RCE后，尤其是提交多次RCE后，申请人实际上是帮了审查员的忙。在这种情况下，如果申请人向审查员寻求帮助，表示愿意接受较窄的权利要求保护范围换取授权，很多情况下，审查员不会拒绝，而会尽可能帮你想办法，（毕竟收了那么多钱）。

具体操作

很显然，这种请求不应留下书面记录。因此需要美国律师配合，以电话会晤的方式向审查员表达意图。就我个人经验，最佳的时机是在收到第二次或第三次Final OA之后效果较好。比如收到第二次Final OA后，可先提交AFCP修改（无官费），并要求审查员进行电话会晤。AFCP电话会晤往往非常简单，审查员99%的可能会直接告诉你提交的修改不能克服现有技术，或需要重新检索，因此需要RCE。在这个时机，律师可以表示，如果我们再提交一次RCE，审查员是否可以考虑给我们一个Offer。说白了，就是以一次RCE作为交换，希望审查员从他的角度提供可授权专利特征。这里，审查员往往不会向你保证能够成功。一般会回答我明白你的意思，我可以给你看看，但不保证能行。根据我的经验，有相当一部分专利审查员最终会给你offer。

关于为什么申请人找不出可授权特征，而审查员能够找出，主要原因在于，来自中国（或其他国家）的专利申请的第一语言不是英语，翻译成英文不可避免出现理解偏差，因此存在语言障碍。即，审查员根据英文权项的理解与中文原意存在偏差。中国客户、代理人认为有价值的特征，美国审查员可能有不同理解。反之亦然，审查员认为重要的特征，中国客户可能反倒看不出来，双方存在误解。并且，审查员的技术背景也不尽相同，这更加剧了双方看待同一特征，对于该特征的重要性理解不同。多次OA交换，实际上好似“鸡同鸭语”。寻求审查员帮助，就是在请问表述他怎么看这项专利申请。很多时候往往有突破性进展。

注意事项

这样做一个最大的问题就是，审查员给你的offer往往范围较窄，比如将好几项权利要求并入权1。因此，如果你的专利申请与现有技术不同，存在较强创造性特征，我个人不建议这种做法。而仅仅是现有技术与本申请确实比较相近，实在找不出较好理由的情况下，我才建议寻求审查员帮助。

另外，很显然，这种方法不能保证成功。因此，RCE修改和争辩还是要仔细准备。

如有问题，欢迎大家交流。

孟繁琦

美国Brooks Kushman事务所。律师，美国专利申请，无效，诉讼。

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