关于美帝专利局强制要求专利说明书.docx格式提交的一些介绍

近来很多国内同行应该已经听说了美帝专利局的新规定。即：从2023年4月3日起，专利申请说明书将强制要求以.docx格式提交。这里我稍作介绍，希望对大家有帮助。

首先声明一点，本文发表日为2023年1月中旬，由于系统目前正处于试运行阶段，日后正式运行的版本可能会略有出入，大家还需自行调整。

具体要求

首先，要求采用.docx格式提交的申请仅限于根据美帝专利法第111条提出的申请。

涉及111条的申请包括：正式国内专利申请（无论是否要求外国或本国优先权）。

不包括：外观设计，临时申请，以美帝专利局作为提交局的PCT申请，以及PCT申请进入美帝国家阶段。

另外，.docx文件仅限于专利说明书和权利要求书，不包括附图以及其他文件。

特别提醒文件是需要使用.docx格式，而不是.doc格式。

要求的强制性

目前系统已经上线，申请人现在就可以提交.docx说明书。但目前系统并不强制要求。

2023年4月3日起（有可能延期），专利局将强制要求。其实，这个规定理论上并没有强制性，只不过如果申请人没有提交.docx格式的说明书，专利局将额外收取400美元官费。因此，对于大多数企业而言，这个规定实际等于强制。

潜在问题

虽然.docx和pdf内容没有本质区别，但是实际操作起来，.docx文档可能存在是否能正确显示的问题。尤其要注意的是：公式，表格，和特殊字符。

我本人从业中偶尔会遇到这样的问题。.docx文档在我的电脑能够正确显示，可是到了同事的电脑上却无法正确显示。反之亦然。这个问题对于来自国际的文档（比如来自中国的申请）尤为突出。这是因为这些文档经常带有外语字符，能否正确显示取决于你的电脑是否安装了该国语言包。公式和表格也有类似的问题。

也就是说，你认为正确的.docx文档上传后，在专利局和审查员那边，可能造成不同的显示。专利申请公开更是如此。这些问题在PDF中是不存在的。

过渡方案

专利局也意识到了这个问题，因此在2023年6月30日前（有可能延期），允许申请人在提交.docx的同时，一并提交PDF格式的附加说明书（auxiliary specificaiton）作为备份。这两个版本的说明书都可作为原始专利的范围。6月30日后，专利局将不再接受PDF说明书。

对于国内同行的建议

虽然具体操作是由美方律师完成的，但是作为与美方有合作的中方事务所，也需要做出相应配合，确保交接顺利完成。以下是我的一些建议：

1. 明确指示，避免责任纠纷。如果你有给美国申请的案件，建议在指示信件中明确表示要求美方以.docx格式提交，并且明确表示，客户不会支付400美元额外官费，从而避免日后因指示不明确造成的账单纠纷。

2. 将正确的.docx文件提交给美方。这里需要提供.docx文件，而不是提供.doc文件，以避免美方转换格式时造成问题。另外，不要在.docx文件中夹杂中文字符。尤其要注意的字符包括：逗号，分号，引号，冒号，问号等。因为这些字符中英文都有使用，但是中文的版本与英文版本不同，有时会造成格式混乱，甚至无法正确显示。

3. 公式是最难处理的项目，因为即便中方和美方word都能正确显示，上传到专利局一样有可能出现问题。鉴于此，我们的建议是将所有公式额外再以附图的形式提交。比如你原来有5张图，再额外添加图6，将每个公式以图片的形式加入图6。这确实比较麻烦，但却是个比较保险的方法。

4. 在6月30日之前，可以建议美方同时提交.docx和PDF版本的说明书，通过这几个月吸取经验。

孟繁琦

美国Brooks Kushman事务所。律师，美国专利申请，无效，诉讼。

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