美国101问题，软件抽象方法进一步介绍，2022 – 美国专利101 – 抽象方法

之前，我在论坛中发表了两篇关于美国101问题的帖子，分别是《美国专利101问题，软件抽象方法不属于授权主题的一些介绍和建议》以及《美国专利101问题，软件抽象方法不属于授权主题2019年最新更新》。之后，有许多朋友私下联系我，有问题需要解答。经过总结，我认为有必要再发帖澄清一些问题，从而在实践上对大家起到帮助。

阅读本贴前，建议先读以上两篇帖子，作为基础。

本贴专注于收到101条抽象方法拒绝后的实际操作。并且，本贴部分使用了美国专利局《2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance》（下文称“指南”）中的一些例子作为参考。

首先回顾以下现行101问题的分析步骤：

步骤1：权利要求中是否记载101条中所指出的过程（process），机械（machine ），制成品（manufacture），或物质组合（composition of matter）。

步骤2A：

- 第一分步（Prong one）：权利要求是否记载司法例外（Judicial exception）？如果没有记载，该权利要求符合101规定。如果记载，至第二分步继续分析。

- 第二分步（Prong two）：权利要求是否记载额外元素使得将该司法例外综合到实际应用？如果能够综合到实际应用，该权利要求符合101规定。如果不能综合，至2B步骤继续分析。

步骤2B：权利要求是否记载“构成显著超越该司法例外的额外元素”？如果记载，则符合101规定。如果没有记载，则不符合101规定。

分析：

步骤1一般都没有问题，软件方法属于process。

步骤2A是关键，实践经验而言，能够成功说服审查员和上诉委员会的案件大多应在2A步骤。因此，以下具体分析内容将着重在2A的两个分步。

2B步骤的分析与2A步骤的第二分步存在重叠之处。所以，如果2A第二分部分析过不了，步骤2B的困难将非常大。此外，2B步骤又称作“创造性概念（inventive concept）”分析。这类似于对于现有技术的创造性，将权利要求特征是否“众所周知，常规，惯用（well-understood, routine, conventional）”作为分析因素从而确定权利要求是否存在创造性。对于一般专利而言，技术方案大多是针对现有技术的改进，在不能通过2A分析的情况下，想达到2B步骤的“创造性概念”难度较大。

具体分析：

鉴于上述内容，实践中最有可能克服101问题的方案是针对步骤2A。2A步骤分为第一分步与第二分步。只要权利要求能够克服一个分步的要求缺陷，即可克服101问题。

2A第一分步：

首先，收到审查员101问题的OA后，应尽可能修改权利要求使其符合第一分步的规定，即，尽量避免权利要求直接陈述记载涉及抽象方法的特征。抽象方法大体分为3种：

1. 数学概念（mathematical concept）

2. 思维过程（mental process）

3. 组织人类活动的方法（method to organize human activities）

数学概念：关于数学概念，现行的分析标准较为模糊。官方给出的解释是“权利要求仅仅记载基于数学概念的特征并不被视为描述数学概念。”这样的说法几乎和没说一样。审查员与审查员之间存在很大差异，专利局与上诉法院也存在差异。因此，目前没有一个统一的办法。

实践经验而言，权利要求中应尽可能避免使用数**算词汇，比如“对x使用傅里叶变换计算y结果”。更好的一种说法是“对x应用傅里叶变换，从而生成y结果”。后一种说法不一定能行，但是相较于第一种说法更不容易造成问题（没有直接使用“计算”一词，并且看似它有一个“生成”步骤）。

思维过程：这是最常见的抽象方法101 问题。相比于数学概念，对于思维过程的判断标准更为明确：即，一项特征是否可以实际地通过人类思维进行。在指南2019年37号案例中，专利局针对以下发明两项权利要求给出了例子。

背景：电脑“开始菜单”中图标一般是按字母顺序排列的。本发明旨在将更加常用的图标排列在更加接近开始菜单按钮的位置，方便用户使用。

描述了思维过程的特征：“使用处理器确定每个图标在预定时间内的使用数量”。这样描述特征将构成2A步骤第一分步问题，需要转向第二分步二位分析。虽然权利要求中记载了“使用处理器”，但是这个特征是可以通过人类思维活动来进行。比如，用户可以人工记忆每个图标使用了多少次。

没有描述思维过程的特征：“通过处理器在预定时间内跟踪与图标相关联的应用程序的内存分配量来确定每个图标在的使用量。”这样描述不存在第一分步问题，因为单纯人类思维过程不可能知晓一个应用程序的内存分配。

注意：在实际操作中，希望通过第一分步克服思维过程问题，很多时候不可避免需要描述额外特征从而缩小权利要求范围。

组织人类活动的方法：这种情况一般包括例如银行转账方法，将数据分享的方法等。专利局迄今为止尚未给出明确的判断方法。一般认为，只要权利要求涉及“组织人类活动”的方法步骤，即出发第一分步内容，需要通过第二分部或2B来克服。除非变更权利要求发明主题，否则没有太好的办法通过第一分步克服101问题。

2A第二分步：

这里需要澄清一个困扰许多同行的问题。假如一项权利要求中有5个特征，但只有一个特征描述记载抽象方法，那么这个权利要求是否依然会引发2A第一分步问题？答案：是。 这个权利要求第一分步过不了。但是，这个5个特征结合起来可能通过第二分步符合101的规定。

如我之前2019年的那个帖子中提到的，将司法例外综合到实际应用需要至少要一个以下因素：

1. 对权利要求整体进行分析，该权项技术特征对计算机自身，或对于其他技术或技术领域构成改进；

2. 所记载的额外技术特征应用该法定例外，起到了特定的治疗或预防疾病或医疗状况的效果；

3. 额外技术特征使得法定例外与特定机器与制造相结合；

4. 额外技术特征将特定物质转化为另一种状态；以及

5. 额外技术特征以超越一般将法定例外与特定技术环境相联系的方式应用该法定例外，从而权利要求整体上超于了对于该法定例外的垄断。

从实际经验上来看，最可行的2A第二分步的策略是上述第1点，即，权项所记载的全部技术特征整体而言对计算机以及相关技术构成了改进。这里的改进门槛不高。一般而言，只要是对现有技术的任何缺陷做出改进即符合要求。

继续上述排列电脑图标的案例，权1记载：

1. 一种重新排布计算机系统GUI图标的方法，包括：

   通过GUI接收基于特定条件整理每个图标的用户选择，其中，所述用户选择是用户使用每个图标的数量；

   使用处理器确定每个图标在预定时间内的使用数量；以及

   基于所确定的使用数量，自动将最多使用的图标移动到计算机系统的开始图标最接近的GUI位置。

以上权项由于记载“使用处理器确定每个图标在预定时间内的使用数量”触发第一分步问题，需要第二分步分析。但是，通过对该权项全部技术特征整体分析，可以得知这个技术改善了用户界面，更加方便用户对计算机进行使用，因此构成对计算机自身及相关技术的改进，符合“综合到实际应用”的要求。因此，通过第二分部分析。

再以第40号案例分析：

技术背景：现有的网络监控技术连续采集NetFlow协议数据并分析包裹丢失、错误。大多数情况下这是不必要的，浪费了网络资源。

权1. 一种用于自适应监控连接在网络中多个计算机设备之间的网络设备的流量数据的方法，包括：

   （a） 通过网络设备采集从该网络设备经过的网络流量相关流量数据，所述流量数据包括至少一个网络延迟、分组丢失、或抖动；

   （b） 通过网络设备将所述至少一个所采集的流量数据于预定阈值相比较；以及

   （c） 当所采集流量数据大于所述预定阈值时采集与所述网络流量相关联的额外流量数据，所述额外流量数据包括NetFlow协议数据。

分析：权1触发2A第一分步，因为步骤（b）可以通过人类思维直接进行。虽然（b）记载了该步骤是通过网络设备进行的，但是这个步骤本身不需要通过任何设备，而用户可以直接在大脑中完成这个阈值比较步骤。因此，由于（b）描述了思维过程，权1需要进行第二分步分析。

在第二分步分析中，需要确定权1所描述的方法（包括所有技术特征）是否对现有技术构成了改进。虽然，权1中每个步骤独立看起来无非采集数据，分析数据，但是相较于现有技术，权1改善了网络监控效率，尤其步骤（c），仅仅当流量数据大于阈值（显示存在异常）时，方法才会采集NetFlow协议数据，从而避免了过量的数据采集与分析，提高了监控效率。

权2.  一种用于自适应监控连接在网络中多个计算机设备之间的网络设备的流量数据的方法，包括：

   （a） 通过网络设备采集从该网络设备经过的网络流量相关流量数据，所述流量数据包括至少一个网络延迟、分组丢失、或抖动；以及

   （b） 通过网络设备将所述至少一个所采集的流量数据于预定阈值相比较。

权2与权1其他部分相同，仅仅没有（c）。与权1一致，触发第一分步，需要进行第二分步分析。而由于没有（c），权2仅仅收集，处理数据。综合而言并没有对技术构成任何改进，因此不能通过第二分步。

至于2B步骤，由于（a）和（b）的特征是本领域中常用的手段，因此不能通过2B分析。

再以45号案例分析：

在材料加工注塑成型（injection molding）工艺中，将未固化原料注入模具中加热，固化率取决于温度，并可用行业内已知的Arrhenius公式计算。当固化率达到一定比例时，需要及时将原料取出。过早或过晚取出都会影响材料性质。

权1： 一种用于注塑成型装置的控制器，所述注塑成型装置包括定义用于接收未固化聚氨酯的空腔的模具，在装置的运作周期中加热未固化聚氨酯以形成成型品，所述控制器被配置用于：

   （a）反复获得模具温度测量；

   （b）使用所获得的温度与Arrhenius公式计算模具中聚氨酯固化完成程度；以及

   （c）将聚氨酯固化程度确定为百分比。

权2：如权1所述的控制器，进一步被配置用于：

   （d）当聚氨酯达到目标百分比时向所述注塑成型装置发送控制信号，所述控制信号指示所述装置打开模具并从模具中弹出成型的聚氨酯。

权1分析：步骤（b）记载多种抽象方法。使用Arrhenius公式计算属于数学概念；并且步骤（b）可以通过人类思维直接进行。此外，Arrhenius公式仅仅是对一种自然现象的数学表达。因此步骤（b）还涉及自然现象。步骤（c）也存在问题。将程度转换为百分比是一种数**算，并且可以通过人类思维进行。总之，权1存在2A第一分步的各种问题。

第二分步分析，由于（b）和（c）仅仅是数学计算，其没有对注塑成型装置做出任何改进，因此我们只能寄希望于（a）步骤所记载的额外特征。但是，由于（a）所记载的特征仅仅是用于计算的先前数据收集步骤，并且（a）的特征描述非常概况，没有具体怎样收集的步骤， 也没有对装置构成改进，因此不能通过第二步骤分析。

2B步骤分析过程于以上第二分步类似，但是额外考虑到权1是否记载创造性概念。如背景技术中所提到的，这3个步骤在本领域中都是已知的，因此不符合2B分析。

权2分析：通过步骤（d）的技术特征，控制器可以有效避免过早或过晚弹出成型的聚氨酯，从而避免固化不足或过度固化的问题。因此（d）改善了注塑成型装置以及工艺流程，通过第二分步分析。

权3：（此处我对照原文对权3进行了略微变化以便于介绍）一种系统，包括与权1所述的控制器相连接的反复测量模具温度的ARCXY热电偶温度计。

分析：权3不符合2A的规定，但是符合2B的规定。因为本案假象背景中ARCXY热电偶温度计在本领域中之前没有使用过，因此具备2B中所要求的创造性概念。由于创造性的存在，权3虽然没有对技术进行改进，但依然符合101的规定。（这个例子有些牵强，不具备普遍性。）

实用技巧：

除以上的分析外，有几点常见问题需要大家注意.

首先，在101问题上不同的审查员审查尺度不尽相同。相比之下，上诉委员会的审查尺度较为统一，与给出的例子较为一致。我本人处理过若干类似案件，申请过程中无法说服审查员，客户又不希望对权项进行不必要修改，那么只能上诉。在我处理的案件中，101问题大多翻案，并最终授权。

其次，关于技术进步，最好的方式是能够得到说明书的支持。即，建议在背景技术中明确描述现有技术的不足，比如网络监控那个案子，可以直接描述类似“现有技术中服务器持续接收并分析NetFlow协议数据。在没有故障的情况下，这造成了资源浪费…”这样你争辩技术改进的论点就有依据。

另外，101问题最好能够与审查员进行电话沟通，口述现有技术的不足与本案的进步。这样解释更加清楚，而且不会留下过多记录。书面争辩技术进步在诉讼时存在风险，因为它可能被解释为进一步限制权利范围。

最后建议大家把专利局给出的那些例子分析清楚。在答复时，可以将你的权利要求与例子进行比较，像引用判例一样，很多时候这对审查有帮助。

有什么问题欢迎回复本贴，或私下联系我。

孟繁琦

美国Brooks Kushman事务所。律师，美国专利申请，无效，诉讼。

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