专利侵权诉讼之先用权抗辩

我国《专利法》实行先申请制度，即使发明创造由他人先完成，专利的垄断独占权仍属于先申请人，此时，仅因专利权人申请在先，而禁止先用权人实施该项发明，有失公平。为此，《专利法》规定了先用权抗辩，“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”，不视为侵犯专利权。
 
不视为侵犯专利权的实质是，被诉侵权技术方案已经落入专利权的保护范围，作为例外情况，不对其行为进行惩罚，因此，先用权抗辩适用的前提是构成侵权，即先用权人制造的产品或使用的方法与先申请人专利权保护的产品或方法相同。
 
除此之外，适用先用权抗辩还应满足，一、专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法，或已经作好制造、使用的必要准备；二、仅在原有范围内继续制造、使用。
 
司法实践中，关于“专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法”歧义较少，关于“必要准备”歧义较多，一般需要满足（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。即，已经完成技术方案，且，已经投入生产资源。对于证明已经完成技术方案的技术文件，可以是先发明人单方制作形成的技术图纸、工艺文件、检验报告等。对于证明已经投入生产资源，一般需要提供采购清单、报价单、转账记录等。
 
 “原有范围”系指专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。即“原有范围”的主要衡量标准是“生产规模”，而生产规模主要是由生产过程中投入的资本数量决定的，其实物形态具体表现为机器、设备和厂房，因此，对于证明仅在原有范围内继续制造、使用，一般需提供专利申请日前的机器设备数量，厂房面积等，专利申请日后更换原有机器设备或其零部件，可能因延长机器设备使用寿命，而超出“原有范围”。
 
另外，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》对先用权抗辩的适用进行了两项不予支持的规定，一、被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持，即先用权抗辩中，先用权人的技术方案必须合法获得，不能是抄袭、剽窃他人的技术方案。二、先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，即转让和许可他人实施均属于超出“原有范围”，但该条有例外，该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的不属于超出“原有范围”。