评美国专利法中最佳实施方式的规定及其修改
发布时间：2012.04.04 北京市查看：10925 评论：2
A comment on the Best Mode Requirement in U.S. Patent Law and its Amendment
评美国专利法中最佳实施方式的规定及其修改
Abstract: The legislative purpose of best mode requirement is to provide for the public maximum invention-information. The Leahy-Smith American Invents Act enacted in 2011 made some amendments to the U.S. Patent Law. According to American Invents Act, that failure to disclose the best mode shall not be basis for infringement defense although the Act still requires applicator to disclose the best mode to obtain patent in prosecution. This amendment is to lower the judicial cost and comply with international practice. But the lack of subsequent system security makes the best mode requirement remain more apparent than real. In the aftermath of American Invents Act, that failure to disclose the best mode in earlier-filed applications will not affect the validity of applications claiming priority to provisional applications, applications filed as continuation-in-part applications, and national stage applications claiming priority to international PCT applications or make them unable to enjoy the priority.
Key Words: Best Mode Requirement Authorized Conditions Defense of Patent Infringement Patent Invalidity
评美国专利法中最佳实施方式的规定及其修改
【摘要】要求披露最佳实施方式的立法目的在于使公众能最大限度地获取发明信息。2011年通过的《莱希——史密斯美国发明法案》对原《美国专利法》中关于最佳实施方式的规定进行了修改。根据新法案，发明人披露最佳实施方式虽然仍是获得专利授权的条件之一，但被控侵权人不能将发明人未披露最佳实施方式作为专利侵权的抗辩事由。此次修改意在降低司法成本并与国际接轨，但缺乏后续制度保障使得最佳实施方式的存在有名无实。修改之后，在先申请未满足披露最佳实施方式不会导致以该申请为优先权基础的继续申请或国际申请被认定为无效或丧失优先权。
【关键词】 最佳实施方式 授权条件 侵权抗辩 专利无效
披露最佳实施方式要求（best mode requirement）的立法目的在于防止发明者在获得专利保护的同时对公众隐瞒发明的优等实施方式。[1]专利法理论认为，最佳实施方式的规定保证了公众获得关于发明实施方式的全面披露。从某种程度上讲，最佳实施方式的要求旨在平衡专利权人和竞争者之间的竞争地位，避免专利权人将发明的有价值部分作为商业秘密进行隐藏。这种加强公开的义务能协助竞争者了解发明的最有效施行方式。[2]
一、 原《美国专利法》对最佳实施方式的规定
美国专利制度关于最佳实施方式的雏形最早出现在《1793年专利法案》中。该法案规定，“在涉及机器的情形下，发明人应对其中的原理以及运用该原理过程中发明人考虑到的诸多实施方式（several modes）进行充分解释。”此外，如果说明书“没有包含关于发明的所有事实情况”或“所包含的内容不足以产生描述的效果”，并且“（根据相关证据），发明人看起来具有误导他人的意图，或者实际上误导了公众”，那么此专利应被认定为无效。
《1870年专利法案》对《1793年专利法案》的措辞进行了修改。根据《1870年专利法案》，发明人不再需要对运行机器的“诸多实施方式”进行披露，而仅仅需要对“最佳实施方式”（best mode）进行描述。通常认为，根据《1870年专利法案》的规定，发明人如果未能披露机器运行过程中其所考虑到的最佳实施方式，那么该机器专利将因此而被认定为无效。[3]
《1952年专利法案》将最佳实施方式的披露范围从机器专利拓展至所有类型的专利。《1952年专利法案》第112条规定，专利说明书“必须指出发明者认为实施其发明的最佳实施方式”。该条规定要求发明者不仅要披露如何制造与使用发明，还必须披露实施发明的最佳方式。[1]另外，《1952年专利法案》第282条对侵权抗辩事由进行了规定，“在任何涉及专利有效性或专利侵权的诉讼中，以下内容属于抗辩事由：…（3）涉案专利或任何权利要求因未能满足本章第112条或第251条的规定而无效。”[2]因此，未披露发明的最佳实施方式将导致经授权的专利事后被认定无效或成为侵权抗辩的理由。
虽然相关规定早在1793年便存在于美国专利制度中，但最佳实施方式要求的具体含义并不确定。法院并不会对发明人应如何披露最佳实施例做出判断，而仅仅是对发明人的披露是否充分进行判决。[3]此外，最佳实施方式的规定也并未要求发明人披露发明的每一处细节。例如，发明人无需披露产品的生产方法、材质以及生产细节，除非对于该领域普通技术人员而言，只有获得了这些信息才能够实施该发明。[4]
根据美国判例法，判断发明人是否在申请时公开了最佳实施方式的测试法包含两部分内容：一是在专利申请时，发明人主观上知晓实施该发明的较佳方法；二是发明人隐藏了该较佳方法：[5]
1、主观方面：发明人主观知晓存在实施发明的较佳方法
该部分主要考察的是在提出专利申请时，发明人是否知晓一种比说明书中所记载内容更佳的实施发明的方式。和大多数专利法中规定的客观判断不同，最佳实施方式中对发明人是否知晓较佳方法的判断是一种主观测试。该测试与本领域普通技术人员的认知无关，只与发明人的认知有关，即主要考察的是发明人提出专利申请时的思维状态。
2、客观方面：对该方法的隐藏
第二步判断使用客观标准来测试发明人是否事实上公开了最佳实施方式，如果发明人事实上知道最好的方式，就应该将他所知道的与所披露的内容进行比较。[6]这项判断涉及本领域普通技术人员是否了解发明人在专利申请中公开了其主观上的最佳实施方式。
美国法院对发明人是否披露了最佳实施方式的判断涉及对案件所有证据与情势进行综合考察。法官必须充分考虑发明的范围、该领域的技术水平、发明人主观状态的证据以及其他所有证据以评价发明人是否隐藏了该领域普通技术人员并不知晓的信息。[7]
二、对最佳实施方式规定的批评与修法意见
尽管最佳实施方式的规定极具特色，但许多美国业界人士认为该条款不利于创新与生产力的发展。[8]以通用电气公司、3M公司为首的大企业对美国专利制度中关于最佳实施方式的规定表示强烈反对。大企业阵营在向立法机关提供的报告中指出，在专利诉讼中，以未披露最佳实施方式为由质疑专利效力显然涉及主观判断，而申请发明时申请人所认为的最佳实施方式可能与数年后他人实施或使用该发明时的最佳实施方式并不相同。[9]具体而言，要求****对最佳实施方式的规定进行修改的人士提出了三点理由：
1、 将未披露最佳实施方式作为侵权抗辩事由提高了司法成本
反对者认为：首先，《美国专利法》中关于最佳实施方式规定的含义并不精确，需要通过司法判例予以解释；其次，对发明人主观状态的判断十分困难，通常只能采用情势证据（circumstantial evidence）加以证明，因此法庭审判前针对发明人主观状态的证据开示程序不仅耗时，而且对司法资源造成了严重的浪费。美国专利法修改司法委员会与国会出具的报告中也提及了这一点。[10]此外，专利被控侵权人常常将权利人未能披露最佳实施方式作为一项专利策略战术，这种策略极大地拖延了权利人获得救济的时间，提高了诉讼成本。
2、 最佳实施方式的规定无法促进权利人进一步公开信息
反对者认为，《美国专利法》中关于可实施性（enablement requirement）与文字描述的要求(written description requirement)已经对发明的充分公开进行了规定。在此背景下,最佳实施方式的规定对发明者进一步公开信息的促进效果极其有限，因为《美国专利法》并不要求发明人对其所知晓的最佳实施方式进行更新。
3、 其他专利体系中不存在最佳实施方式
反对者称，其他国家专利制度中并不存在要求披露最佳实施方式的相关规定，美国专利制度中这一独特的规定给外国发明人在美国申请专利保护设置了障碍，并导致了不确定性的产生。[4]因此，为了和其他国家的专利制度接轨，应当删除关于最佳实施方式的规定。
但是在最佳实施方式的修改问题上，美国国内并未出现一边倒地要求删除该规定的现象。要求保留这一规定或提高披露标准的声音也不绝于耳。针对反对者的修法意见，支持者提出的保留理由主要包括以下三个方面内容：
1、披露最佳实施方式不会导致司法成本增加
要求删除披露最佳实施方式规定的最主要理由是司法成本的浪费。但是针对这一点，有学者指出，构成专利诉讼成本的要素有很多，而最佳实施方式仅仅是专利抗辩事由中很小的组成部分。虽然最佳实施方式的存在使得证据开示的范围变大，但该制度究竟增加了多少诉讼成本并不能被准确量化，并且没有证据能够表明最佳实施方式比可实施性或文字描述要求所占用的司法成本更高。甚至有分析报告指出，在美国专利诉讼中，对恶意侵权（willful infringement）与不公正行为（inequitable conduct）的判断所占用的司法资源最多，而对最佳实施方式是否被满足的司法调查并没有导致高昂的诉讼成本。[5]
2、最佳实施方式的披露对公众有利
面对披露最佳实施方式无法促进专利信息公开这一质疑，学者指出，美国专利制度中的最佳实施方式与可实施性要求并不相同。可实施性要件指的是专利文件能够使该领域普通技术人员能够实施受保护的专利技术并获得预期的效果。而最佳实施方式的要求在此基础上更进了一步：专利技术不仅能够实施，还应该公开申请时发明人所能考虑到的“优等”实施方式或最佳实施方式。[11]两者的立法基础不同：“可实施性要件关注的是发明人是否将权利要求所阐述的客体置于公众的掌控之中。然而，如果专利申请人开发出特别的手段或技巧，且发明人在申请专利时认为该手段或技巧是实施发明的最佳方式，那么最佳实施方式的相关规定就对申请人课以向公众公开该信息的义务。”[12]换句话说，可实施性要件保证了专利文件对于公众而言是有用的、能从中获益的信息，而最佳实施方式保证了专利申请人不会向公众隐瞒关于该发明“优等实施方式”的任何信息。况且在某些情况下，发明最佳实施方式的公开对专利非显而易见性的审查具有帮助。关于最佳实施方式的规定是否能够促进公开这一问题，如果事实上最佳实施方式的规定没能促进权利人对发明进行公开的话，那么****应当提高对最佳实施方式的披露要求，比如要求专利权人每隔一段时间便更新其所知晓的最佳实施方式，而不是删除此类规定。
3、多国专利制度中存在最佳实施方式的披露要求
反对披露最佳实施方式的人认为，美国关于最佳实施方式的规定在世界上是独一无二的，但实际情况并不如此。有学者指出，在2005年时，世界上至少有24个国家要求申请人对发明的最佳实施方式进行披露，这些国家中就包括了澳大利亚、加拿大、巴西等国。[6]
除了以上三点理由外，许多制药公司（尤其是仿制药企业）、科研机构与独立发明人协会更表达了对披露最佳实施方式要求的强烈支持。他们指出，最佳实施方式的规定能够保证发明人进行充分的信息披露、促进创新、防止权利人采用恶意的隐匿信息策略并能够使许多中小企业从中获益：
首先，要求披露发明的最佳实施方式能够防止发明人为了某些商业策略上的考量，而将发明创造中的重要信息作为商业秘密进行隐藏。同时，该要求还能够保证发明人在提起专利申请时主观上是善意的。
诸多司法判例很好地阐释了中小企业与科研机构为何强烈要求保留甚至加强对发明最佳实施方式的披露：比如，在《美国专利法》进行修改之前由联邦巡回上诉法院判决的Wellman Inc. v. Eastman Chemical Co.案中，[13]原告Wellman公司拥有两项关于用作饮料容器的“缓慢结晶”PET合成树脂的专利。在申请时，发明人仅仅披露了进行热灌装的最佳合成树脂为Ti818。但证据显示，出于对数百万美元投入及数千工时的保护，Wellman公司隐瞒了制造过程中催化剂含量、Ti818的单体浓度、内在黏性与加热速率添加剂的相关参数，并试图将Ti818中的加热速率添加剂N990的颗粒大小等重要信息作为商业秘密进行保护。因此，如果没有发明人关于最佳实施方式的披露，在许多场合下，他人根本不可能生产制造出权利要求中所描述的产品或达到专利权人所声称的预期效果。
其次，仿制药企业特别指出，要求专利药生产商披露药品专利的最佳实施方式能够极大地促进该行业的发展，而删除最佳实施方式的规定等于鼓励专利药品生产商降低对发明的披露程度，这将极具削弱仿制药行业的市场竞争力。[14]
三、《莱希——史密斯美国发明法案》对最佳实施方式的修改及其影响
对最佳实施方式的修改程序从90年代后期便已经启动。虽然存在众多阻力，但大公司、大企业阵营对立法机关施加了强大的影响，并对最佳实施方式规定的最终去向起到了决定性作用。[7]美国第112届国会于2011年9月16日通过了《莱希——史密斯美国发明法案》（以下简称“《法案》”），该法案第15条对《美国专利法》中的最佳实施方式进行了修改：
“基本修改：删除《美国法典》第35章第282（b）条的第（3）段并增加如下规定：
（3）诉讼中主张专利或任何权利要求无效时，应根据以下条款——
（A）第112条所规定的所有条件，但未满足最佳实施方式的要求不应成为权利要求被废除、被认定无效或不可实施的法律基础；或者
（B）第251条所规定的所有条件。
相应修改：删除《美国法典》第35章第119（e）（1）条与第120条中的“本章第112条第一段”并加入“第112（a）条（除披露最佳实施方式的要求）。”
生效日期：本条修改自本法案通过之日生效，并适用于通过之日及以后进行的程序。”[15]
由于大企业阵营在立场上是反对披露最佳实施方式的，故美国参众两院最终采纳了该阵营的改革派意见，使未披露最佳实施方式不再成为专利侵权抗辩事由，从而提高了对专利权人的保护程度。但为了鼓励发明人进行公开并防止其采用信息隐藏政策，满足小企业、研究机构等对发明最佳实施方式的需求，****又做了部分妥协，使本次修法仍保留了将披露最佳实施方式作为专利授权要件的规定。[16]具体而言，《法案》第15条的修改导致两方面法律变化：
1、发明人未进行最佳实施方式的披露将不再能够成为专利侵权的抗辩理由。但是，由于****仍试图要求申请人对发明进行高质量的披露，故《法案》并没有在专利授权审查要求中删除披露最佳实施方式的要求。因此，在专利申请时，发明人仍必须披露该发明的最佳实施方式，否则将无法获得专利授权；在专利诉讼中，被控侵权人不再能通过指控权利人未能披露最佳实施方式，从而主张专利无效来进行侵权抗辩。
2、根据《法案》的规定，在发明人提交以分案申请作为优先权基础的申请、继续申请以及主张了国际PCT申请优先权且进入美国国家阶段的专利申请时，即使作为母案申请的在先申请没有披露最佳实施方式，以此为基础提出的在后申请在获得授权后，不会因为母案申请未披露最佳实施方式而被认定为无效或丧失优先权。
总体来看，虽然美国立法机关看似对支持与反对意见进行了平衡，但是许多学者直言，从效果上讲这种修改自相矛盾，因为如果未披露最佳实施方式不再能作为专利侵权的抗辩事由，就意味着没人能够对发明人是否履行了该法定要求进行监督，那么继续将披露最佳实施方式作为专利授权的条件进行审查就变得毫无意义。[8]
美国专利商标局在9月20日公布的《披露最佳实施方式备忘录》中亦指出，《法案》对最佳实施方式的修改影响的仅仅是无效或侵权程序，而不会改变现行对专利说明书最佳实施方式披露的审查实践。[17]根据《美国专利审查指南》（MPEP）的规定，审查员通常推定申请人满足了最佳实施方式的披露要求，除非存在相反证据推翻这一假定。此类相关证据大多出现于专利诉讼与多方参与的复审程序中，专利审查员极少能够获得这些信息。[18]因此在专利审查阶段中，美国专利商标局实质上不可能执行关于最佳实施方式的要求。而修法之后，未披露发明的最佳实施方式已不能作为诉讼中主张专利无效或不可实施的抗辩事由。在此背景下，披露最佳实施方式的要求因缺乏后续制度保障而由一项法律规范变为一项道德要求。[19]
《法案》对最佳实施方式的修改亦导致发明人实际上可以采用灵活的申请策略来回避最佳实施方式的披露。根据MPEP的规定，申请人无需指出说明书的实施例中哪一个是最佳的，只要这些实施例中包含了申请人认为的最佳方式即可满足法律规定。[20]故实践中申请人可以提供大量实施例来淹没最佳实施方式的披露。
综上所述，由于无法作为诉讼中主张专利无效或不可实施的理由，《美国专利法》中关于最佳实施方式的披露要求实际上不会为申请人严格遵守。发明人能够通过策略性申请回避最佳实施方式为公众所知，并将有价值的信息作为商业秘密予以保留。修法之后，以分案申请作为优先权基础的申请、继续申请以及主张了国际PCT申请优先权且进入美国国家阶段的专利申请不会因在先申请未满足最佳实施方式的披露而受影响。面对这些新变化，我国企业应当根据具体情形积极制定有利于自身发展的专利政策，在技术与市场竞争中争取最大利益的获得。
参考文献：
[1] See 35 USCA §112.
[2] See 35 USCA §282.
[3] See 827 F.2d 1524,at 1537.(Fed.Cir.1987)
[4] See 950 F.2d 1575, at 1579.(Fed.Cir.1991)
[5] See 913 F.2d 923, at 927.(Fed.Cir.1990)
[6] 张乃根等编著：《美国专利法：判例与分析》，上海交通大学出版社2010年版，第162页。
[7] See 950 F.2d at 1579.
[8] 比如，美国国家科学院、生物技术工业组织、美国知识产权法协会、知识产权人协会、美国制药研究与生产协会都提出过对最佳实施方式的反对或修改意见。
[9] See House of Representatives, America Invents Act Report, Dissenting Views and Additional Views, Rept. 112-98.
[10] See H.R. REP. NO. 110-314, at 43–44.
[11] See 414 F.2d 1400 (CCPA 1974)
[12] Spectra-Physics, Inc. v. Coherent, Inc., 827 F.2d 1524, 3 USPQ 2d 1737 (Fed. Cir.), cert. denied, 484 U.S. 954 (1987).
[13] See 642 F.3d 1355, 98 U.S.P.Q.2d 1505.
[14] See Compare Perspectives on Patents: Hearing Before the Subcomm. on Intellectual Prop. of the S. Comm. on the Judiciary, 109th Cong. 63.
[15]《美国专利法》35章第119（e）（1）条是关于分案申请的规定；第120条是关于继续申请的规定；第112条规定了专利说明书的撰写要求；第251条是关于再颁专利申请的规定；第282（b）条规定了说明书撰写不符合规范及再颁专利申请不符合法律规定构成专利侵权抗辩事由。
[16] See H.R. REP. NO. 110-314, at 44.
[17] See Memorandum of Requirement for a Disclosure of the Best Mode, available at www.uspto.gov/aia_implementation/best-mode-memo.pdf.
[18] See Requirement foe Rejection for Lack of Best Mode, MPEP 2165.03.
[19] Joseph Hosteny, Patent Reform's Reduced 'Best Mode' Requirement Creates Uncertainty, avail at http://www.cltmag.com/patent-ref ... es-uncertainty.html, 最后访问时间：2011/10/17.
[20] See Considerations Relevant to Best Mode, MPEP 2165.01.
[1] Donald S. Chisum, et al, Principles of Patent Law, Foundation Press, P193.
[2] Kinney & Lange, P.A., Intellectual Property for Business Lawyers, Thomson West, 2010, P159.
[3] Robert A. Choate.,Cases and Materials on Patent Law, West Publishing Co., 1987, P408.
[4] Wesley D. Markham, Is Best Mode the Worst? Dueling Arguments, Empirical Analysis, and Recommendations for Reform, 51 IDEA 129, at 144.
[5] Bd. on Science, Tech., & Econ. Policy et al., A Patent System for the 21st Century, at 123.
[6] Dale L. Carlson et al., Patent Linchpin for the 21st Century? Best Mode Revisited, 45 IDEA 267, 284–86.
[7] Wesley D. Markham, Is Best Mode the Worst? Dueling Arguments, Empirical Analysis, and Recommendations for Reform, 51 IDEA 129, at 160.
[8] Wesley D. Markham, Is Best Mode the Worst? Dueling Arguments, Empirical Analysis, and Recommendations for Reform, 51 IDEA 129, at 155.
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