我们真的懂专利撰写吗（二）

一、前序

在上篇《我们真的懂专利撰写吗（一）》一文中，笔者从宏观理论角度分析了真正入门专利撰写的代理人所应具备的能力：不仅要具备驾驭区别技术特征、新颖性、创造性的能力，还应具备侵权判定、规避设计、确认必要技术特征和非必要技术特征的能力。

那么在专利撰写实务中，我们应如何锻炼以上的能力呢？笔者认为，首先需要培养正确的撰写思路，特别是培养权利要求形成过程的正确思路。同时，还需要对构成这一思路的各组成部分，进行充分深入的理解。接下来笔者进行详细阐述。

二、整体思路

专利撰写过程的思考，特别是权利要求形成过程的思考，不是随意的，是非常具有逻辑性的，是需要遵循一定的思路，笔者认为这一思路应至少包括以下几个重要部分：

理解技术方案，获取完整交底——检索对比现有技术，确认真正发明点——确认最重要的发明点和最主要解决的技术问题——以最重要的发明点为基础，确认必要技术特征，构造独权，并依次构造从权——对技术特征扩展上位。

而以上每个部分，都值得我们深入探讨和体会的细节。

1、理解技术方案，获取完整交底。

毫无疑问，理解技术方案是我们撰写专利的前提和首要任务，而获取完整交底则又是理解技术方案的前提和首要任务。理想状态下，我们代理人寄希望于发明人能够提供完整的专利技术交底书，以帮助我们理解技术方案。然而不幸的是：往往理想很丰满，现实很骨感。发明人提供的交底书通常不会如我们期待的那样完整清晰（比如交底书中缺乏关键技术信息；交底书中一些特征不够详细；交底书没体现重点、仅是技术特征的堆砌等等）；甚至有些发明人仅仅只是提供照片、录像、产品实物、宣传册等作为专利交底；更绝的是，还有申请人只提供个专利题目，让我们帮他们编写一篇专利（这种情况不在本文讨论范围）。

面对理想状态的完整清晰的交底书，任何代理人都能轻松应对。然而一位真正合格的代理人，应该具备处理各种形态、各种状态的交底的能力。如何锻炼这种能力呢？

首先，面对任何形式的交底，代理人应先评估交底的完整性；怎么才算完整呢？技术问题、技术方案、技术效果清楚完整，并且检索后也符合新创性要求，我们不需要额外资料和沟通即可完成专利撰写的交底书，可以认为是完整的交底，否则属于不完整的交底。然而现实中，不完整的交底才是我们面临的常态，正如我们的人生，不如意者十之八九。

其次，面对不完整的交底，代理人也无需抱怨，需要意识到发明人对专利规则的了解甚少，因此发明人对“技术问题、技术方案、技术效果、新颖性、创造性”等专利用语的真正含义，也不大可能正确理解，对此产生理解上的偏差，导致他们所提供的交底资料不完整，是很正常的一件事情。如果发明人提供的交底书，代理人能够直接复制粘贴用于专利撰写，反而是件不正常的事情，除非该交底书被专业人士帮忙完善过。面对不完整的交底，我们需要做的，则是通过沟通从发明人那里获取交底所缺失的内容。可以直接语音或视频与发明人沟通来获取所需内容，也可以在交底书中批注反馈给发明人补充。

再次，代理人与发明人沟通前，要先理解已有的交底内容，明确还缺失哪些内容，之后沟通中有针对性的引导发明人补充所需内容。如果我们自己无法明确应补充哪些内容，只简单的告诉发明人交底不完整，或者只给到发明人笼统的补充方向，那么发明人可能无从下手，也可能根据自己的理解补充，大概率导致补充后的交底依然不完整。进而造成如下结果：1、代理人拿到发明人补充后的交底后，会认为补充后的技术方案依然不行，甚至错误的认为发明人的技术垃圾，这在现实中是很常见的，特别是在新手代理人身上时常发生。2、发明**疑代理人的能力：明明自己的技术方案很好，代理人却不能理解重点，是不是代理人不专业。这种双输的局面并非我们希望看到的。

理解技术方案、获取完整交底的过程，对于我们是很重要的。

2、检索对比现有技术，确认真正发明点。

当代理人获取了完整的技术交底，是否就可以进行专利撰写呢？答案是否定的！还需要我们检索对比现有技术，确认真正发明点（本文所指的发明点，可泛指为创新点、改进点、区别技术特征等）！

此时，肯定有朋友产生疑问，既然技术交底已经完整，那么就意味着发明人已经在交底书中阐述了现有背景技术和发明点，为什么还要再去检索确认呢？这是因为交底书中有关现有技术的论述，仅仅是发明人的理解，但发明人所认为的背景技术，并不一定是最接近的现有技术；发明人所认为的发明点，也并不一定是真正的创新点。

另外，发明人在交底中撰写的背景技术范围往往也过大，没有针对发明点阐述，而只泛泛而谈通用性的东西。这种情况不仅常见于发明人交底书中，也常见于新手代理人撰写上。这种情况在实务中是很常见的。笔者发现实践中很多被下26.3的审查意见，归根到底就是因为背景技术写的太泛泛，没能体现真正的发明点和真正要解决技术问题，致使权1的技术方案与背景技术声称要解决的技术问题无法对应。因而使审查员认为权1技术方案中缺少能够解决背景技术声称要解决的技术问题的技术特征，从而下发26.3的审查意见。实际上这些被审查员认为缺少的特征，往往都是公知常识。只要在撰写背景技术的时候避免把技术问题写的太泛泛，而是将技术问题与权1要解决的问题对应，即可以避免审查员的这种认知，进而避免被下发26.3的审查意见。

因此，代理人很有必要检索现有技术对比，尽可能找到最接近的现有技术，找到真正的区别点，并结合这些区别点所能解决的技术问题，确认真正的发明点。

如有必要，最好再进一步与发明人沟通，和发明人一起确认真正的发明点。因为我们需要相信：发明人比代理人更能深刻的理解技术细节，更容易阐明各技术细节及其作用，从而能够更好的帮助我们锁定发明点。

3、确认最重要的发明点及其主要解决的技术问题。

一个技术方案往往存在多个发明点，因此我们通过检索对比现有技术，通常会得到多个发明点。而各发明点的重要程度对专利权人来说并不相同，因此还需要我们对发明点的重要程度进行排序，并以此为参考，确认出最重要的发明点及其主要解决的技术问题，继而为独权和从权布局提供依据。

有些代理人可能会不解，对各发明点一视同仁不也一样可以撰写专利吗，并且撰写的专利也可能授权，为什么还要花费精力去做确认最重要发明点及其主要解决的技术问题的工作呢？

笔者对此可以理解，因为笔者在初学阶段也是这么认为的，并且专利一样获得授权。但随着笔者后来逐渐接触专利侵权分析、专利规避设计等方面的工作，才发现那些真正能起到保护作用并且稳定性良好的专利，往往都是撰写和布局逻辑清晰、主次分明的；而那些撰写上不讲究逻辑性和主次性的专利，往往会呈现出由技术特征简单堆砌而成的特点，这种技术特征简单堆砌的专利往往因发明点不清晰而难以授权，即使侥幸授权也难以起到保护作用，并且也很容易被规避设计。因此，逻辑性和主次性是衡量高质量专利的重要标志。而确认最重要的发明点及其主要解决的技术问题，则是保证专利撰写和布局逻辑清晰、主次分明的根本前提。

在确认最重要的发明点及其主要解决的技术问题时，代理人需要明白一个事实：选取不同的对比文件进行对比技术方案，得到的区别技术特征往往也不同；另外，选取一件对比文件进行对比技术方案，得到的区别技术特征往往有多个。也就是说，对于一个技术方案，区别技术特征不是固定不变的，而是随着对比文件的不同而发生动态的变化，且可能不唯一。因此，这一事实提升了确定最重要发明点及其主要解决的技术问题的难度。

另外，代理人还需要认识到：尽管理论上每个技术方案都存在一个最接近的现有技术，但这个最接近的现有技术到底存在于哪件对比文件之中，这是很难确定的。发明人在交底书中阐述的最接近的现有技术、代理人在专利申请文件中记载的最接近的现有技术、审查员在审查意见通知书中检索的最接近的现有技术，可能都不是真正的最接近的现有技术，只是声称的最接近的现有技术。

由此可见，确认区别技术特征，找到最重要的发明点，进而确定最主要解决的技术问题，绝非一件容易的事情。需要根据代理人对技术方案的理解程度、发明人对各发明点的重视程度、对比文件选择的接近程度等多方面综合考虑，进行最终的取舍和确认。那么在具体的实务过程中，代理人应该如何操作实践呢？

首先，代理人需要充分理解技术方案和现有技术，因为代理人对此理解的越充分，所选择的对比文件可能越符合最接近的现有技术。

其次，代理人应与发明人充分沟通各区别技术特征及其作用，并了解发明人心中所认为的最重要的发明点和最主要要解决的技术问题。如果发明人认为的发明点已被公开，可将检索到的对比文件发给发明人共同探讨，并引导发明人重新寻找和确认发明点：具体可以重新寻找其它不同点，也可以沿着之前的发明点继续深挖细节探索不同。

最后，当代理人与发明人针对发明点和技术问题达成一致时，此时确认下来的最重要的发明点和最主要要解决的技术问题，大概率就是我们所需要的。后续撰写和布局如果重点围绕该发明点和该技术问题进行，我们也将得到逻辑清晰、主次分明的高质量专利撰写。

4、以最重要的发明点为基础，确认独权必要技术特征，构造独权，并依次构造从权

权利要求，某方面可看作是由区别技术特征和必要技术特征组成（当然区别技术特征也属于必要技术特征）。当发明点和要解决的技术问题确认好后，只是意味着确定好了权利要求的区别技术特征，而权利要求要形成完整的技术方案，还需要确定剩下的其它必要技术特征。其中，区别技术特征负责体现权利要求新颖性创造性，其它必要技术特征负责构成完整的技术方案。

当我们确认好最重要的发明点和最主要解决的技术问题时，意味着我们已确认好独权的区别技术特征和独权要解决的技术问题，接下来我们则需要确认独权的其它必要技术特征。

独权其它必要技术特征的确定，需要遵从“最少特征原则”，即为解决独权的技术问题，构成独权的完整技术方案所包含的技术特征最少(或者说，用最少的技术特征构成最小的技术单元，这个构成独权的最小的技术单元足以解决独权的技术问题)。如果独权所包含的一个技术特征被去除后，不影响独权技术问题的解决，则该技术特征为非必要技术特征。即使该技术特征能够解决其它技术问题，但只要跟独权技术问题的解决无关，就属于该独权的非必要技术特征，就不应该写入独权中。当然，该非必要技术特征对于其它权利要求来说，可能是必要技术特征，从而被写进其它权利要求，这主要由其它权利要求要解决的技术问题决定。按照“最少特征原则”得到的独权，是难以被竞争对手规避设计的。

按照以上思路，我们首先以最重要的发明点和主要要解决的技术问题为基础，确认好独权的区别技术特征和要解决的技术问题，然后遵从“最少特征原则”确认好其它必要就特征，从而构造得到独权。对于从权的构造，方法思路实际上跟独权没有区别，仅仅是要解决的技术问题不同，因此只需要把从权看作独权，同样按照以上思路处理即可。最终我们将得到逻辑清晰、主次分明、且具备层层防御功能的权利要求布局。

当我们的工作进展到这，权利要求的撰写已经做的不错了。但笔者必须指出，对于一位优秀的代理人，显然不应该止步于此。因为尽管目前撰写的权利要求，很难被竞争对手通过去除技术特征的方法规避侵权风险，但仍然可能通过替换特征（非等同替换）的方式来规避设计。因此，优秀的代理人还需要尽可能的对各个特征进行扩展上位。

5、对技术特征扩展上位

对技术特征的扩展和上位，是融入到优秀代理人血液中的职业习惯，当他们面对任何一个技术特征的时候，大脑都会条件反射一般思索该技术特征是否可扩展上位。

当然，也有人认为扩展和上位的工作，应该是发明人的事情，代理人能够保护到发明人提供的交底中的技术方案就已经合格了，代理人没有义务帮发明人对各技术特征进行扩展和上位，再说代理人也不见得具备对各技术特征扩展上位的专业知识。老实说，笔者在一定程度上是认同这个观点的，因此我们可以退一步讲：扩展上位能力属于代理人的进阶能力而非基本能力。

但本文接下来笔者所阐述的扩展上位能力，与以上通常大家所理解的扩展上位能力有所不同，笔者接下来阐述的扩展上位能力，更强调对技术特征的描述方式上。同时，笔者认为这些描述方式的扩展上位，应该是代理人要具备的基本能力。

第一种描述方式的扩展上位，是很简单的，我们也很容易做到的：就是对于涉及到数量的技术特征，尽可能的加上“不少于”、“至少”等字样。这几乎不会花费代理人额外的精力，但可能会扩大保护范围，即使没能扩大保护范围，至少也会让撰写看起来更专业。

第二种描述方式的扩展上位：是对于涉及到形态的技术特征，尽量避免直接使用静态名词来描述，可尝试以该形态的成形过程来动态的描述。这样不仅可能获得更大的保护范围，甚至还可能使权利要求看上去更具有创造性。举个简单的例子，特征A是个中空的圆环形状，通常会被使用静态名词直接描述为“A设置为圆环状”或“A为中空圆环形状”。但如果以该形态的成形过程进行动态的描述，则可以描述为“特征A设置有中空部和实体部，所述实体部由中空部边缘的实体向外延伸扩展获得”。很显然，以上两种描述方式都能够体现A的形状特征，但后者却上是一种上位描述，因为中空部可以是包括圆形在内的任何形状，实体部也不局限于是圆环形状，方的、三角的、规则的、不规则的形状都囊括其中，因此保护范围更大。并且这种上位描述依然能够得到实施例圆环的支持，不需要额外的实施例支撑。同时，这种动态描述在字面上看起来似乎也显得更有创造性。

第三种描述方式的扩展上位：对于涉及到功能的技术特征，尽可能避免使用同位的名词直接描述，可尝试采用功能上位名词+功能性语言相结合的方式来描述。同样的，不仅可能获得更大的保护范围，甚至也可能使权利要求看上去更具有创造性。同样举个简单的例子，以铅笔为例，如果使用通常的同位名词直接描述，会被描述为“一种铅笔，其特征在于，包括笔杆和石墨，所述石墨设置在笔杆中”。但如果采用功能上位名词+功能性语言相结合的方式进行描述，则可以描述为“一种书写工具，其特征在于，包括笔杆和书写部，所述书写部设置在笔杆中，所述书写部用于书写”。也很显然，这种书写部（石墨上位名词）+用于书写（功能性语言）的描述方法，书写部的上位较于石墨扩大了保护范围。另外，虽然这种描述引入了新的特征“用于书写”，但并没有缩小保护范围，因为这一功能属于铅笔的固有属性；书写功能的引入反而还更容易凸显创造性。由于铅笔大家都太过熟悉，可能不觉得凸显创造性，但如果换成大家不那么熟悉的技术方案，会体会到这种描述方式的优势，大家在实务中可慢慢体会。

由此可见，上位扩展能力并不仅仅是我们通常所理解的那样，也可以在对不同技术特征的不同描述方式上体现。而这些多样的扩展上位描述方式，是优秀代理人应该掌握的基本能力。当然，这些描述方式不限于上文列举的三种，也包括其他的描述方式，欢迎大家探讨补充。

三、结语

当我们撰写专利时，能够按照：“理解技术方案，获取完整交底——检索对比现有技术，确认真正发明点——确认最重要的发明点和最主要解决的技术问题——以最重要的发明点为基础，确认必要技术特征，构造独权，并依次构造从权——对技术特征扩展上位”这一思路进行，并对以上过程有充分理解时，想必最终会撰写出一份令人满意专利文件。

需要指出的是，笔者将以上五部分内容进行了先后划分，只是为了更好的为读者展示这一思路的逻辑性。但实际撰写中，这五部分内容是可以同步考虑同步进行的，而不用分先后顺序。此外，代理人也不用担心按照这种思路撰写专利，是否会花费更多的时间和精力。其实，只要我们掌握熟练，不仅不会花费更多时间和精力，反而会提高我们的撰写效率，笔者就是这么过来的。无他，唯熟手尔！就像你现在已经掌握熟练的任何技能一样。

尽管本文笔者花费了很多笔墨，但千言万语汇成一句话，以上各部分的工作，实际上都是为了一个根本目的：使代理人真正充分透彻的理解技术方案及保护点。不仅仅对撰写，包括侵权分析、无效、诉讼等，实际上最终比拼的，往往都是对技术方案的理解程度。代理人终有一天会体会到。

由于本文更偏向于理论论述，笔者也将在下一篇文章中，尝试通过具体的例子来展示以上思路。

最后也祝愿各位同行能够在专利撰写上更进一步。

由于笔者水平有限，本文难免会出现错误或偏见，欢迎同仁们交流批评指正。