答复时，如何证明预料不到的技术效果？

在答复文本以及审查意见中，经常会看到“预料不到的技术效果”一词，如审查意见指出“申请人也没有提供证据证明本申请相对于对比文件1的产品取得何种预料不到的技术效果”，同样，答复人员也常常热衷于从“预料不到的技术效果”的角度进行答复以期获得授权，但实际上，答复人员对于预料不到的技术效果往往判定错误，其绝非简单判定优劣即能够得到对应的结论。

那么，什么是预料不到的技术效果？

《审查指南》记载了发明取得了预料不到的技术效果：

发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。

此外，《审查指南》同样也记载了：

如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定发明具备创造性。但是，应当注意的是，如果可以判断出发明的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的，且能够产生有益的技术效果，则发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性，此种情况不应强调发明是否具有预料不到的技术效果。

由以上可知，简单的优劣判定并不是判定预料不到的技术效果的充分条件，必须从“质”和“量”的角度进行细化判断。

因此，如何证明预料不到的技术效果？

是否取得了预料不到的技术效果，对于“质”的变化判断相对而言较为简单，笔者不再赘述，仅以几个示例重点谈谈对于“量”的变化的判断。

错误案例

案例1“一种增深剂及其制备方法”的申请文本中记载了增深剂的多个功效，具体如下所示（仅选取部分示例）：

其中，实施例1和对比例2的主要区别在于，二甲基二氯硅烷、甲基环四硅氧烷、聚二甲基硅氧烷和环己基甲基二甲氧基硅烷的重量份比不同，基于实施例1和对比例2的效果比对，答复人员答复内容如下：

从该答复文本中可以看出，答复人员对于预料不到的技术效果这一结论的得出是基于实施例1（含有特定重量份比的四种成分）效果显著优于对比例2所得出的，并没有进行“显著”性的分析，同时也更没有“质”和“量”的细化说明，显然无法得出“是预料不到的技术效果”这一结论的。

正确示例

案例2（选自《审查指南》）：在一份制备硫代氯甲酸的现有技术对比文件中，催化剂羧酸酰胺和/或尿素相对于原料硫醇，其用量比大于0、小于等于100%（mol）；在给出的例子中，催化剂用量比为2%（mol）～13%（mol），并且指出催化剂用量比从2%（mol）起，产率开始提高；

此外，一般专业人员为提高产率，也总是采用提高催化剂用量比的办法。一项制备硫代氯甲酸方法的选择发明，采用了较小的催化剂用量比（0.02%（mol）～0.2%（mol）），提高产率11.6%～35.7%，大大超出了预料的产率范围，并且还简化了对反应物的处理工艺。这说明，该发明选择的技术方案，产生了预料不到的技术效果，因而该发明具备创造性。

从上述案例可以看出，本领域技术人员能够预期从2%起产率提高，无法预期2%以下对于产率提高的影响，而该发明的方案采用了较小的用量即实现了产率的提高，可见其产生的“量”的变化超出了人们的预期，也即取得了预料不到的技术效果这一判断是正确的。

案例3（详见第45870号无效宣告请求审查决定）：

涉案专利：二苯基甲烷衍生物（以下称化合物A）作为酪氨酸酶抑制剂的用途。

证据1：结构近似的通式化合物作为酪氨酸酶抑制剂的制药用途，并具体公开了化合物B。

技术效果：化合物A抑制小鼠黑素瘤细胞着色的效果，化合物A的着色抑制IC50值为2.1μM。化合物B的浓度达到5μM时仍然没有达到50%的抑制率，即其IC50值为大于5μM。

分析：证据1公开了多个结构相近的化合物（包括化合物B）的酪氨酸酶抑制活性IC50值范围在2.1μM至23.1μM之间，其中化合物B的IC50值为13.2μM，即化合物之间的活性差异最大可达到11倍，即取代基的较小变化就会引起活性的成倍改变。再由于酪氨酸酶抑制活性与黑色素抑制活性密切相关，其黑色素抑制活性超过化合物B数倍也不会超出本领域技术人员的预期。进而得出并非预料不到的技术效果这一结论。

显然，上述案例是基于证据1中的结构对酪氨酸酶抑制活性影响，进而判断结构对黑素瘤细胞着色的效果的预期影响，从而得出是否取得了预料不到的技术效果这一结论。因此，在我们实际答复中也可以借鉴从该角度进行分析答复，从而辅助判断是否取得了预料不到的技术效果。

综上，预料不到的技术效果判定并非简单判定优劣，需考虑“质”或“量”的情况，而在“量”的判定中，需要判定是否“超出人们预期的想象”。

在具体判断时，可以站位于本领域技术人员这一判断主体，基于现有技术判断“量”的变化是否超出了其预期或者推理的范围：

其一，判断本领域技术人员对于这类发明技术效果的普遍预期是怎样的；

其二，本领域技术人员对于区别特征会引起的效果变化的预期是怎样的；

其三，判断“量”的变化是否超出了本领域技术人员的上述预期。

而在正确地判断出发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果后，即可认为发明具有突出的实质性特点，具有创造性。