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与审查员谈心,我做了一篇起死回生的答复

发布时间:2023.08.17 安徽省查看:17859 评论:16



在做专利答复中,两项技术的结合或不同领域技术转用的情况较为多见,如果审查员能够检索到基础技术A和转用技术B,以此评价专利创造性,代理师很难答复。

本次想谈的,便是类似的一个案件。本来已经感觉希望渺茫,但是本着对技术的敬畏之心,转变了一下答复思路,最终起死回生,获得发明授权。

 

背景:

这个案件在一通意见中,审查员认为D1D4均公开了基础技术AD2公开了技术B,AB结合能够得到本申请方案。

经过分析对比,从大的原理上来说,感觉确实比较接近(电学案件,更多是原理性内容),但还是发现有一定的差异,按照我的逻辑,有差异,有效果,那这个专利就有很大授权希望,便按照“三步法”认真做了答复,并且说明了对比文件1不能作为最接近现有技术。

然后来了二通,审查员在二通中仍然认为D1D4都能够与D2结合得到本申请。

准备答复:

看完二通,我感觉有些棘手。这个案子是个转用发明,D2有一定的领域差异,但是从原理结合上,似乎确实能够得到本申请。但仔细想想,现实中很多都是转用的技术,本申请不公开,行业内就没有类似的技术啊,很明显是“事后诸葛亮”。

然后,代理师怼人的情绪就爆发了,毕竟是有差异的,而且还有效果,我要把审查员怼回去。

意见陈述书写了一部分分析后,我在想怎么怼的痛快,让审查员认识到“事后诸葛亮”的错误逻辑,又能获得授权。

内心:但我这样写上去之后,是否真能够获得授权?

经过一份考虑之后,我觉得还是有可能授权的,但是驳回的可能性更大。

如果我想要争取这篇专利授权,似乎不能这么做,那还有什么好的方法吗?

反馈思考1:敬畏企业技术

我重新对这个案件做了分析,如前所述,这种转用的技术很多,现在技术的相关原理可能很多,但真正最后做出应用的却很少,这是为什么呢?

企业实际是最接近市场的,他们提出这个发明点,是明确知道市场上没有相关产品的,也存在对应的痛点,那他这个如此有创新的技术为什么不能够被授权呢?

例如人脸识别技术很成熟,但真正把人脸识别做到精准识别的又有几家,通过借用其他领域技术做到精准识别,不是一种创新吗?

反馈思考2:审查员是什么想法

基于反馈思考1,从企业角度考虑,我坚定了一种想法:这类创新是很有价值的。那怎么说服审查员呢?毕竟从特征上对比,确实很接近。

静下心之后,想到了前面的一篇文章:“让审查员在专利中充分感受到你的诚意”。基于该思想,我觉得答复中不应该情绪化,审查员和你无冤无仇,没必要故意驳回你,还是要有一种善意来看待审查员。

那在审查员审查中,审查员观点可能有两种情形:

情形1认为D1D4结合D2确实能够得到本申请;

情形2认为D1D4结合D2虽然存在领域转化问题,也有一定的差异,但是根据三步法,并没有看到较大的区别,没有理由不驳回。

基于善意考虑,我认为第二种情形可能性更大,毕竟我们自己在开始看到对比文件时,也觉得很接近,更何况是没有和技术人员交流过的审查员呢。

反馈思考3:让审查员明白我的想法

既然已经梳理清楚,那关键点就是让审查员明白我的想法,而且这种想法还要从技术层面体现出来,而不能只是自说自话。

然后我考虑,是不是可以和审查员来一次谈心。既然认为这种技术转用有创新,要争取让审查员体会到这种创新,从技术中了解这种转用难度不是显而易见的,再来重新审视本申请的方案。

重新答复:

在新的思路下,先按照“三步法”重新对专利做了分析说明,得到本申请的非显而易见性。这个部分是答复的基础,不可省略。

然后,对审查员的观点,做了针对性回复,也是本文要说的重点。(由于具体文件不便于披露,部分特征有调整)。

回复点1

 01.png

在该部分内容中,并没有回避D2与本申请原理上的相似之处,实事求是,客观分析,并找出关键点所在,我认为这可能也是审查员审查时的关注点。

回复点2
02.jpg

针对关键点,在这部分分别将D1D4做了分析,并指出其与D2不具有结合性。

因为差异分析在“三步法”答复中已经重点说明,这里其实是对核心差异做了进一步强调,更为简洁,目的也是传递观点思路。

此外,这部分也引入了“发明构思”这个点,这与前面所做的技术分析实际是有关联的,其实也是敬畏技术的体现。

回复点3
03.jpg

回复点3对前面的分析做了对比,回复点2是从对比文件的角度做的分析,说明其结合得不到本申请;回复点3是从本申请的角度进行分析,说请其解决的问题及效果是对比文件结合也无法得到的。

到此,基本的答复已经完毕,并且在此通过“发明构思”指明本申请在设计上就是在先所没有的,这也是体现前面分析中如何让审查员避免“事后诸葛亮”。

回复4
04.jpg

这部分回复,也是承接前面的思考所做的分析。

我相信大部分审查员老师还是比较客观的,所以希望代理师和审查员都能够在技术方案的基础上,从一个客观的角度探讨“发明构思”这个问题,进而再来评判专利的创造性。

后续:

答复完之后,我感觉自己和审查员做了一次谈心。在撰写过程中,实际上也是这样一种心态。

但在我后来再翻看这篇答复时,似乎没有感受到当时的那种娓娓道来的感觉,也可能是理解了,也就不再觉得新奇了。

答复后,其实我挺期待的,毕竟是一次思路上的探索。

然后大概是在答复后一个月左右的时间的某天下午,接到审查员电话,说该专利有个形式问题需要修改,我笑了,该专利近期也最终获得了授权。

其实,后来我是想打电话和审查员探讨下的,也想说一声谢谢。

因为我感觉,他读懂了我的心。。。

文章来源:与审查员谈心,我做了一篇起死回生的答复

一腔热血,不知所谈,若有所想,欢迎留言。

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评论列表

  • 第1楼
    能控制情绪,理智冷静地说理,是很难的,我还差得远。向LZ学习!

    2023/08/18 10:12 [来自浙江省]

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  • 第2楼
    还是看结合能不能解决新的问题任何发明都是已知技术特征的组合

    2023/08/18 11:23 [来自四川省]

    1 举报
  • 第3楼
    好帖,感谢楼主分享,学习了很好的答复思路

    2023/08/18 14:49 [来自浙江省]

    0 举报
  • 第4楼
    我就喜欢你这种代理人有理有据 分析到位 勇于探索

    2023/08/18 16:18 [来自浙江省]

    收起回复 0 举报
    • 2023-08-21 10:09:50 [来自江苏省]

      回复 0 举报
  • 第5楼
    硬刚了一次审查员,然后审查员补充检索,再然后就驳回了

    2023/08/18 16:44 [来自广东省]

    收起回复 1 举报
    • 2023-08-19 15:27:10 [来自安徽省]

      回复 0 举报
  • 第6楼
    宁德时代那件防爆阀专利的代理老师来公司交流培训,也提到了类似的观点。审查员一般是没有研发经验的,他拿到的是一份成熟的技术方案,通过这份技术方案反查可以查到各种各样的技术,从终点来看审查员会认为技术方案很容易得到。他不了解研发/发明人在起点各种试错、找原因的过程,所以很难理解最终得到技术方案的艰辛。最好的方式在于:将研发过程中从0到1一步步面临到哪些问题?解决问题后又产生哪些新的问题?如何进行解决的?这些摘要的说一下,可以更有利于说服审查员。当然这也需要代理人跟发明人作非常详细的沟通才能了解。几百一件的专利当然不会这么搞啦。

    2023/08/24 11:18 [来自广东省]

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    • 2023-08-24 17:54:02 [来自河南省]

      回复 0 举报
    • 2023-08-25 09:40:09 [来自江苏省]

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    • 2023-11-09 11:45:05 [来自安徽省]

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