专利无效侵权案办案手记
发布时间：2020.03.16 北京市查看：1867 评论：12
疫情期间，总算能有些大块的闲暇时间对自己办理的案件进行整理。这周三，一个当事人给我打电话，用的就是近来常见的湖北人说辞，但把财务本人换成了财务的老公，是武汉的，所以最近付不了款。说完后可能觉得太牵强，不自然地笑了笑。我也只能揣着明白装糊涂，人艰不拆吧。于是顺着当事人的话应和了两句，顺便嘱咐当事人注意身体什么的就挂了电话。
还有一个当事人，因为诉讼时效没剩几个月，在山西急得上蹿下跳。但也没办法，当地还是不让人出来，即使出来回京了也得隔离14天。但当事人着急的更重要的事情是业务没法开展，导致收入锐减。周二在网上看了一篇文章，说困难总会过去的，大家要准备好迎接疫情过后的报复性消费。可从我的体会看，这种想**不会太乐观了，鉴于疫情期间大量的减薪甚至是无收入，疫情过后消费大概率也只是逐步恢复，至于会不会出现报复性消费的现象，本人仍然持非常谨慎的态度。
但这周还是有好消息的。比如，作为专利权人的代理人，在这周收到了专利被维持有效的决定。虽然决定摘要是“宣告专利权部分无效”，似乎对权利人不利，但其实是权利人在无效阶段修改了权利要求。该专利在修改后的权利要求的基础上被维持全部有效。
本案当事双方是两家分别从事机械制造的企业，涉案专利与主营业务相关。专利权人是我的当事人，以涉案专利起诉对方专利侵权，并寻求禁令和赔偿。对方另行反诉当事人专利无效，也就是在专利局针对涉案专利提出无效请求。之所以现在可以写办案手记，是因为虽然一波三折，但专利的侵权诉讼和无效宣告两个程序基本都已告一段落。
关于专利侵权诉讼，我在一审开庭后介入此案。一审法院判决被诉侵权产品未落入专利权的保护范围，即我方败诉。原因是一审法院认为被诉侵权产品虽然落入了权利要求1、3、5、8的保护范围，但我方主张的专利范围是全部权利要求，因此不满足全面覆盖原则。了解专利法的人都知道，一审法院的判决明显有误，因此当事人上诉至高院。
上诉后，二审裁定将本案发回重审。本来如何理解全面覆盖原则是一个法律问题，二审法院完全可以直接改判。但对方在一审答辩时提出了现有技术抗辩，而一审法院由于认定不构成侵权因此未审查现有技术抗辩是否成立。对方使用的现有技术就是在无效请求中使用的对比文件，由于无效请求不成立，因此对方的现有技术抗辩自然也难以成立。
二审发回重审后，由于对于侵权没有其他争议，因此双方在开庭后即达成和解，唯一的未决问题就是赔偿数额。此时，对方对涉案专利第二次无效决定的结果还没出来。
花开两朵，各表一枝。如上所述，本案在侵权诉讼阶段的争议不大，亮点我觉得主要在于专利无效阶段。对方针对涉案专利提出了两次无效请求，我方也对对方的一个专利提出了无效请求。
对方对涉案专利的第一次无效请求是在一审判决之前，使用了10份专利对比文件，并且在之后又补充了公证书和视频文件、朋友圈截图等。通过分析对比文件的内容以及补充的公证书和视频等资料，我十分确认这些现有技术完全不会对涉案专利构成威胁。故针对第一次无效请求，我方没有修改专利文件。复审委维持涉案专利全部有效。
在第一次无效决定作出几个月后，二审法院作出裁定之前，对方又针对涉案专利提出了第二次无效请求，使用了5份专利对比文件以及1份公证书。主要无效理由为权利要求1相对于两件专利对比文件的结合不具有创造性。通过分析，我仍然认为两件专利对比文件没有结合的启示，不能结合得到涉案专利的技术方案。因此打算坚持不修改权利要求，同时从法律角度进行分析并安抚不安的当事人，因为当事人对于第二次无效决定的结果一直有担心。
好巧不巧，那一阵收到的一个无效决定给了我比较大的冲击。该案我也是代理专利权人，被诉侵权人在无效阶段主张涉案专利相对于两件专利对比文件的结合不具有创造性。分析之后我也认为两件对比文件没有结合的启示，因此没有修改权利要求。结果无效决定认为涉案专利相对于两件对比文件的结合不具有创造性。对于无效决定的结论我持保留意见，因为我觉得两件对比文件的结合是机械的、事后诸葛亮的，已经向北京知识产权法院提起诉讼。
但这个无效案的决定让我变得谨慎起来，因为当事人二审上诉已见曙光，不能因为无效决定功亏一篑。思考再三，为了稳妥起见，决定还是适当修改权利要求。但如何修改也让我犯了难。首先，我认为无效阶段不应直接将从属权利要求与独立权利要求合并，因为这没有意义。如果复审委认为依据从属权利要求就可以维持住专利的话，那么复审委可以宣告该专利为部分无效，而无需权利人进行修改。当然，在这种情况下，权利人应该在口审或者意见陈述书中重点强调该从属权利要求的专利性，否则复审委可能会惯性地认为该从属权利要求无需评判而不具有专利性。因此，将整个从属权利要求合并到独立权利要求中的这个选项首先就被放弃了。
从一审判决来看，应该从权利要求3、5、8中提取内容添加到独立权利要求1中。在分析了一审判决、被诉侵权产品和涉案专利后，我觉得应该将作为权利要求5一部分的某个技术特征提取到权利要求1中，几乎可以100%确保专利有效。但关于如何提取这个技术特征又让我犯了难，因为一审法院对于该技术特征的认定是等同侵权。如果将有关该技术特征的全部记载添加到权利要求1中，那么法院对于等同侵权的判定是否会改变，无疑会给侵权诉讼的结果增添变数。而如果仅将该技术特征的部分记载（法院对该部分记载的认定是相同侵权）添加到权利要求1中，可以确保侵权诉讼的结果，但该技术特征在权利要求1中仅有部分记载，可能存在不清楚、不支持的问题。反复考量后，我认为对方肯定会提不清楚、不支持这一缺陷（实际上也确实提了），但问题不大，还是应该以确保侵权诉讼的结果为优先。最后，我方相应地修改了权利要求。
在两次无效期间，我方对对方的一件专利也提出了无效请求。第一次是当事人自己提出的，理由为对方专利相对于专利对比文件不具有新颖性。但对方专利与对比文件有一个明显差异，在口审期间我主张这属于新颖性当中“惯用手段的直接置换”，但是这一主张显然很勉强。于是在口审结束后我说服当事人再次提交无效请求，补充了创造性的无效理由并且提交了相应的证据。同时与合议组沟通，让合议组暂时不要处理第一次无效请求。在后一次无效请求被分配到相同的合议组之后，我方撤回了第一次无效请求。最后对方的专利被我方成功无效掉。
这周收到了涉案专利的无效决定书，让我开心的是，涉案专利在修改的基础上被维持全部有效，保住了侵权诉讼的结果；而让我哭笑不得的是，从无效决定的内容来看，不修改权利要求也是能保住专利的。
还有一个当事人，因为诉讼时效没剩几个月，在山西急得上蹿下跳。但也没办法，当地还是不让人出来，即使出来回京了也得隔离14天。但当事人着急的更重要的事情是业务没法开展，导致收入锐减。周二在网上看了一篇文章，说困难总会过去的，大家要准备好迎接疫情过后的报复性消费。可从我的体会看，这种想**不会太乐观了，鉴于疫情期间大量的减薪甚至是无收入，疫情过后消费大概率也只是逐步恢复，至于会不会出现报复性消费的现象，本人仍然持非常谨慎的态度。
但这周还是有好消息的。比如，作为专利权人的代理人，在这周收到了专利被维持有效的决定。虽然决定摘要是“宣告专利权部分无效”，似乎对权利人不利，但其实是权利人在无效阶段修改了权利要求。该专利在修改后的权利要求的基础上被维持全部有效。
本案当事双方是两家分别从事机械制造的企业，涉案专利与主营业务相关。专利权人是我的当事人，以涉案专利起诉对方专利侵权，并寻求禁令和赔偿。对方另行反诉当事人专利无效，也就是在专利局针对涉案专利提出无效请求。之所以现在可以写办案手记，是因为虽然一波三折，但专利的侵权诉讼和无效宣告两个程序基本都已告一段落。
关于专利侵权诉讼，我在一审开庭后介入此案。一审法院判决被诉侵权产品未落入专利权的保护范围，即我方败诉。原因是一审法院认为被诉侵权产品虽然落入了权利要求1、3、5、8的保护范围，但我方主张的专利范围是全部权利要求，因此不满足全面覆盖原则。了解专利法的人都知道，一审法院的判决明显有误，因此当事人上诉至高院。
上诉后，二审裁定将本案发回重审。本来如何理解全面覆盖原则是一个法律问题，二审法院完全可以直接改判。但对方在一审答辩时提出了现有技术抗辩，而一审法院由于认定不构成侵权因此未审查现有技术抗辩是否成立。对方使用的现有技术就是在无效请求中使用的对比文件，由于无效请求不成立，因此对方的现有技术抗辩自然也难以成立。
二审发回重审后，由于对于侵权没有其他争议，因此双方在开庭后即达成和解，唯一的未决问题就是赔偿数额。此时，对方对涉案专利第二次无效决定的结果还没出来。
花开两朵，各表一枝。如上所述，本案在侵权诉讼阶段的争议不大，亮点我觉得主要在于专利无效阶段。对方针对涉案专利提出了两次无效请求，我方也对对方的一个专利提出了无效请求。
对方对涉案专利的第一次无效请求是在一审判决之前，使用了10份专利对比文件，并且在之后又补充了公证书和视频文件、朋友圈截图等。通过分析对比文件的内容以及补充的公证书和视频等资料，我十分确认这些现有技术完全不会对涉案专利构成威胁。故针对第一次无效请求，我方没有修改专利文件。复审委维持涉案专利全部有效。
在第一次无效决定作出几个月后，二审法院作出裁定之前，对方又针对涉案专利提出了第二次无效请求，使用了5份专利对比文件以及1份公证书。主要无效理由为权利要求1相对于两件专利对比文件的结合不具有创造性。通过分析，我仍然认为两件专利对比文件没有结合的启示，不能结合得到涉案专利的技术方案。因此打算坚持不修改权利要求，同时从法律角度进行分析并安抚不安的当事人，因为当事人对于第二次无效决定的结果一直有担心。
好巧不巧，那一阵收到的一个无效决定给了我比较大的冲击。该案我也是代理专利权人，被诉侵权人在无效阶段主张涉案专利相对于两件专利对比文件的结合不具有创造性。分析之后我也认为两件对比文件没有结合的启示，因此没有修改权利要求。结果无效决定认为涉案专利相对于两件对比文件的结合不具有创造性。对于无效决定的结论我持保留意见，因为我觉得两件对比文件的结合是机械的、事后诸葛亮的，已经向北京知识产权法院提起诉讼。
但这个无效案的决定让我变得谨慎起来，因为当事人二审上诉已见曙光，不能因为无效决定功亏一篑。思考再三，为了稳妥起见，决定还是适当修改权利要求。但如何修改也让我犯了难。首先，我认为无效阶段不应直接将从属权利要求与独立权利要求合并，因为这没有意义。如果复审委认为依据从属权利要求就可以维持住专利的话，那么复审委可以宣告该专利为部分无效，而无需权利人进行修改。当然，在这种情况下，权利人应该在口审或者意见陈述书中重点强调该从属权利要求的专利性，否则复审委可能会惯性地认为该从属权利要求无需评判而不具有专利性。因此，将整个从属权利要求合并到独立权利要求中的这个选项首先就被放弃了。
从一审判决来看，应该从权利要求3、5、8中提取内容添加到独立权利要求1中。在分析了一审判决、被诉侵权产品和涉案专利后，我觉得应该将作为权利要求5一部分的某个技术特征提取到权利要求1中，几乎可以100%确保专利有效。但关于如何提取这个技术特征又让我犯了难，因为一审法院对于该技术特征的认定是等同侵权。如果将有关该技术特征的全部记载添加到权利要求1中，那么法院对于等同侵权的判定是否会改变，无疑会给侵权诉讼的结果增添变数。而如果仅将该技术特征的部分记载（法院对该部分记载的认定是相同侵权）添加到权利要求1中，可以确保侵权诉讼的结果，但该技术特征在权利要求1中仅有部分记载，可能存在不清楚、不支持的问题。反复考量后，我认为对方肯定会提不清楚、不支持这一缺陷（实际上也确实提了），但问题不大，还是应该以确保侵权诉讼的结果为优先。最后，我方相应地修改了权利要求。
在两次无效期间，我方对对方的一件专利也提出了无效请求。第一次是当事人自己提出的，理由为对方专利相对于专利对比文件不具有新颖性。但对方专利与对比文件有一个明显差异，在口审期间我主张这属于新颖性当中“惯用手段的直接置换”，但是这一主张显然很勉强。于是在口审结束后我说服当事人再次提交无效请求，补充了创造性的无效理由并且提交了相应的证据。同时与合议组沟通，让合议组暂时不要处理第一次无效请求。在后一次无效请求被分配到相同的合议组之后，我方撤回了第一次无效请求。最后对方的专利被我方成功无效掉。
这周收到了涉案专利的无效决定书，让我开心的是，涉案专利在修改的基础上被维持全部有效，保住了侵权诉讼的结果；而让我哭笑不得的是，从无效决定的内容来看，不修改权利要求也是能保住专利的。
来源 | IP法 公众号
作者 | 邓超律师
作者 | 邓超律师
编辑 | 木三
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木三
[7]思博铁粉
[北京市]
主题：562 回帖：1659 积分：21667
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riveryr
作为无效请求方，其中2次都差点被审查员认为不能结合后又扳回来。但是有一次修改组合方式后（因对方答复时间没过30天，允许我修改），又口审一次，仍然认为不能结合。
最近一次是权利人方，第一无效全胜，但是审查员怂恿对方撤回重提。第二次无效，觉得希望维持概率很大，就同意了书面审，一下就有结合启示了，好郁闷。书面审果然是最坑的。
PS：结合启示，应该是对比文件中具体案例的图纸组合，还是权利要求中记载文字和文字的组合？@木三 感觉经常审查员被绕晕，胜败就在此处如何说明。
2020/03/16 11:19 [来自广东省]
0 举报kaiku
楼主描述的案例，本代理人有几处疑点：
第一，一审法院认为被诉侵权产品落入了权利要求1、3、5、8保护范围，这也是侵权，何须再上诉，难道判定全部权利要求侵权，专利赔偿额要高一些？
第二，无效申请人可以对同一专利提出几次无效请求？好像只有换一个请求人才能对同一专利提出二次无效。
第三、在无效阶段，对权利要求书的修改只有两种方式：删除和合并。如果权利要求1不具有创造性，只有将从属权利要求的全部特征加入到原权利要求1中，才符合无效的修改方式，不能用从属权利要求的部分特征填充吧？
第四，“如果复审委认为依据从属权利要求就可以维持住专利的话，那么复审委可以宣告该专利为部分无效，而无需权利人进行修改”，这一个误导，不要说在无效阶段，就是申请审查阶段，每一处修改都是申请人自己来写，不可能由审查员帮你修改。就算你的权利要求2至权利要求20都有效，但权利要求1不满足创造性要求，你自己不动笔修改，难道还允许这个专利还会存在？
2020/03/16 12:17 [来自重庆市]
0 举报mumu木木
2020/03/16 17:20 [来自河南省]
0 举报金色麦浪
2020/03/17 08:07 [来自山东省]
1 举报lost aria
2020/03/17 08:43 [来自浙江省]
0 举报阿狸的学长
几百块，不超过1000块的，确实没有什么意思
2020/03/17 08:51 [来自江苏省]
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