工信部新专利法培训（2010）何老师关于重复授权问题的讲解

这次的修改，在此著名条款之前，加入了第一款。因此，当初的征求意见稿一出来，就有同志，特别是学生，就提了一个很尖锐的问题，说专利法的先申请原则这么重要，怎么会挤到了老二，加到他前面的那个条款，难道比他更重要吗？哎，这话问到点子上了。实际上，答案也隐含在你的问话里面，现在加入的这个第一款，他真的就比先申请原则还重要。为什么重要，就是里面的第一句话：同样的发明创造只能授予一项专利权。这个条款原来规定在85年实施的R12.1，后来是在01版的R13.1，在法理上称之为叫禁止重复授权原则。其实早在专利法刚刚开始实施，就发现了专利法一个重大的缺陷，即把本来属于专利法三大基石之一的禁止重复授权原则，没有在专利法里面规定，后来补在了细则之中。即，禁止重复授权原则是一个母原则，包括先申请原则，新颖性原则，抵触申请原则在内的一系列原则，都不过是他的子原则，地位应当从属于他的，但是在立法上我们出现了一个很大的瑕疵，让他委屈在了细则当中。20多年来，也不断的有专家学者提议，要把他纳入到专利法之中。但是由于在操作上也没有给大家带来什么不便，因此也一直委屈到现在。那么这次改法的时候，由于要增加有关的、补充新的子原则，所以顺便就完成了一次让他回归本位的修改。这不是最主要的，那么在原来的禁止重复授权原则基础之下呢，我们审查指南，实际上是对由同一个人提出的重复申请，在各种情形下都给予了选择权。即，无论你提出的是一对同样的发明，还是一对同样的实用新型或一对同样的外观设计，或者是采取一发明一新型的组合，无论以何种方式，提出重复申请，我们审查指南中都规定，审查员会给予你选择权，在审查程序中如此，在无效程序中也如此。

那么就是这样一个没有限制的选择权，在后来引发了行政机关和司法机关的一场旷日持久的争议，最终导致了A9的修改。

这里最严重的问题，就是由同一人，在同一天提出一件实用新型或一件发明，或前后脚提出这样一个组合的问题。由于在中国专利局，实用新型和发明是由不同的审查部门来做的，工作中很难协调保证不发生重复授权，所以尽管我们指南中规定的很严格，能够杜绝这种人为的重复授权，但实践中，做不到。所以近20年来，近10年来出现了大量的重复授权的组合。最终，产生了一个著名的案件，就是在七八年前，有一个发明人，发明了一种民用锅炉，他就这个锅炉，既申请了一个实用新型，又在很短的时间之后申请了一件发明专利申请。在大概一年左右的时间，他的实用新型被授权。他缴纳了2年年费之后，由于没有找到实施和转化的途径，就把实用新型不交年费，从而使之终止，也就放弃了这个实用新型专利权。这个时候发明还没有授权，在他的实用新型终止之后一段时间，他的发明又被授权了，这个时候，申请人突然发现，原来他的这个技术还是不错的，因为他发现了侵权者。于是他以别人侵犯他这个发明专利权为由，告到了北京中院，北京一审，中院的一审判决侵权成立。但是被告不服，上诉到北京高院，北京高院的判决推翻了中院的判决，认为侵权不成立。这里有2个主要的判决内容，第一，为什么侵权不成立，北京高院的法官认为此专利权人在发明被授权之前，已经拥有了一项实用新型专利权，完全同样、或实质上相同的技术方案的保护，但是由于他没有交年费，使之已经终止。因此高院的法官认为这项技术已经进入公有领域，任何人都可以免费自由实施，因此认定侵权不成立。但实实在在的，这个原告拥有一项发明专利权，怎么解释这个发明专利权存在的合理性。这个时候最高院绕不开这个纠结点，最后只好在判决中明确的指出，国家知识产权局授予发明专利权的行为是错的。

同志们，像类似这样的案件过去发生过很多回，你要只说是不侵权，我们也就算了。你要是直截了当的批评国家知识产权局这个做法不对，那这个就另当别论了，所以导致行政机关和司法机关就此发生了一个争议。这个争议并不可怕，很多学者也卷入到其中，为此也写了不少文章，晋升了不少职称。看来有争议是好事，能够促进学者的进步。最高院为什么认为国知局错了，他们理解原R13所说的禁止重复授权原则，含义是说，对于一项发明创造，只能授予一次专利权。即，甭管提出多少项，只要授予了，发生了一次授权行为，不管这个被授权的申请是在后还是在先，那么其他的申请一律都不应该再被授权，他们这么理解禁止重复授权原则，学者称之为叫行为说。而国知局的观点，跟他正好相反，国家局说我们20多年来所遵循的、理解的是说，在同一时间点，我们保证不让他存在2项专利权，也就是从法律状态这个角度来说的。因此国知局的做法是，你原来有权利不要紧，在我准备授予第二个专利权的时候，你把头一个专利放弃掉，我就授予你第二次专利权。那么这个解释、这个理解被学者称为状态说。这两个学说应该说是都有道理，但是因为专利审查和操作的权利实际掌握在专利局手里，这个问题的解决就必须通过更高层面的沟通，才能彻底解决。最终这个官司提出了3审，再审的请求，由最高院的民三庭，在08年的7月做出了终审判决。这个判决中，也是2个主要的观点，第一认定侵权成立，被告确实侵犯了原告的专利权；接着他明确了国知局的解释是正确的，是有道理的。但是整个判决少了一块内容，他没说北京高院的观点是对还是不对。这就麻烦了，我们是对的，但我不知道他是不是错的。所以这个官司也没打完，最后到了全国人大法律委员会，正好当时正在进行专利法的第三次修改审议。最终由全国人大的法律专家们，确定了一个解决的方案：那也就是沿用了我们中国人最熟悉的一个方式，就是和稀泥。法律专家们说，新的专利法里面，这个原则既不要是一个完全的行为说，也不要完全的是一个状态说，你们都各让一步，于是就采取了一个基本原则采取行为说，但是保留一个状态说的例外，这样一种折衷的方案。这就是新A9的立法原意。

整个A9.1，包括2句话：第一句话重复了原来R13.1的禁止重复授权原则，只字未改。但是在这里，通过修改专利法的决定和说明，明确了他的含义就是行为说。即，专利局今后在所有的审查规范，包括审查指南当中，在解释这一条的时候，都要解释成，对同样的发明创造只能授予一次专利权。但是，但说的后面规定了一个特殊的情形，只有满足这种情形规定的所有条件，专利局才能授予第二次专利权。这个但书，规定了一种独特情况下的选择权，那就是在条文表述中所阐述的几个很苛刻的条件：第一，由同一个申请人，按照指南的解释，他应当是在申请日时就相同，而不是通过后期转让才相同；第二，他在同一天，是指的在中国申请专利的实际申请日，要是同一天，这里还要注意，不仅申请日相同，如果有优先权的话，优先权日也必须相同，因为如果优先权日不相同，形成了一个先后的重复申请，这个问题很好解决，因为新A22.2关于抵触申请的定义已经改为任何人在在后申请之前提出的申请，都可能构成抵触申请，所以你只要优先权日不同，自然会其中有一项构成抵触申请，不需要用这一条来解决问题，所以这里说的，优先权日相同，在中国的实际申请日也相同；第三个条件，特指了一种独特的组合，既申请实用新型，又申请发明专利，这一点好多同志都没有能够及时的领悟到，换句话说，你同一天提出2项发明，也不适用于这个但书，同一天提出2项实用新型，也不适用于这个但书，同样，外观设计也不适用，也就是这个独特的组合，才能享受豁免权；第四个条件，在发明专利申请被审查的时候，实用新型已经授权，而且还活着，不能说中间你通过主动放弃、不交年费被终止，或者被宣告无效等等方式权利丧失。在这些条件之下，发明审查员会给你一次选择的权利，如果你放弃了在先获得的实用新型专利的时候，发明审查员才可以代表专利局授予你发明专利权。那么在这种独特的情况下，规定了一系列非常苛刻的条件，来让申请人享受这个选择权。

但就是因为这个但书，使很多学习专利法，包括我们出来讲课的老师，都产生了一个误解，好像今后在专利局就只剩下这一根独木桥了，只有在这个地方才有一次选择权，这是一个极大的误解。我们前面说了，第一句话说只授予一次专利权，大家可以想象一下，如果审查员面对的是2件申请，对他而言，授予任何一件都是第一次，而这个多件之间如何选，这个选择权，始终保留在我们的规范之中。如果你是2件同样的实用新型，2件同样的发明或外观设计，而且你又很有运气，他要无条件的给你选择权，这个选择权就从来没有剥夺过。所以大家放心，今后这个组合的选择权仍然是存在的。