“约翰走路”商标异议复审行政案件

发布时间：2013.04.11 北京市查看：2614 评论：0

本帖最后由 iptree 于 2013-4-11 17:43 编辑

笔记：商标行政诉讼中提交的证据要求：

1、既不属于新证据，又不能说明迟延提交的正当理由的，诉讼阶段一般不会采纳商标评审阶段未提交的证据。

2、商标行政纠纷中对知名度或驰名程度证明力非常弱的证据：（1）非在中国大陆的宣传、使用证据；（2）申请注册日之后形成的证据；（3）自行制作的证据。

一、商评委

案号：商评字（2010）第14396号《关于第1989966号第“约翰走路”商标异议复审裁定书》

申请人：黛尔吉奥品牌有限公司（DIAGEO BRANDS B.V.）

被申请人：福建省晋江市盛龙食品有限公司

第1989966号商标（被异议商标）	第28112号商标（引证商标）

第1989966号“约翰走路”商标（简称被异议商标），由福建省晋江市盛龙公司于2001年9月29日申请注册，指定使用在第30类非医用口香糖、可可制品、天然增甜剂、冰糖燕窝、饼干等商品上。

第28112号“JOHNNIE WALKER”文字商标（简称引证商标），由黛尔吉奥公司于1998年8月1日获准注册，核定使用商品为第33类威士酒。

为证明引证商标具有相当高的知名度，黛尔吉奥公司向商评委提交了证据，包括全球500强企业排名、公司历史简介、公司在各国和地区的宣传材料等。

商评委裁定认为：鉴于被异议商标与引证商标未构成类似商品上的近似商标，本案争议焦点在于被异议商标是否属于对引证商标的翻译，黛尔吉奥公司的引证商标在被异议商标申请注册之前是否已经构成驰名商标，能否给予扩大保护。本案中，引证商标的中文翻译并非“约翰走路”，同时黛尔吉奥公司也未提交证据证明在被异议商标申请注册之前，在中国大陆地区“约翰走路”与“JOHNNIE WALKER”产生了对应关系，其证据不足以证明引证商标在被异议商标申请注册之前已达到驰名程度，加之被异议商标与引证商标未构成近似商标，故被异议商标的注册使用并未构成《商标法》第13.2条所指的情形。其主张被异议商标的注册属于恶意抢注，已产生不良影响，但未提交证据予以证明。综上，裁定被异议商标予以核准注册。

二、一中院

案号：（2011）一中知行初字第304号

原告：黛尔吉奥公司（DIAGEO BRANDS B.V.）

被告：商评委

第三人：盛龙公司

黛尔吉奥公司起诉称：引证商标经过长期使用宣传，已在中国享有很高的声誉和知名度，早已成为驰名商标。被异议商标是对引证商标的中文翻译，消费者看到被异议商标就会联想到引证商标，被异议商标的注册使用必然引起消费者的混淆误认。商评委认定事实错误，适用法律不当，请求法院判令商评委撤销第14396号裁定，重新作出裁定。

在诉讼期间黛尔吉奥公司向法院提交了38份证据，其中包括上海市二中院（2008）沪二中民五（知）初字第18号民事判决书和（2010）沪二中民五（知）初字第31号判决书。第18号判决在经审理查明中载明，1997年“JOHNNIE WALKER”牌系列威士忌酒（九升装）在中国销量为4035箱，**国市场份额的16.99%。该判决的时间为2008年11月25日。第31号判决认定“JOHNNIE WALKER”商标属于驰名商标。判决时间为2011年5月20日。黛尔吉奥公司称上述两判决已经生效。

商评委表示：黛尔吉奥公司提交给法院的38份证据中从证据23至38均系其未在评审期间提交的证据，包括第18号判决和第31号判决。对其迟延提交的证据不同意采纳，而判决书是否属终审已生效判决，尚无证据证明。另外，其所提交其他的证据，或者不具备时间发生在被异议商标申请注册日之前，或者不具备宣传使用行为地发生在中国大陆内，或者不具备使用的标识为“JOHNNIE WALKER”商标等条件，故无法证明该商标在中国相关公众中具有很高的知名度。

一中院认为：依照《商标法》第13.2规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。黛尔吉奥公司请求确认其引证商标为驰名商标，但未提交能够同时满足时间发生在被异议商标申请注册日之前，使用宣传行为地系在中国大陆内，标识为“JOHNNIE WALKER”商标，使用形式为市场意义上宣传使用等条件的证据，数份证据之间没有可供衔接事实的链接点，不能形成关联证据，在证明引证商标在被异议商标申请注册之前，引证商标已在中国大陆内得到广泛使用宣传，而为中国消费者所普遍熟知，并具有相当高的知名度等事实方面没有证明力。证据23至37，包括第18号判决，属于在商评委作出第14396号裁定之前即已形成的证据，黛尔吉奥公司未能说明其迟延提交的正当理由，且商评委不同意纳入证据范围，故不予采纳。

依据上述法律规定，已在中国注册的驰名商标被作为“在先”已有权利加以保护是不言而喻的，根据我国《商标法》注册在先的原则，在后形成的权利不能对抗在先形成的权利。驰名商标的形成尤其发展演化过程，虽然该判决以司法形式认定引证商标属于驰名商标，确立了该商标的驰名商标地位，但该法律事实的形成时间在本案被异议商标申请注册之后，属于在后形成的权利。因此第31号判决不能作为判断本案驰名商标事实构成的依据。黛尔吉奥公司主张上述法律并未规定驰名商标的形成时间必须在被异议商标申请注册之前才给予保护，系其理解有误。

引证商标的含义为“行走中的约翰”，被异议商标含义为“约翰走路”，可以认定该事实构成对被异议商标系对引证商标的翻译，尽管译文上略微有差异，但作为标识的含义已无明显区别，商评委在此认定有误。但该事实并未导致商评委对商标法第13.2整体评审结论的错误。

综上，一中院根据《行政诉讼法》第54条第（一）项之规定，判决：维持商评委第14396号裁定。

三、北京高院

案号：（2011）高行终字第1643号

上诉人（原审原告）：黛尔吉奥公司（DIAGEO BRANDS B.V.）

被上诉人（原审被告）：商评委

第三人：盛龙公司

审判人员：莎日娜、周波、钟鸣

黛尔吉奥公司不服原审判决，提起上诉，请求：依法改判原审判决，支持黛尔吉奥公司原审的诉讼请求。其主要上述理由是：1、引证商标已构成驰名商标，被异议商标的注册会混淆误导相关公众，根据《商标法》第13.2条的规定，被异议商标不应予以注册。上诉人提供了大量证据，包括上海二中院第31号判决，证明引证商标已达到驰名程度，但原审法院对证据的评判标准过于机械和片面，错误否认了相关证据的证明力，导致认定事实错误。原审法院认定驰名商标所持标准未全面考虑实际后果及影响，违背了保护驰名商标的立法原则和宗旨，不利于维护市场秩序，且损害消费者的利益。2、上诉人的“JOHNNIE WALKER”品牌产品早在上世纪70年代末即进入中国，随着广告宣传，已为公众所广泛熟知。盛龙公司作为一家中国公司，不可能不知道该品牌的存在，其抢注这一名称，主观恶意十分明显，损害了上诉人的在先商标权，违反《商标法》第31条的规定。

北京高院审理查明，原审判决已查明的事实属实，有被异议商标档案、引证商标档案、商评委第14396号裁定、当事人在评审阶段提交的证据及当事人陈述等证据在案佐证，本院予以确认。

另查明：圭尼斯联合酿酒和酒商有限公司在法定期限内针对被异议商标向商标局提出异议。商标局于2007年11月5日作出（2007）商标异字第05753号“约翰走路”商标异议裁定书（简称第05753号裁定），裁定被异议商标予以核准注册。后，引证商标转让给上诉人黛尔吉奥公司。

上诉人黛尔吉奥公司向商评委提出的商标异议复审理由为：被异议商标是引证商标的中文直接翻译，引证商标通过长期使用已经产生巨大的知名度和影响力，构成驰名商标，盛龙公司在不相同和不相类似的商品上翻译他人已在中国注册的驰名商标，误导公众，依法应当不予注册并禁止使用。

二审诉讼过程中，上诉人黛尔吉奥公司向本院提交了境外部分报纸关于对引证商标广告宣传的截图，用以证明引证商标的知名度。但上诉材料不是原件，上诉人黛尔吉奥公司亦未向本院说明证据的来源，故其真实性不能确认，本院不予采纳。

本院认为：《商标法》第十三条第二款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”上述法律规定，旨在对在中国境内为相关公众广为知晓的已在中国注册的驰名商标，在不相类似的商品上给予其与其驰名程度相适应的较宽范围的保护。认定商标是否构成驰名商标，应综合考虑下列因素：相关公众对该商标的知晓程度；该商标使用的持续时间；该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；该商标作为驰名商标受保护的记录；该商标的注册情况；该商标驰名的其他因素。本案中，上诉人黛尔吉奥公司向商评委及原审法院提交的大部分证据或者非在中国大陆的宣传、使用证据，或者是被异议商标申请注册日之后形成的证据，或者与本案无关联性，或者系其自行制作，上述证据对引证商标在被异议商标申请注册之日达到驰名程度证明力较弱。虽然有部分证据在被异议商标申请注册日之前形成，但上述证据仅能证明“JOHNNIE WALKER”品牌的威士忌酒具有悠久的历史，引证商标在中国大陆具有一定的知名度，尚不足以证明在被异议商标申请注册之前形成，但上述证据仅证明“JOHNNIE WALKER”品牌的威士忌酒具有悠久的历史，引证商标在中国大陆具有一定的知名度，尚不足以证明在被异议商标申请注册前，引证商标通过宣传、使用已达到为中国大陆相关公众广为知晓的程度。上海中院第31号判决虽然认定引证商标为驰名商标，但上诉人黛尔吉奥公司没有证明该判决是否属生效法律文书。另，即便该判决已经发生法律效力，但判决的作出时间为2011年5月20日，不能证明被异议商标申请注册日即2001年9月29日之前，引证商标已经达到为中国大陆相关公众广为知晓的程度。因此，上诉人戴尔吉奥公司认为引证商标构成驰名商标的上诉理由缺乏相应地事实依据，本院不予支持。在引证商标不构成驰名商标的情况下，本院对被异议商标是否构成对引证商标的复制、摹仿或者翻译不再予以评述。

《行政诉讼法》第五条规定，人民法院审理行政案件，对具体行政行为是否合法进行审查。《商标评审规则》第二十八条规定，商评委审理不服商标局异议裁定的复审案件，应当针对当事人复审申请和答辩的事实、理由及请求进行评审。在商标评审程序中，上诉人黛尔吉奥公司认为被异议商标的申请注册违反了《商标法》第三十一条的上诉理由不属于本案审理范围，本院不予评述。

综上，商标评审委员会第14396号裁定及原审判决认定事实基本清楚，适用法律正确，程序合法，本院予以维持。上诉人黛尔吉奥公司的上诉请求及理由缺乏依据，本院不予支持。依照《行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

黛尔吉奥公司向商评委及一审法院提交的用以证明商标构成驰名商标的证据目录：

证据1、上诉人2002-2004年为全球500强企业之一的相关排名情况；

证据2、引证商标的历史简介（附译文）；

证据3、引证商标在全球部分国家的早期宣传资料（附译文）；

证据4、《全球最大品牌》（《The World’s Greatest Brands》）一书中有关引证商标的相关报道；

证据5、JOHNNIE WALKER 被“Interbrand”连续多年评为全球最有价值100强品牌的相关报道；

证据6、JOHNNIE WALKER被《The Impact Newsletter》评为全球100强最畅销烈酒品牌之一的相关报道；

证据7、JOHNNIE WALKER被《The Power 100》评为2006-2008年100个全球最具影响力的酒精饮料品牌的相关报道；

证据8、JOHNNIE WALKER入选《Forbes》（福布斯）杂志全美奢侈品牌排行榜的相关报道；

证据9、《****》报道，1999年至2003年，JOHNNIE WALKER获“读者文摘超级品牌”白金奖及金奖以及读者文摘新闻稿的相关报道，以及《****》关于上诉人JOHNNIE WALKER品牌的报道；

证据10、北京丰收国际贸易有限公司出具的证明函，证明引证商标在1999年前在中国大陆已经开始使用；

证据11、1954年—1958年部分《****》影印本，刊登有JOHNNIE WALKER威士忌2003—2009年在中国的销量；

证据14、2004年至2007年JOHNNIE WALKER威士忌的各种户外广告，如橱窗/站牌广告、海报、张贴画等；

证据15、上海图书馆上海科学技术情况研究所文献报务部查阅到的1993年—2008年JOHNNIE WALKER 威士忌在中国发行的部分报纸上所刊登的广告；

证据16、2005年上诉人赞助“JOHNNIE WALKER高尔夫球精英赛”的相关新闻报道，以证明JOHNNIE WALKER和高尔夫的结缘可追溯至19世纪中叶；

证据17、2005年JOHNNIE WALKER赞助F1迈凯伦车队的相关新闻报道；

证据18、2006年至2009年周末画报、东方早报、上海日报、外滩画报、中国民航等报刊杂志刊登的JOHNNIE WALKER威士忌的广告宣传资料；

证据19、上诉人生产、销售的其它非酒类附属产品，以证明引证商标在其它非酒类产品上的在先使用情况；

证据20、2003年3月8日由上海市卢湾区公证处出具的品牌认知度调查报告，市场调查显示，在108位喝过或者买过洋酒店的被访者中，70位（64.8%）知道“JOHNNIE WALKER”品牌；

证据21、“约翰走路”品牌在台湾市场的使用情况；

证据22、“约翰走路”在台湾的商标注册证复印件；

证据23、关于JOHNNIE WALKER/约翰走路商标及产品的部分媒体报道-期刊杂志；

证据24、关于JOHNNIE WALKER/约翰走路商标及产品的部分媒体报道-报纸，其中，《上海文化年鉴》中，1995年全国高尔夫锦标赛中，提到了JOHNNIE WALKER俱乐部杯比赛，其余媒体的报道均在2006年10月30日以后；

证据25、摘自百度网、谷歌网等网站关于JOHNNIE WALKER/约翰走路商标及产品的部分媒体报道-因特网报道，证据内容指向时间为2006年3月20日；

证据26、关于JOHNNIE WALKER商标在中国的相关注册，如：1049626号，41类，高尔夫赛事等，1997年7月7日获得注册；801330号，14类，黄金或贵金属合金的首饰等，2005年12月21日获得注册；875037号，18类，手提包等，2006年9月28日获得注册；G889439,18类皮革制品，非金属钱包等、25类服装、鞋、帽，2006年4月13日获得注册；

证据27、关于JOHNNIE WALKER商标在非酒类商品上的使用图片，包括衣服、帽子、皮夹等；