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关于答复审查意见通知书的修改方式

发布时间:2012.07.18 广东省查看:455 评论:4

       一、指南第二部分第八章5.2.1.3(4)不允许的修改:主动增加新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。与5.2.2.1(3)允许的修改:变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征,以克服原独立权利要求类型错误或者缺乏新颖性或创造性等缺陷。只要变更后的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求记载的范围,就可允许这种修改。这两种修改规则是否存在矛盾的地方?既然已经不能增加原权利要求书中不曾出现过的独立权利要求,但同时允许删除原权利要求后增加不同类型的权利要求,而且是出现在原权利要求书或者说明书中的都可以。
        二、指南第二部分第八章4.1审查的文本  申请人提出实质请求时,或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内,对发明专利进行了主动修改的,无论修改的内容是否超出原说明书和权利要求书记载的范围,均应当以请求人提交的经过该主动修改的申请文件作为审查文本。与该部分5.2.1.1中有矛盾的地方:不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改,都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围

标签: 申请人 通知书 创造性 意见 要求


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  • 第1楼
    本帖最后由 年华似水 于 2012-7-19 13:10 编辑

    "无论修改的内容是否超出原说明书和权利要求书记载的范围,均应当以请求人提交的经过该主动修改的申请文件作为审查文本。"
    这段话指的是审查文本的确定,根据请求原则,以申请人主动修改后的文本作为审查文本。
    换句话说,实质审查的时候,拿申请人主动修改后的文本(而不是原始文本)来审。
    但这并不意味着这个审查文本就是正确的,可以接受的。
    正是由于专利法33条对修改超范围的限制,超范围修改方式在实质审查中是不能被接受的。
    所以会发通知书告知申请人超范围的缺陷,必须进行答复和修改。

    不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改,都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围
    这段话指的就是法33条,它是对修改内容的实质性要求,即修改不能超范围,与审查文本的确定并不矛盾。
    审查文本的确定只是程序上选择哪个文本来审查,审查内容的实质要求仍然是法33条。

    2012/07/19 13:06 [来自北京市]

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  • 第2楼
    谢谢老师,但对第一个问题能讲解一下有关答复审查意见通知书时对权利要求的修改方式吗?
    比如不能主动增加新的从属权利要求,该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过
    看了指南和国家局出的实务分册,对这一部分的修改方式感觉比较费解,实务分册上233页,举了一个在后增加的从属权利要求,而且没有出现再原权利要求中。
    感觉有很多前后矛盾的地方,是否09年改法后,一直没有出过答复OA的题,对该部分的修改仍然存在争论的地方?

    2012/07/19 20:24 [来自江苏省]

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  • 第3楼
    指南第二部分第八章5.2.1.3(4)不允许的修改:主动增加新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。
    上面是主动修改,并非为了克服指出的缺陷。
    5.2.2.1(3)允许的修改:变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征,以克服原独立权利要求类型错误或者缺乏新颖性或创造性等缺陷。只要变更后的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求记载的范围,就可允许这种修改。
    下面的是被动修改,即通知书指出缺陷之后,针对缺陷进行的修改。
    所以两个规则适用场合不同,并不冲突,感觉上冲突是因为你没有充分理解规定适用的具体情形。

    09改法已经过去好几年了,规则做法基本都已经固定下来,由于已经既成事实,学术或者务实界也基本没什么可争论的了,按照指南及相关具体规则执行即可。

    2012/07/20 02:50 [来自北京市]

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  • 第4楼
    谢谢老师,有点明白了

    2012/07/21 08:45 [来自江苏省]

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