浅谈审查意见的答复策略

在论坛上，经常有人分享审查意见的答复心得，开篇就是大段大段的技术方案，这些帖子没有必要看，你看不懂，写的人也没打算让你看懂，这些帖子就是在炫技，本质上不想让你懂。

问问你自己，你的工作性质是什么？需要你分析技术方案吗？发明人不比你更懂？发明人需要你帮他分析技术方案吗？
你是来学习怎么分析技术方案的吗？学会了又如何呢？你要答复的专利申请和你看的帖子里面是相同的技术方案吗？
不是，对吧？那你看别人写的答复心得有什么用呢？

想了想，开个帖子讨论一下这个问题。

正好，前几天看见有人提问：

> 独权与最接近的对比文件的区别技术特征 A、B、 C，分别引用3个不同的对比文件和公知常识来分别评价 A、B、C的创造性，得出独权具备创造性的结论，这种做法是可行的么。

这个提问太复杂了，我们简化一下：

> 独权与对比文件1的共同特征是A，区别特征是B、C，对比文件2公开了B，对比文件3公开了C，审查员分别使用对比文件2、3评价B、C的创造性，对不对？

答案当然是错误的，专利审查指南2019第二部分第四章3.2.1.1（2）写了：对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。

你直接套用这条，解释A、B、C不可分割，然后这样答复给审查员，对不对？

答案也是错误的，当你解释A、B、C不可分割的时候，就已经默认了本发明是“组合发明”了。

在《专利审查指南》中，发明包括“开拓发明、组合发明、选择发明、转用发明、已知产品的新用途发明、要素关系改变的发明和要素替代的发明”。

本发明是A、B、C组合在一起的“组合发明”吗？是吗？如果不是怎么办？发明的类型那么多，你一上来就套用“组合发明”的答复模板，没套上怎么办？
说到底，本发明是“组合发明”这个观念是审查员提出的，不是你总结出来的。如果你先入为主，然后套用答复模板又没有套上，审查员就会回你一句：嗯，所以呢？请开始你的意见陈述。
然后你费劲脑筋答复了很久，最后收到驳回通知书，再去责骂审查员不懂专利法，这是审查员的错误吗？

到底问题出在哪里？

首先，分析审查员到底做了什么？
然后，分析根据三步法应该怎么做？
> 首先应当拿 A+B+C 比较 D1，得出B+C；
> 再拿 B+C 比较 D2，D1、D2结合？能，得出C；
> 最后拿 C 比较D3，D1、D2、D3能否结合？能，无创造性；不能，有创造性。

问题来了，区别在哪里？
区别在于，根据三步法进行审查，是不存在A+B、B+C、A+C这三个技术方案的。
权1有这个技术方案吗？说明书有A+B、B+C、A+C这三个实施例吗？
本发明只有A+B+C这一个实施例对吧？审查员在拿空气在比较技术特征，难道你也跟着一起拿空气进行比较吗？

核心区别在哪里？
审查员结合了D1、D2，结合了D1、D3可行，那么，D1、D2、D3的结合呢？有结合试试吗？不能结合怎么办？
如果A、B、C在功能上彼此相互支持、存在相互作用关系，那么D1、D2、D3的结合必然会存在难以解决的技术问题。

两个答复的策略的区别在哪里？
> 前者是强调 A、B、C 不可分割，后者是强调 D1、D2、D3不可结合。
> 没有套模板。

核心区别在哪里？
> 前者是强调“我是对的”，后者是强调“审查员是错的”。
> 不会陷入将本发明归类到组合发明去答复的思维误区，本发明很可能不是组合发明，很有可能A+B跟D1+D2完全不同，但是你一旦套模板，你就再也发现不了这个区别了。

此外，专利法是怎么规定的？

法39：发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定。

所以呢？只要证明审查员的驳回理由是错误的，就能授权。

反之，你再怎么蹦跶，拼命想要证明自己是正确的，也只能得到审查员的白眼。