专利无效实战之三---创造性

发布时间：2019.10.21 上海市查看：1487 评论：1

本帖最后由吉江数据于 2019-10-21 11:43 编辑

---导言---

书接上文~在之前的《专利无效实战之自拍杆（一）》中，我们对源德盛塑胶电子（深圳）有限公司（以下简称：源德盛公司）的基本情况和其专利维权扫街行动进行了介绍，针对“一件一体式自拍装置”的创造性，不同的请求人纷纷以不同的对比文件为证据，向专利复审委员会请求宣告该自拍杆专利无效。专利复审委员会先后进行了17次专利无效的口头审理。截至目前，专利复审委员会维持了该专利权第2-13项权利要求，宣告独立权利要求1无效。本文将结合自拍杆专利的创造性无效审查对创造性进行介绍和分析。

---专利法之创造性---

根据专利法第二十二条第三款的规定，发明/实用新型的创造性，是指与现有技术相比，该发明/实用新型具有突出的实质性特定和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

专利法所指的现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。技术以技术方案的方式表现出来。技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的。

---评价实用新型创造性的技术---

用于评价实用新型专利创造性对比技术，原则上与实用新型技术方案所属的技术领域相同的一般不跨技术领域进行评价。用于评价实用新型专利创造性的对比技术为现有技术、公知常识。原则上，现有技术与实用新型技术方案所属的技术领域相同。对于实用新型创造性的评价一般不跨技术领域，且用于评价的现有技术一般为限定为一到两项。

1.现有技术

专利法所指的现有技术是指在申请日之前为公众所知的技术。现有技术的公开时间必须在申请日之前。抵触申请的技术方案在申请日之前并未公开。因此，抵触申请技术不属于现有技术，不能用于评价发明/实用新型的创造性。

在“一种一体式自拍装置“专利无效请求中，有请求人以抵触申请文件为对比文件，请求宣告该专利权无效。专利复审委员会对对比文件的公开日进行了认定，认定对比文件的公开日晚于该自拍杆专利的申请日，不能作为对比文件评价自拍杆专利的创造性。

2.公知常识

公知，即为公众所知的事实。公知常识应当是众所知的、解决特定技术问题的技术手段或惯用手段。技术词典、技术手册、教科书等能够作为证明公知常识的证据。但公知常识并不应当被限定为技术手册、技术词典或教科书。对于公知常识的举证，仍应坚持谁主张谁举证的基本举证原则。专利无效请求人应当举证证明或者充分说明该技术手段是本领域公知常识。如果未能举证并且对方当事人不予认可的，专利复审委员会合议组对该技术手段是本领域公知常识的主张不予支持。

---创造性评价主体---

创造性的评价主体，应当是发明/实用新型所属技术领域的一般技术人员。一般的技术人员是一种假定的主体。假定一般技术人员知晓申请日或者优先权日之前发明/实用新型所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术；且具有申请日以前常规实验手段的能力，但又不具有创造能力。并且也假定本领域的一般技术人员在其他技术领域去寻找技术手段，其也只是具有其他技术领域的现有相关技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。

---创造性评价原则---

对于实用新型专利而言，专利法对其创造性的要求是具有实质性特点和进步。

实质性特点是指发明创造克服了现有技术中存在的缺点和不足，或者为解决某一技术问题提供了一种不同构思的技术方案，或者代表某种新的技术发展趋势。是否具有实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的实用新型相对于现有技术是否显而易见。

进步是指实用新型是否具有有益的技术效果。

---创造性评价三步法---

创造性评价的方法是三步法。“三步中的第一步是指首先确定最接近的现有技术；第二步是确定区别特征和实际解决的技术问题；第三步是判断实用新型对本领域的技术人员来说是否显而易见。

创造性评价三步法评价的要点就是判断要求保护的实用新型相对于现有技术是否显而易见。

第一步:确定最接近的现有技术。

最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明/实用新型最密切相关的一个技术方案。它是判断发明/实用新型是否具实质性特点的基础。最接近的现有技术是指与要求保护的发明/实用新型或者技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和／或公开了实用新型的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明/实用新型技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明/实用新型的技术特征最多的现有技术。在无效审查过程中，最接近的现有技术是由专利无效请求人以证据的方式向专利复审委员会提交，供审查员审查。

第二步:确定区别特征和实际解决的技术问题。

实用新型实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。在审查中应当客观分析并确定实用新型实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的实用新型与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定实用新型实际解决的技术问题。审查员可以对实用新型所解决的技术问题进行重新确定，而不是以实用新型专利说明书中所描述的技术问题为准。

对于自拍杆专利，审查员根据区别特征所能达到的技术效果其权利要求1和权利要求2 分别解决的技术问题是：如何避免使用时临时组装自拍装置、如何更好的收纳自拍杆，方便携带。

第三步:判断要求保护的实用新型对本领域的技术人员来说是否显而易见。

对于实用新型而言，是否显而易见，是指现有技术与实用新型之间的区别技术特征是否使本领域的技术人员有动机改进该最接近的现有技术，以解决确定的技术问题并获得要求保护的实用新型。如果从最接近的现有技术和实用新型实际解决的技术问题出发，实用新型技术方案对于本领域的技术人员来说显而易见，则实用新型就不具有创造性。反之，则实用新型具有创造性。

---结语---

对于自拍杆专利而言，经过对区别技术特征的分析，权利要求2相对于对比文件以及公知常识的任意组合，其连接平台上均无弯折结构相对的缺口，因而也无法形成容纳伸缩杆的空间。因此，对比文件与公知常识的结合都没有给出解决易于收纳，便于携带自拍杆的技术问题。因此，专利复审委员会认定权利要求2是非显而易见的。权利要求3-13直接或间接引用权利要求2,在权利要求2具备创造性的基础上,权利要求3-13也具备专利法第22条第3款规定的创造性。专利复审委员会最终认定“一件一体式自拍装置”专利权部分有效，该权利要求具备实质性特点和进步。因而具备专利法第22条第3款规定的创造性。

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