原创：企业专利预警机制的研究
发布时间：2017.11.11 广东省查看：9588 评论：3
本帖最后由 dzx111 于 2017-11-11 14:34 编辑
企业专利预警机制的研究2017-10-22 丁志新 知识产权一言堂
企业专利预警机制的研究2017-10-22 丁志新 知识产权一言堂
本文已刊登于《中国发明与专利》杂志2017年第10期
摘要：本文对企业内部开展专利预警机制的基本原则、分析的对象进行概括论述，简要说明了建立专利预警机制所需要的资源。最后描述了搭建专利预警机制的过程，总结了企业开展专利预警分析项目的注意事项。
关键词：知识产权风险、风险控制、专利预警、专利检索分析
Research on enterprise patent early warning mechanism
DING Zhixin
Abstract: This paper summarizes the basic principles and the objects of the patent early warning mechanism in the enterprise, and briefly describes the resources needed to establish the patent early warning mechanism. Finally, it describes the process of setting up the patent early warning mechanism, and summarizes the matters needing attention in the project of patent early warning analysis.
Key words: intellectual property risks, risk control, patent early warning, patent search analysis.
企业建立知识产权预警机制是一项涉及面广并且需要持久推进的系统工程。企业必须加强知识产权风险防范的意识，在充分整合、利用信息资源的基础上，针对风险展开分析判断，发现各类潜在风险，评估风险带来的损失。进而制定规避风险的具体措施，将未知风险转变成已知风险，通过措施把风险可能带来的损失降到最低。
知识产权预警，可以简单的划分为专利预警、商标预警、其他知识产权类型的预警。本文以企业专利预警机制为研究方向，概括形成以下内容。
一、建立企业专利预警机制的基本原则
企业建立专利预警机制，确保预警工作有效运作，必须遵循以下四项原则：[1]
1.目的性原则
企业应当根据经营的需要，明确针对专利预警的某一具体目标，发出快速相应的前瞻性预示信号，尽力减低各类潜在风险的危害，实现效益的最大化。
专利预警的工作涉及面广量大，而预警分析的结论也如同医生开具的“药方”，增加企业抵御专利风险的能力，协助决策层做出决策，最终达到预期的目的。
2.系统性原则
专利预警工作是一个系统工程，需要整合企业内外的各方力量，参与和有效配合。由于专利预警涉及众跨领域的相关知识，应当组织知识产权、竞争情报、相关技术三方面的专家发挥各自所长，组成项目团队。建立的预警机制应当是动态的，不仅要反映过去和现在专利的状况，而且还应当能随着时间序列的变化，合理预测未来重点竞争对手专利活动的发展趋势。
3.科学性原则
专利信息检索工作是预警的基础，收集各类专利信息数据完整、及时、全面。信息筛选、统计、挖掘、分析的过程，要与预警工作的具体目标要求相一致。对风险的预警判断需要灵活应用各类宏观和微观的分析方法，以偏概全和按图索骥的最终结果都会形成误导。
4.预测性原则
企业搭建预警机制的作用是搭建了预警的分析模型，通过预警咨询报告的形式提出预报警示，提前做好应对准备，提高企业对于本技术领域专利发展趋势的敏感度和应对突发专利诉讼的反应能力。预警分析出的风险规避措施应当贯彻落实，如实施过程中发现不合理之处，需要随时修正。
二、企业专利预警机制的对象
企业开展专利预警机制的主要研究对象是企业在生产经营中，遇到了各类专利风险。对于各类风险简要概括如下：
1. 研发项目中的专利风险
企业开展研发活动的全流程周期管理过程中，都需要开展专利预警工作。避免研发的技术路线和技术方案落入在先申请专利的保护范围，或重复研发造成研发投入的巨大浪费。
2.新产品上市前的专利风险
企业在新产品投放市场前，对于产品的各项技术特征，都有专利侵权的风险。即使企业已进行了专利申请和保护，在实施自己的专利权前，也需要开展风险排查，也可以称为技术的自由实施（Freedom to Operate或FTO）。
3.企业整体上市前的潜在风险
企业在整体上市的过程中，是最有可能被诉侵权的危险时刻，需要针对潜在的专利侵权风险开展尽职调查，提前准备应对措施。例如，2017年4月17日、18日，“无固定取还点的自行车租赁运营系统及其方法”（专利申请号201010602045.8）专利权人顾泰来在永安行IPO上市前发起专利诉讼的案件。[2]
4.技术引进风险
企业在与高校、科研院所进行技术转移转化，以及跨国的技术引进和输出的过程中，都需要开展针对技术的专利风险监控和预警。例如，河北卡布尔碳素制品销售有限公司与天津大学教授张卫江的硼同位素分离技术转移过程中发生的纠纷和诉讼。王增良实际控制的中邯硼业投资2.6亿元，现在成了烂尾工程。[3]
5.产品海外出口的专利侵权风险
国内企业在将产品出口海外、以及境外参展时，也同样面临着巨大的知识产权侵权风险，由于专利保护的地域性，对于出口的目标国需要开展专利预警分析，按照当地的法律和相关政策进行风险调查，避免侵犯目标国授权的相关专利，造成无法出口和销售的严重后果。
6.企业并购中的潜在风险
企业在并购过程中需要对并购的对象开展专利尽职调查和风险评估，避免重大投资失误。
7.人才引进时的知识产权风险
技术人才的引进需要对人才开展知识产权评议，对拟引进的人才对象的研发方向、技术创新能力、研发成果、是否涉及知识产权纷争和诉讼等进行调查，避免由于人才流动带来的知识产权风险。
8.企业生产经营活动中的其他专利风险
企业在生产经营活动中还有很多形式的风险，例如：专利申请风险、专利权属风险、参加专利池风险、专利标准化风险、专利信息管理风险等等。不再一一说明。[4]
三、建立专利预警机制的资源
企业内建立专利预警机制需要配置的资源包括：人力资源、财务资源、软件和数据库工具、以及外部的专家团队。[5]
1. 人力资源
开展专利预警工作，首先是要由专业的人员来完成专利检索分析工作。因此企业需要逐步培养专利检索分析人员来专门负责相关工作。从国内外的企业知识产权部的部门设置可以发现，专利检索分析人员通常需要理工科的背景，对企业的研发技术具有一定的理解，可以作为本领域的技术人员检索、阅读、筛选专利文献。通常定向招聘相关技术专业的新员工或者从企业的研发团队中选拔出合适人选来开展专利预警的相关工作。
同时，专利检索分析人员，也在提升专利的质量过程中起到不可或缺的作用。参见下图，可以说专利检索分析人员的检索工作贯穿专利全生命周期过程的始终。在内部的团队工作量饱和或者能力欠缺的情况下，企业可以将部分或全部的专利检索分析即预警工作外包给可信赖的并且能够完成相关工作的外部顾问专家来完成。在委托时还需要通过保密协议来确保安全。外部顾问可以是专利代理人、专利律师、或从事过专利审查的顾问等。
2. 财务资源
企业围绕专利预警的投入费用，短期内不会立竿见影得到回报，但从长期来看，是非常重要和必要的投入。相关费用主要用于购买外部的专利信息检索分析软件平台，搭建企业专利专题数据库、开展预警分析的相关人员劳务费用，以及针对风险防控措施的实施费用。此外还包括外出培训、调研、资料、翻译等其他费用。部分企业在规划专利预警工作时，还会专门设置风险准备金。
3. 软件和数据库工具
“工欲善其事，必先利其器”，企业选择合适的专利检索分析软件和平台，在内部按照需要定制和长期维护专题专利数据库，可以起到事半功倍的作用。目前可供选择的专利检索分析软件和平台供应商有很多家，在选择时，既要考虑费用和功能，也要考虑售后服务和未来的长期需要。其中专题专利数据库的用户应是企业的研发人员，让数据库内的专利文献更多的协助企业研发工作。而专利检索分析的用户应是企业的专利检索分析人员。
四、企业专利预警系统的搭建
企业知识产权预警系统和专利信息分析系统，其作用是对企业外部的知识产权进行风险管理（Risk-ERP），是构成企业知识产权管理系统（IP-ERP）的重要组成部分。专利预警须通过专利信息和市场信息的检索、收集、整理，作为分析、判断结论的依据，将各公开专利数据库作为基础信息源，结合企业的实际情况和实际需求逐步搭建，并长期维护和使用。
1、专利信息
专利信息是科技文献中的重要组成部分，对专利信息进行检索、筛选、统计、分解，可以挖掘具有价值的经济、技术和法律情报，是开展专利预警工作的基础。
由于专利权具有专有性、时间性、地域性的特点，因此公告的专利文献法律信息是动态的，在进行风险评估和侵权诉讼预判工作中，要特别注意法律状态的确权。
2、专利信息数据库
企业选择商业加工的数据库通常较昂贵，而且互联网上平台的形式让用户登录指定网站，帐号一旦过期数据就会遗失。因此，建议企业还应当在企业内部搭建自己的专利数据库，通过对文献资料的定期检索整理和持续更新,将专利数据搬到自己公司内部。
（1）专利信息数据库的建立
建立企业专利信息数据库要围绕关键产品和关键技术搭建，重点项目还需要建立特定数据库。建库更新等工作需要由知识产权部门统筹的安排和完成。基本信息库应当收集与企业业相关的专利信息和市场产品流通信息，建立主要竞争对手的专利数据库和企业自己申请的专利数据库，形成本技术领域的专利文献的“图书馆”，能够快速检索到企业所需要的信息，为研发技术人员随时查阅，也是知识产权部门开展专利预警项目分析的基础。
规划子数据库：企业可以根据需要，建立研发项目、工艺项目的整体、部件、零配件、材料、工艺、设备、试验等主题的子数据库。
（2）建库步骤
a.制定规划，申请建库费用。
b.结合整理技术树确定数据库结构框架，各子数据库内的技术分支。
c.收集关键词，编辑逻辑检索式。
e.全球范围收集下载。
f.按子数据库分类分组，重点子库的专利还要进行标引。
g.及时更新信息数据库，定期更新需要监控的技术关键字，以保证分析平台监控内容的准确性。
五、专利预警分析项目的实施
开展和实施专利预警项目，可以分为需求分析阶段、数据采集阶段、调查分析阶段、报告实施阶段。
对专利信息的筛选和标引，可以通过对具体的技术关键词、竞争对手、法律状态等进行二次检索和标引归类。但筛选重要/障碍专利的过程为了达到查全和查准的均衡，就需要基于大量的人工阅读后进一步的靠人工来判断。目前人工智能的发展和应用为专利检索分析软件和平台的聚类分析功能带来许多改进，已逐步能简化和提升筛选标引的效率，但任然还需要继续完善和提升。
筛选专利时还可以通过：最新公开和申请的专利、发明实用新型或外观设计专利、同族数量多的专利、重点竞争对手的专利、引证被引证次数多的专利、授权或失效的专利等条件来排序。
分组归类和筛选后的专利信息资料，经过整理、加工、综合和归纳，以数据的形式整理制成Excel统计表，再转换成为具有类似地图指向功能的专利地图，供定量分析和定性分析之用。
专利地图是采取不同形式图表反映统计的结果，越复杂的图表其实解读起来越繁琐。解读图表的基本思路，需要具备宏观归纳的眼光和洞察微观的能力，定量的统计只展现了表象，而定性的分析才能揭示事物的本质。在解读图表时可以通过描述内容、说明纠错、解释变化、联想原因、相互印证、比较对比、推理预测等方法，进行风险危机评价或专利挖掘。
专利预警分析项目通过相互印证，对潜在的风险进行判断和评估，从而提出规避风险的具体措施和战略建议。
涉及具体风险规避措施以及战略决策，可从以下方面提出：
-诉讼维权策略；
-许可、转让策略；
-技术转移转让;
-专利无效/公众意见请求；
-**专利的挖掘申请和保护；
-技术规避设计和改进；
-商业运营方向的调整；
-风险应急策略等。
企业内形成的专利预警分析成果，尤其是涉及到具有高度保密要求的风险分析评估报告，不宜公开。
结束语：
形成的企业专利预警分析报告，在向企业管理层汇报预警结果时，应当说明预警工作的过程和使用的方法，以及存在的数据缺陷和分析的局限性。同时应对提出的各项风险规避措施方案进行对比，评价优劣。与技术研发人员共同研究提出技术发展路线，以及对障碍专利的规避和挖掘出新的技术方案。
专利预警机制只有通过长期持续的专利信息检索分析，将未知风险变成已知风险，并对已知风险进行有效控制，形成并执行各种控制风险的措施，消除和降低风险的危害。
参考文献：
[1]2009年深圳市知识产权研究会《高新技术产业发展与知识产权预警机制的研究》课题报告 本文作者撰写部分
[2]新浪网 《永安行声明》
http://finance.sina.com.cn/roll/2017-05-04/doc-ifyexxhw2249826.shtml.
[3]《教授学术造假，学校盖章背书，商人投资2.6亿后发现被骗》 刘万永 中国青年报2017年6月27日
[4] 《企业专利风险管理手册》 王晋刚、刘旭明著 知识产权出版社
[5] 《专利预警从管控风险到决胜创新》 张勇 著 知识产权出版社 P43
作者简介：丁志新，广州中新知识产权服务有限公司 战略运营部总监
鸣谢：深圳市知识产权研究会会长 鄞汉藩、《中国发明与专利》杂志编辑唐宇
全文完 引用需说明出处。
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dzx111
[6]思博省省长
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siceng
2017/12/04 09:00 [来自北京市]
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- 发二维码和电话号码、网址的，标题里提到自己企业名称的，一律格杀勿论。零容忍。
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举个栗子，一次类似事件的处理
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2017/12/04 09:02 [来自北京市]
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2017/12/04 10:33 [来自北京市]
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