浅析专利申请中的本国优先权

摘要：专利法第二十九条第二款规定了申请人可享有本国优先权。本文从本国优先权的概念、本国优先权的基础、申请人如何充分发挥本国优先权的作用、以及要求本国优先权所要注意的问题等方面做了初步探讨。

优先权原则源于1883年问世的《保护工业产权巴黎公约》（以下称《巴黎公约》），其目的是为了方便成员国的国民就其发明创造或者商标标识在其本国提出专利申请或商标注册申请后，在其他成员国申请获得专利权或者注册商标权。所谓优先权是指申请人在一个缔约国第一次提出申请后，可以在一定期限内就同一主题向其他缔约国申请保护时，其在后申请在某些方面视为是在第一次申请的申请日提出的。换句话说，申请人提出的在后申请与其他人在其上次申请日之后就同一主题提出的申请相比，享有优先的地位，这也是优先权一词的来源。

优先权原则是《巴黎公约》中非常重要的原则，世界各国普遍承认优先权原则。我国在1984年制定《专利法》时引入了优先权原则，但是只规定了外国申请人首次在外国提出申请、然后在中国提出申请时可以要求享有优先权的情形，而对于首次在中国提出申请、然后在中国再次提出申请时是否享有优先权的情形没有给出规定。

随着专利制度的发展和知识产权保护水平的提高，优先权原则的适用范围也不断扩大，可适用优先权的各种情形不断增加，我国的优先权制度已经不能适应现实的需要。例如，外国申请人可以享有优先权制度带来的优惠待遇，而我国的申请人却不能在我国再次就相同主题提出的申请享受类似的待遇，这对于我国申请人是不公平的。因此，在1992年修改《专利法》时修改了关于优先权的条款。特别是增加了关于本国优先权的规定。

“本国优先权”的概念是与“外国优先权”相对应的。为了区别《巴黎公约》规定的优先权，人们一般将给予本国申请的优先权，即以在本国提出的首次申请为基础的优先权，称作“本国优先权”，而将依照《巴黎公约》规定或国家之间互惠条约给予外国申请的优先权，即以在外国提出的首次申请为基础的优先权，称作“外国优先权”。

专利法第二十九条第二款规定：申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

由此可以看出，首先，要求本国优先权的期限是在第一次申请日后的12个月内，且本国优先权只适用于发明和实用新型，不适用于外观设计。

其次，作为本国优先权基础的在先申请必须是针对相同主题提出的第一次申请，即首次申请。已经享受过外国或者本国优先权的，不得作为要求本国优先权的基础，这是因为已经享受过外国或者本国优先权的申请不是首次申请。属于按照规定提出的分案申请的，不得作为要求本国优先权的基础，因为分案申请是从原申请分出来的申请，原申请是第一次申请，而分案申请不是第一次申请，所以不能作为要求本国优先权的基础。

再次，作为本国优先权基础的在先申请必须是正规的国家申请，是指该申请被正式受理，并给予了申请日和申请号。该申请是否已经撤回、驳回、分案或视为撤回，并不影响该申请作为正规的申请产生优先权的效力。但是，已经被批准授予专利权的，不得作为要求本国优先权的基础，其目的是为了避免重复授权。需要特别注意，申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即被视为撤回。

最后，要求本国优先权的在后申请应与在先申请具有相同的主题。相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。在判断一份申请是否能够享受在先申请的优先权时，应将在后申请中权利要求所要保护的技术方案与在先申请的说明书和权利要求书整体相比较, 如果在后申请中权利要求所要保护的技术方案存在于在先申请的说明书或权利要求书中，则可以享有优先权，否则不享有优先权。

本国优先权是我国专利法为国内申请人提供的一项优惠待遇，但目前的情况是，大多数国内申请人并不懂得如何利用本国优先权，因此并没有充分享受本国优先权所能够带给申请人的利益。笔者结合专利代理实务经验,就如何才能更好地利用本国优先权，给出一些浅见，权当抛砖引玉。

1. 利用本国优先权抢占较早的申请日

较大项目的研发过程通常比较漫长，从立项到初期调研、从研发到项目验收，中间要经过几个月甚至几年的时间。对于在研发的中间阶段形成的技术方案是否申请专利，一直是IP部门的所面临的两难问题。一方面，由于项目没有最终完成，该方案可能还会面临修改，所以此时提交专利申请，可能并不是项目所采用的最终方案，保护的范围也不是产品的最终实际状态，那么该专利申请就失去了价值。另一方面，如果等到项目最终结束再申请专利，会错失较早的申请日，有可能给申请人带来重大损失。

上述两难的问题可以考虑利用本国优先权来解决。研发中形成的技术方案可以先提交专利申请。如果考虑到今后修改的可能性比较下，则可以在缴费期内缴纳官费，使该申请继续后面的审查程序。如果判断该方案可能会被修改，则可考虑不缴纳官费，该申请会被视为撤回。尽管该申请被视撤，但由于该申请是具有申请号的正式申请，因此可以作为在后申请的优先权。待最终方案确定后，申请人可以在首次申请一年内，通过要求优先权的方式再次提交专利申请。在后申请可以享有本国优先权或部分优先权，具体视技术方案的修改情况而定，因此可至少部分地获得较早的申请日。

2. 利用本国优先权带来一年的选择期限

较大项目的研发过程中会产生很多的技术方案，而最终确定使用的可能仅仅是其中很小一部分技术方案，最终使用的方案肯定需要申请专利进行保护，但是放弃的技术方案是否就完全不需要申请专利进行保护了呢？显然答案是否定的。

实践表明，研发成果的诞生过程是大量创意或想法中的一部分形成了技术方案，而在大量的技术方案中只有少部分方案被选用，更多的方案被放弃。对于没有最终选用的技术方案要甄别对待，将具有潜在的市场前景或技术热点的技术方案，或者有可能遏制竞争对手的技术方案挑选出来，作为专利布局之用而提出申请。这些申请可以不缴纳官费，让其视为撤回。在临近1年的优先权期限时对这些申请再次进行评估，也许此时会有完全不同的选择，最初认为没有太大前景的技术方案也许成为了新的技术热点，最初认为没有很高市场价值的技术方案，可能成了市场的新宠。此时可通过本国优先权制度，要求本国优先权提出后续申请，从而为申请人提供了一年的选择期，能够使得专利保护更有针对性。

3. 利用本国优先权实现权利要求的重新撰写

目前中国专利审查过程中，对于修改超范围的审查较为严格。如果申请人在最初提交专利申请时没有撰写好权利要求，导致权利要求的保护范围不理想，尤其是过窄时，很难通过后续程序中的修改重新获得较为理想的保护范围。通过主动修改和答复审查意见时修改权利要求，需要被审查所做的修改是否超出原申请记载的范围；通过提交分案申请重新撰写权利要求，也需要被审查分案申请的内容是否超出原申请记载的范围。按照笔者的实践经验，申请人希望通过这些方式来重新撰写权利要求从而获得比较理想的保护范围是非常困难的，多数情况下修改的权利要求很难顺利通过审查。

申请人可考虑利用本国优先权制度，通过要求在先申请的优先权，重新撰写权利要求后提交一份新的申请。在判断一份申请是否能够享受在先申请的优先权时，应将申请要求保护的技术方案与在先申请的说明书和权利要求书整体（不包括摘要）相比较。具体的比较过程中，并不要求在先申请中必须包含与在后申请的权利要求表述相同或相似的文字表述。由于目前核实优先权的要求与超范围的审查要求相比较为宽松，所以通过要求本国优先权的方式来重新撰写权利要求从而获得比较理想的保护范围，与前几种方式相比，具有更高的可行性。

4. 利用本国优先权进行申请的合并或拆分

申请人还可以将多个首次申请作为优先权基础，提出一份新的专利申请。例如，如果某申请人在前后一年之内首次申请了多件专利，该申请人可以利用本国优先权制度，将该多个申请合并为一件新的专利申请，而节约专利申请费用，降低授权后的维护成本。这样的运用在专利制度上，称为“多项优先权”形式。应注意的是，要求多项优先权时，在后的申请日不能超过最早的在先首次申请日的12个月，而且合并在一件申请中的多组权利要求之间应具备单一性。此外，申请人还可以通过要求本国优先权，将一件在先申请拆分成多件申请，甚至是多件不同类型的申请。

需要特别注意的是，无论是通过要求多项优先权进行申请的合并还是通过要求本国优先权进行申请的拆分，都是在以技术方案为最小单位的基础上进行的。详细而言，在要求多项优先权进行申请的合并时，不能将记载在多项优先权申请中的特征进行重新组合形成新的技术方案，只能将记载在多个优先权申请中的完整的技术方案提取出来，作为合并后申请的最小单元。合并后申请中的权利要求的基础也是这些完整记录于优先权申请中的技术方案，而且还需要注意合并后申请中的权利要求的引用关系，很有可能因权利要求之间的引用形成了新的没有记录于优先权申请中的技术方案，此时合并申请可能不享有优先权或只能享有部分优先权。类似地，通过要求本国优先权进行申请的也具有同样的要求，只能将优先权申请中的完整的技术方案拆分出来，而不能将方案的一部分或某些特征拆分出来形成新的申请。否则，将不能享受本国优先权。

5. 利用本国优先权进行申请类型的转换

申请人在提交申请时会面对选择提交何种类型的专利申请的问题。实用新型专利与发明专利各有特点。实用新型专利授权快、成本低，但是只能保护产品而不能保护方法，而且由于不经过实审，专利稳定性较差；发明专利经过实审，专利稳定性好，而且保护期长，保护的类型全面，但是发明专利的审查周期长、成本高。这些都是申请人选择申请类型时需要考虑的因素，但是可能由于申请人对专利法的规定理解不够准确，或者随着研发进程的深入、产品投放市场的反馈、技术热点的改变等新情况的出现，最初提交的申请类型已经不能满足需要，迫使申请人在申请策略上发生改变，从而产生转换申请类型的需求。例如，申请人在提交后认为其发明创造的创新程度很高，技术寿命长，并且市场潜力大，则可以考虑将实用新型申请转换为发明；反之亦然。有了本国优先权制度，申请人可以根据自己的实际需要，在规定的一年期内，最后选定是以实用新型，还是以发明专利来保护自己的发明创造。如果原来申请的是实用新型，可以通过要求优先权的方式将实用新型专利转为发明专利，反之，也可以将发明专利转换成实用新型专利。

转换申请类型更有意义的情况是，如果申请人误将一个含有关于产品以及该产品的制造方法的技术方案申请为实用新型，由于该申请中的方法部分不属于实用新型的保护对象，利用分案申请又不能改变原申请的类别，因此该方法部分可能无法得到专利保护。此时，申请人可以利用本国优先权制度要求实用新型申请的优先权，提出能够保护方法部分的发明申请，甚至还可以在要求本国优先权的基础上提出两件申请，一件发明申请和一件实用新型申请，分别保护方法部分和产品部分。

6. 利用本国优先权防止自己的在先申请成为在后申请的抵触申请

2008年专利法修改后，关于抵触申请的规定发生了重大变化，规定申请日以前由任何单位或者个人提出、并在申请日之后（含申请日）由国务院专利行政部门做出公布或公告的且为同样的发明或者实用新型的专利申请构成抵触申请。修改后的规定取消了抵触申请中关于他人申请的限制，也就是说，申请人本人的在先申请、在后公开的中国专利申请，同样可能构成其后来申请的抵触申请。

抵触申请的新规定为撰写申请文件带来了挑战。申请人不但要考虑公开充分的问题，还要格外小心是否在申请中记载了过多的内容。尤其是对于项目研发过程中产生的申请，不应记载过多的与本申请技术方案无关但是与整个项目密切相关的技术内容，否则很容易由于之前的申请披露了过多的技术内容，从而构成后面申请的抵触申请，导致后面的申请无法获得授权。

申请人可利用本国优先权来解决该问题。项目研发过程中会陆续产生很多专利申请，当需要在项目中间提交申请时，尤其是提交一系列相关度很高的申请时，可以考虑将所有申请中记载的内容合并在一起形成一件备份申请，与该一系列申请同日提交，该备份申请不用缴纳官费，只是作为本国优先权基础文件。如果申请人在提交后续申请时，通过评估发现之前提交的系列申请很可能构成抵触申请，则可要求备份申请的本国优先权，当然期限应该在一年内，从而防止在先申请成为在后申请的抵触申请。该方法在实际操作中需要申请人或代理具有较高的申请文件处理技巧。

7. 利用本国优先权来完善申请的技术方案

我国的专利制度采取“先申请”原则, 根据先申请原则，对于两个或两个以上的同样的发明创造，在满足专利授权条件的前提，专利权只能授予申请在先的人。申请人为了占有较早的申请日，都希望尽在地申请专利。这虽然有利于最大限度地鼓励发明人尽早提出专利,公开其技术方案，但是也会产生一些负面效果，例如技术方案并不十分完善就被过早地提交申请，以便抢占申请日。

遇到该情况时，申请人可考虑利用本国优先权制度来进一步完善技术方案，这就要求申请人必须在第一次申请之后的12个月内对相同主题的发明创造进行完善与改进。由于对在先申请中的发明作进一步的改进或者完善，申请人在其在后申请中，可能会增加在先申请中没有的技术方案。对于在后申请中其技术方案已在在先申请中清楚记载的权利要求可以享有优先权；而对于其技术方案未在在先申请中记载的权利要求则不能享有优先权，会视为是在在后申请的申请日提出的，这种情况称为部分优先权。申请人特别需要注意，如果在在后申请中增加了新的特征形成新的技术方案或增加了全新的技术方案，应统筹规划好权利要求中各技术方案的关系，争取最大限度地享有部分优先权。

8. 利用本国优先权来挽救视为撤回的发明或实用新型专利申请

专利申请和审查是一个比较漫长且手续繁多的过程，办理各种手续通常都有相应的官方期限要求，申请人很容易因疏忽或过错导致申请被视为撤回。例如，申请人提交专利申请后，应该在两个月内缴纳申请费用，如果申请人没有在规定时间内缴纳，就被视为撤回；或者申请人没有在规定的时间内答复审查意见或者提交补正，该申请也将被视为撤回。对于视为撤回的申请，我国的专利法提供了相应的救济途径，如果申请人想挽救已经被视为撤回的发明或实用新型专利申请，必须办理权利恢复手续，并缴纳恢复手续费1000元，而且还有一定的期限要求。对于申请人来说，手续繁杂而且也需额外的一笔不小开支。如果该视为撤回的申请在自申请日起的12个月内,则申请人可考虑利用本国优先权制度，通过要求本国优先权，提交一份新的申请就可以挽救视为撤回的发明或实用新型专利申请，只需缴纳80元的优先权要求费即可。这种做法对于挽救因没有按时交纳申请费而被视为撤回的发明或实用新型专利申请最为有利。

提交本国优先权的期限是1年，所以建议申请人单独建立关于要求本国优先权的期限监视，在1年期限届满之前重新评估之前的专利申请，充分利用本国优先权制度完善技术方案，调整申请策略，使得本国优先权的作用最大化，带给申请人的利益最大化。