关于复审撤销驳回决定后续审查
发布时间：2013.04.26 北京市查看：5723 评论：0
根据《审查指南》第4部分第2章第7节的规定，原审查部门应当执行专利复审委员会的决定，不得以同样的事实、理由和证据作出与该复审决定意见相反的决定。
在此，审查指南的规定体现了复审决定对于专利局原审查部门具有约束力，这也是为了避免审查资源的无谓浪费。
关于是否新的属于新的理由和证据，可以容易地做出明确的判断。关于是否属于“事实”，应该是指被审查的具体对象，比如，某个权利要求或者该权利要求的某个区别技术特征。这就产生了一个问题，“同样的事实”的基准是什么，与哪个事实同样？第一反应是：当然是指做出驳回决定所依据的事实（比如某个权利要求）。
且慢做出决定！
如果申请人在复审中修改了权利要求，复审委合议组已经基于该权利要求做出了复审决定，原审查部门显然不能依据同样的理由和证据以及该修改过的权利要求（事实）作出与该复审决定意见相反的决定。
这样说来，“同样的事实”的基准是指做出复审决定所依据的事实（提起复审时修改过的权利要求）。
好像还是不对！
我们都知道，复审程序中首先要经过前置审查。根据《审查指南》的规定，专利复审委员会应当将经形式审查合格的复审请求书(包括附具的证明文件和修改后的申请文件) 连同案卷一并转交作出驳回决定的原审查部门进行前置审查。原审查部门应当提出前置审查意见，作出前置审查意见书。……原审查部门在前置审查意见中不得补充驳回理由和证据。
如果原审查部门在前置审查中同意撤销原复审决定呢？由于申请人修改的权利要求增加了新的事实（新的技术特征），而原审查部门在前置审查意见中不得补充驳回理由和证据，就导致依据原来的理由和证据不足以维持驳回决定，也就是说，前置审查可能要被迫撤销驳回决定。但这并不表明该修改的权利要求具有专利性。要解决这个问题，原审查部门只能在撤销驳回决定后重新以新的理由或证据进行继续审查，而继续审查的结果完全可能与复审决定相反。
这样说来，这里的“同样的事实”的基准显然不是指复审决定所依据的事实（提起复审时修改过的权利要求），而是指驳回决定所依据的事实。
综上所述，《审查指南》第4部分第2章第7节中所称的“同样的事实”至少有两种涵义：（1）当撤销驳回决定是依据前置审查意见书时，“同样的事实”应该是指驳回决定所依据的事实（例如权利要求书）；（2）当驳回决定是经过合议组合议而做出时，“同样的事实”应该是指做出复审决定所依据的事实（提起复审时修改过的权利要求）。
上述问题的提出并非仅有理论上的意义，因为在驳回决定的后续审查中经常会遇到这方面的问题。例如，审查员以创造性驳回了申请，复审撤销驳回决定后，在后续审查中，审查员有时再次以同样的对比文件评价了创造性。作为代理人，有义务判断审查员的审查是否合法。所幸的是，复审决定书会注明撤销驳回决定是否是依据前置审查意见书，从而为判断提供了依据。
以突破或改进的地方，注意专利企业的其他反击形式，比如拖延仿制企业进入市场竞争，并购；拥有自主知识产权才能有主动权。
评论列表
- 暂无评论数据
快速回复
雪月飞花
[5]思博市市长
[未知属地]
主题：25 回帖：193 积分：390
热帖推荐
分享
收藏(1)
点赞(1)
举报