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[学习笔记] 《中国发明与专利》杂志专栏|浅谈权利要求撰写的“十六字方针”

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发表于 2016-3-23 16:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式


  作者 | 王若宸   清华大学法学院     文章为《中国发明与专利》杂志独家授权发布,转载请征得作者同意,并在显著位置注明来源!

  摘要:专利法就是一场名为权利要求的游戏,权利要求书是专利文件中最重要的部分,用以记载、披露发明或者实用新型的技术特征,清楚、简要的表述请求保护的技术方案,并据此确定专利权的保护范围。从目前的司法实践来看,虽然大多数专利侵权诉讼最终仍以权利要求为双方的主要争论点,但是权利要求的撰写并没有得到足够的重视。一份优质的权利要求书,不仅利于快速的获得专利授权,更利于专利权的稳定性。权利要求撰写的“十六字方针”,旨在帮助专利申请人快速撰写一份规范的权利要求书,并通过“朗科U盘发明专利”对其可行性加以检验。


  “十六字方针”,即“合理命名、虚实概括、点名连接、加减检验”是一种权利要求撰写的规范式方法,熟练运用“十六字方针”的撰写方法,不仅能够快速的将一个实在的技术方案转化成一篇规范的权利要求书,还可以帮助专利审查员快速的确定专利的保护范围,也能够帮助我们从另一个角度解读权利要求,一份好的权利要求能够帮助权利人守护住其专利,在专利侵权中充分发挥其防线作用。

  一、“合理命名”:权利要求撰写的前提

  在撰写权利要求之前,第一步需要确定一个合理的主题名称。主题名称的重要性也许并非显而易见,但在专利申请、专利无效、专利侵权等程序中都发挥着隐秘却重要的作用。如何合理的确定主题名称是专利撰写中的一门学问,更是一门艺术,需要我们在不断摸索的过程中加以领会。

  显然,确定一个较为实在的主题名称在撰写上可能会更为容易,最简单的方式就是直接引用该技术方案在生活中应用的惯常称呼,其好处在于简单便捷,专利审查员能够迅速理解该技术方案的所要表达的具体内容,在大脑中建立一个概念轮廓,便于后续理解;但坏处则在于这种生活中的惯常称呼可能仅表达了该技术方案其中最有特点的一个侧面,难以全面代表该技术方案的全部内容,这就容易导致他人利用该主题名称的不准确性而故意实施“钻空子”的专利侵权行为。

  相反,确定一个较为虚构的主题名称可以在一定程度上解决由于名称较实而导致的以偏概全等问题。不仅如此,虚构的主题名称具有更大的独特性,难以与其他在先专利的主题名称构成相同或者类似,这就大幅度降低了专利审查员在专利检索过程中仅凭借主题名称而搜索到大量相似的在先专利申请,从而以专利缺乏新颖性和创造性为由驳回专利申请的可能性。但是,为所要申请的技术方案确定一个完全虚构的主题名称同样存在很多的问题,比如,过于概括与抽象的主题名称天然的缺乏具体针对性,这会导致名称与技术方案的具体内容之间出现脱节,专利审查员凭借其主题名称难以对专利的内容作出大致的判断,从而带来不必要的困扰。

  总之,“合理命名”是权利要求撰写的前提,能够为整个权利要求的撰写确立起一个良好的基调与开端,能否为技术方案确定一个合理又准确的主题名称将会直接影响后续权利要求撰写的其他环节,比如,“点名连接”环节中我们需要在主题名称下为该技术方案的每一个具体部门确定一个次级的名称,如何能够让次级名称保持与主题名称在整体上的一致性,并做到上下级之间有效的衔接就取决于我们是否在一开始做到了合理命名。因此,只有为技术方案选择一个合理的主题名称才能更好的发挥权利要求在专利中的重要作用。合理命名需要充分利用“虚实概括”的方式,主题名称既要做到“实”,让专利审查员看到时能够在脑海中建立起对该技术方案的基础性理解,又要留出一定的联想与拓展空间,在“实”的基础之上进行概括抽象,做到一定程度的“虚”,只有将“虚”与“实”进行有机的融合做到“虚实概括”,才能够成功做到“合理命名”。

  二、“虚实概括”:贯穿整个权利要求撰写的全过程

  在权利要求撰写的过程中,我们需要时刻牢记利用“虚实概括”的方式对之前确定下来的主题名称和技术方案中具体部门的二级名称进行合理性检验。如果随着权利要求的撰写,我们发现之前确定的主题名称过于“实”,即该主题名称仅能够代表技术方案其中的一个具体特征,而难以涵盖本技术方案所包含的全部技术特征或者区别于现有技术方案的创新方面时,那么就需要利用一个更加概括和抽象的词汇去替代原来具体的主题名称和二级名称,只有这样才能够有效的防止该技术方案由于不合理的“命名”或者“点名”而导致的限缩或者“瘦身”,从而不合理的缩小了专利所要保护的范围。相反,如果我们发现之前所确定的主题名称和二级名称过于“虚”,即该名称虽然能够全面涵盖技术方案中的技术特征,但却过于概括和抽象,使专利审查员难以将该名称与技术方案中的具体内容建立明确、确定的联系,实践中可能有碍审查员和公众对该技术方案的理解,此时我们就应该采用一些更加有针对性的“实”的词汇去替代原本概括性、抽象性较强的名称,从而做到“虚实结合”,合理的对技术方案进行“命名”和“点名”,增强权利要求的防线作用。

  三、“点名连接”:方案撰写的具体方法

  “点名连接”是撰写权利要求中最为重要的一个环节,通过“点名”加“连接”这两个步骤将一个具体的产品实物或者制造方法进行详细的描述,最终形成一个完整的文字版本的技术方案。通过“点名连接”的环节,我们将会得到一个如下的文字技术方案:

  一种……装置(方法),包括A部和B部(“点名”),其特征在于:

  所述A部,……(A内部的“点名+连接”);

  所述B部,……(B内部的“点名+连接”);

  所述A部与所述B部……活动连接在一起。(A部与B部的“连接”)

  首先,我们需要将专利产品或者专利方法进行“切割”,形成几个重要的组成部分。必须明确的是,“切割”的目的在于将一个结构复杂的专利产品或者方法分成相对简单的几个组成部分,这样可以便于审查员分别对每一个部分的具体结构特征进行深入的了解,然后再将各个组成部分“连接”起来进行整体感知,不仅使专利描述变得简单化、条理化,防止在撰写权利要求的过程中遗漏重要的技术特征,又便于审查员对该专利结构和技术特征的具体理解和整体感知。因此,如何对专利产品或者方法进行“切割”是非常重要的,如果切割得过于零散,将会导致结构特征的分散化,虽然便于对特征的描述和审查员对具体部分的理解,但却在另一方面增加了审查员或者公众对该专利产品或者方法进行整体感知的难度,从而失去了“切割”的意义。相反,如果将一个结构非常复杂的专利产品或者专利方法仅“切割”成两三个组成部分,则又会出现另一种不好的结果,那就是“切割”后的部分的结构特征同样复杂,同样难以达到“切割”的目的。因此,我们需要根据具体专利产品或者方法的复杂程度选择不同的“切割”方式,既便于权利要求的撰写,又便于审查员和公众对该专利产品或者方法所包含技术特征的深入理解和整体感知。

  其次,我们需要分别对“切割”后的每一个组成部分进行“点名”和特征描述。需要注意的是,与主题名称的确定相同,“点名”同样需要“合理命名”,在“虚”与“实”中间进对平衡,从而确定一个合理的二级名称。如果该组成部分同样包括若干个零件需要再度进行分解描述时,也要遵循“点名+连接”的方法,形成一种阶梯状的特征描述方式。

  最后,我们需要将上述已经分别“点名”和特征描述的组成部分进行“连接”,从而形成一个完整的技术方案,权利要求的撰写也就初步完成了。

  四、“加减检验”:检查是否达到权利要求撰写的目的

  需要明确的是,由全部技术特征组成的技术方案应该指向主题名称,因此,我们必须对所撰写完毕的权利要求进行二度审查。一方面,所描述的技术方案中有哪些技术特征是可以“减去”的?如果“减去”该项技术特征就无法完整的描述该专利产品或者方法,那么该项技术特征就是必要的,不可“减去”的。而另一方面,我们需要审查该技术方案是否还缺少某一必要技术特征,如果缺少,就需要“增加”进来,从而对该技术方案进行进一步完善。

  “加减检验”的标准就是权利要求中的所有的技术特征是否能够完整描述该项技术方案,该技术方案又是否能够完美的指向该主题名称,从而形成一个的链条。通过“加减检验”的审查方式,我们将多余技术特征“减去”,并将缺少的必要技术特征“增加”,最终完成权利要求的撰写。

  五、以“朗科U盘发明专利(ZL99117225.6)”视角解读“十六字方针”

  朗科与华旗U盘专利之争曾被列为2002年典型知识产权案件,朗科U盘专利也由此引起了业内人士的广泛关注。我们需要关注的是,引发这场U盘专利之争深层的原因究竟是什么,朗科U盘专利的权利要求是否存在撰写上的缺陷,这些缺陷在这场专利纠纷之中究竟起到了怎样的作用?因此,本文将围绕以上问题,利用上文所介绍的“十六字方针”解读“朗科U盘发明专利”的权利要求,并通过对该权利要求的解读,寻找该权利要求撰写上的缺陷,充分展现“十六字方针”撰写模式的可行性与优越性。

  第99117225.6号“朗科U盘发明专利”的独立权利要求14如下:

  14、一种快闪电子式外存储装置,包括存储介质(1)和直流供电源(3),其特征在于:

  还包括存储控制电路(2),该电路(2)包括:微处理器(21)、通用串行总线(USB)接口控制器(22)、USB总线插座(23)和休眠及唤醒电路(24);

  所述存储介质(1)是快闪存储器;

  所述微处理器(21)分别与USB接口控制器(22)、休眠及唤醒电路(24)和存储介质(1)连接;USB接口控制器(22)分别与USB总线插座(23)、休眠及唤醒电路(24)、存储介质(1)和微处理器(21)连接;USB总线插座(23)通过USB电缆与数据处理系统主机连接;

  所述快闪电子式外存储装置由驱动程序和固化在所述微处理器(21)中的固化软件驱动,所述驱动程序被装载在所述主机上层操作系统和底层操作系统之间。

  第一,从权利要求类别的选择上看,根据主题名称的描述,权利要求14是一个产品权利要求。根据《专利审查指南》,权利要求有两种基本类型,分别为“产品类”权利要求和“方法类”权利要求,其专利权保护范围并不相同。根据《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第十一条第一款,“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”由此可知,对于产品专利,其排他权内容包括五项,分别是制造、使用、许诺销售、销售、进口;而对于方法专利,使用由该专利方法而直接得到的原始产品,其排他权内容仅包括四项,分别是使用、许诺销售、销售、进口四项内容。可以认为,产品权利要求是对专利权保护范围最广的一类权利要求,处于最大化专利权保护的目的,在选择权利要求类型时,应尽量选择撰写“产品类”权利要求。因此,从选择权利要求类型角度看,权利要求14是以结构技术特征撰写的“产品类”权利要求,这种选择是正确的,能够赋予“朗科U盘发明专利”以最强的专利权保护。

  第二,从“合理命名”的角度看,命名是否合理取决于主题名称是否做到“虚”与“实”的有机结合。根据说明书的相关描述,“本发明为克服上述现有技术的不足之处而提出一种快闪电子式外存储方法,采用快闪电子式存储介质,通过标准通用通道接口和即插即用等技术为电脑用户提供简单、轻便、易携带、易使用、高可靠性、大容量的高速数据存储及交换装置,并在不同操作系统上实现,适用于各种支持通用通道的数据处理系统”可知,“朗科U盘”的目的是向公众提供一种容量大、速度快、安装简单,并可以反复利用的微型外接存储装置。申请人在权利要求14中将其命名为“一种快闪电子式外存储装置”。首先,“快闪存储器”,即Flash Memory是电子可擦除可编程只读存储器的一种形式,由于其具有较快的读取速度,又被称为“闪存”。该“快闪存储器”允许在操作中多次将数据抹擦,具有非易失性,且不需要耗电,因此,以“快闪××存储装置”作为主题名称的一部分,直接展现了该发明专利的本质,专利审查员和公众通过阅读该主题名称即可迅速理解该发明的具体内容和主要特点,体现了命名的“实”。其次,“外存储装置”中的“外”直接点明了该发明专利是一种不属于计算机主机的外接式移动存储装置,同样体现了“实”的命名手法。再次,以“电子式”作为修饰该“快闪××外存储装置”的定语没有实质性意义,因为根据上文所述,“快闪存储器”本就是电子可擦除可编程只读存储器的一种形式。综上,将权利要求14的主题名称确定为“一种快闪电子式外存储装置”,过度强调了“实”命名手法,而没有做到“虚”与“实”的有机结合。对此,笔者认为,如果将权利要求14命名为“一种新型外接式数据存储装置”可能更能够体现出“十六字方针”合理命名的精要所在。一方面,与原主题名称相同,“外接式数据存储”能够直接体现出该发明专利的突出性特点;另一方面,不同于原主题名称,“新型数据存储器”是“快闪存储器”的上位概念,具有较强的概括性,利用上位概念进行替换可以使该发明专利不仅限于一种类型的数据存储模式,在一定程度上扩大了该发明专利所保护的范围,防止“打擦边球”的侵权行为。

  第三,从“虚实概括”的角度看,“朗科U盘发明专利”并未在其权利要求的撰写中对此加以很好的贯彻,这一点可以从主题名称的确定上体现出来。主题名称本身就会影响专利权的保护范围,过于实在的主题名称会限制权利要求所能够涵摄的技术方案的范围。如果该主题名称仅代表了发明专利中最优实施方案的技术特征而难以涵盖所有技术方案的区别性特征时,该专利的权利保护范围就会因为主题名称确定的不合理而被人为的限缩。如上文所述,“朗科U盘发明专利”的主题名称过于“实”,申请人直接利用该领域专业术语对该发明内容和主要特点进行了具体的描述,缺乏一定的概括性和抽象性,这种过于具体的命名方式就导致其专利权保护范围被不合理的“瘦身”。另外,如果在后的某发明专利采用了基本相同的理念,实现了基本相同的目的,并达到了基本相同的效果,但在后申请人故意将其主题名称加以改变,从而使其在命名上与本发明专利产生较大差异,造成区别性的假象,这就有可能发生专利检索上的遗漏,出现“钻空子”的专利侵权行为。

  第四,从“点名连接”的角度看,“朗科U盘发明专利”同样存在较多撰写上的问题。结合权利要求14的文字描述和说明书附图的图2(附于权利要求14文本之后)可以看出,申请人从整体上将该发明专利分为三大部分,并分别“点名”为“存储介质(1)”“存储控制电路(2)”和“直流供电源(3)”。首先,申请人该发明专利主要部分的“点名+连接”手法不够明确,从权利要求14的表述“一种快闪电子式外存储装置,包括存储介质(1)和直流供电源(3),其特征在于:还包括存储控制电路(2)……”审查员或者公众很难一目了然的确认该发明专利主要分为三个部分,如果不稍加思考,“存储控制电路(2)”这一部分很容易被认为是其他两个部分的结构性描述性特征。相反,如果按照上文所述“十六字方针”,将其改写为“一种快闪电子式外存储装置,包括存储介质(1)、存储控制电路(2)和直流供电源(3),其特征在于:……”,不仅在撰写上简洁、明了,而且便于对该权利要求的解读,审查员和公众按照权利要求书描写的顺序便可以在头脑中对该发明专利形成整体上的理解,其优势显而易见。其次,权利要求14中所“点名”的“存储介质(1)”与说明书附图的图2中对该部分的命名“快闪存储器(1)”不一致。一方面,在阅读权利要求时,这种不一致会阻碍审查员和公众将权利要求文本中对该部分的描述与说明书附图快速的联系起来,从而难以形成对该发明专利的整体理解;另一方面,由于快闪存储器是存储介质的下位概念,是众多种类存储介质中的一种,在说明书附图中采用该下位概念进行命名同样会不合理的影响专利权的保护范围,甚至在专利无效或者撤销、专利侵权诉讼中成为专利权人权利不稳定的根源所在。最后,在权利要求14的最后,申请人对各“点名”进行“连接”的描述“……所述快闪电子式外存储装置由驱动程序和固化在所述微处理器(21)中的固化软件驱动,所述驱动程序被装载在所述主机上层操作系统和底层操作系统之间。”中出现了之前“点名”中没有出现的“驱动程序”和“固化驱动软件”,虽然这两个部分与该发明专利本身存在一定的关联性,但并不属于该发明专利的内部结构,而是安装在主机部分的程序或者软件,并不能指向该发明专利的主题名称。因此,“驱动程序”和“固化驱动软件”不应出现在权利要求之中,属于多余的技术特征。

  第五,从“加减检验”运用的角度看,权利要求14并没有将“多余”的技术特征“减去”。在专利侵权诉讼中,根据全面覆盖原则,只有被控侵权物的技术特征全部落入专利权的保护范围才能判定侵权成立。因此,权利要求中的技术特征越少,专利权保护范围越大,被控侵权物越容易落入专利权的保护范围,侵权行为的成立条件越容易满足,这样能够防止竞争对手通过故意减少技术特征数量的方式逃脱侵权责任。首先,“朗科U盘发明专利”的本质就是我们生活中常用的移动“U盘”,作为一种移动存储设备,“U盘”内部不需要所谓的电源装置,所以,“直流供电源(3)”完全可以不出现在权利要求之中。再次,根据权利要求14对该发明专利中“存储控制电路(2)”部分的描述,“……存储控制电路(2),该电路(2)包括:微处理器(21)、通用串行总线(USB)接口控制器(22)、USB总线插座(23)和休眠及唤醒电路(24)……”可知,申请人将“休眠及唤醒电路(24)”作为“存储控制电路(2)”的一部分写入权利要求之中,但依据我们日常使用“U盘”的生活经验,该“U盘”是否能够自动进行休眠并非普通消费者所关注的重点,因此,该技术特征并非必要技术特征,可以不用写入独立权利要求之中。如果申请人认为该项技术特征应当受到保护,完全可以将其写入从属权利要求之中加以保护。将不必要的技术特征“减去”,可以相应的扩大权利要求的保护范围,增强独立权利要求第一道防线的广度。最后,在权利要求14中对“存储控制电路(2)”内部各组成部分进行“连接”时的描述“……USB总线插座(23)通过USB电缆与数据处理系统主机连接……”中,再次出现了该发明专利本身不存在的结构“数据处理系统主机”,同样应当被“减去”。

  六、总结

  权利要求是专利法的核心,专利审查员对专利申请文件进行实质审查时,主要针对的就是权利要求,然后再根据授权条件作出是否授权的结论;在专利权无效和撤销程序中,无效请求人或者撤销请求人与专利权人争论的焦点也是权利要求;在专利侵权诉讼过程中,权利要求书确定了专利的保护范围,是专利侵权判断的主要依据。由此可见,专利法就是一场名为权利要求的游戏,权利要求书集中体现了专利的申请主题和保护范围,是专利申请的核心文件,因此,权利要求书的撰写在专利申请中尤为重要,从“朗科U盘发明专利”权利要求14的分析中可以看出,学会利用“十六字”方针不仅能够帮助我们更加快速合理的撰写权利要求,更能够让权利要求的作用发挥到实处,在专利无效、专利撤销以及专利侵权诉讼中充分保障专利权人的合法利益。




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 楼主| 发表于 2016-3-28 18:33:21 | 显示全部楼层
zlszhuya 发表于 2016-3-25 17:47
清华大学法学院    你应该是刘老师的学生的吧?

你好,这篇文章是经过刘国伟老师授权作者在其原有理论基础上做出来的进一步的演绎和总结,作者是刘老师的学生,文章首发为《中国发明与专利》杂志,杂志将文章的授权于思博发表!
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发表于 2016-3-23 21:15:03 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2016-3-23 16:17:45 | 显示全部楼层
认真学习
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发表于 2016-3-23 16:55:35 | 显示全部楼层
这篇文章怎么感觉有魏老的成分...
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发表于 2016-3-23 22:44:07 来自思博APP | 显示全部楼层
赞同楼上的观点
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发表于 2016-3-24 08:34:55 | 显示全部楼层
fyf860106 发表于 2016-3-23 21:15
其实这些说法值得质疑。

以现今的公知技术基础去评价多年前的撰写,肯定就是不合理的;尤其像U盘刚发明 ...

总结经验,归纳比较通用的东西,对一般的大部分撰写还是有用的。
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发表于 2016-3-24 09:21:25 | 显示全部楼层
总结经验
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发表于 2016-3-24 10:12:49 | 显示全部楼层
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发表于 2016-3-25 10:28:03 | 显示全部楼层
学习
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发表于 2016-3-25 13:34:04 | 显示全部楼层
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发表于 2016-3-25 17:43:31 | 显示全部楼层
拿着刘国伟老师的十六字方针来这里发表,丢不丢人啊!!!
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发表于 2016-3-25 17:47:29 | 显示全部楼层
清华大学法学院    你应该是刘老师的学生的吧?
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发表于 2016-3-25 17:53:02 | 显示全部楼层
zlszhuya 发表于 2016-5-6 00:47
清华大学法学院    你应该是刘老师的学生的吧?

你要疯呀,刷这么多
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发表于 2016-3-25 17:54:17 | 显示全部楼层
zlszhuya 发表于 2016-5-6 00:43
拿着刘国伟老师的十六字方针来这里发表,丢不丢人啊!!!

素质,素质!文章注明作者注明出处,都不看明白就喷!
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发表于 2016-3-26 12:24:30 | 显示全部楼层
yifeige2 发表于 2016-5-6 00:54
素质,素质!文章注明作者注明出处,都不看明白就喷!

不了解情况不要乱说!我是知情人,文章是刘老师鼓励其撰写的!
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发表于 2016-3-26 13:57:28 | 显示全部楼层
锥子 发表于 2016-5-6 19:27
不了解情况不要乱说!我是知情人,文章是刘老师鼓励其撰写的!

啥情况!
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发表于 2016-9-4 12:35:14 | 显示全部楼层
值得推敲
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发表于 2016-11-28 20:15:13 | 显示全部楼层
这个专利,可是打赢了官司的,别乱喷,显得你好像有学问似的,哈哈。
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发表于 2016-11-28 20:17:50 | 显示全部楼层
就朗科的专利,唯一的遗憾,是没有就PC这一端写一个发明方法专利,锁定这个驱动软件,就可以收微软的专利了。
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