In-house专利工程师还在写专利稿？赶快停止吧! (转载)

发布时间：2024.07.15 中国台湾查看：455 评论：0

In-house专利工程师还在写专利稿？赶快停止吧!

李淑莲╱北美智权报编辑部

简要：在台湾，越来越多公司设有专利或是智权部门，不仅上市柜大企业如此，就连只有几十到数百名员工的中小企业也是一样，当然，部门的规模大小差很多。这些企业的专利智权部门很多都有专利工程师 (In-house PE)的编制，数量也差很大。大企业可能会养2、30个专利工程师，但小企业的智权部很多都是一人部门，必须身兼法务、In-house PE、甚至专利行政的工作。

每所企业的专利智权部门的Job Function可以说是五花八门，因公司而异；同样的，每所企业赋予in-house PE的职责也不尽相同。据了解，有不少企业会要求他们的In-house PE写专利说明书，这等如叫摄影师去写文章一样。套句Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP (BSKB)的合伙人徐振康律师的说法：「You will get less than what you pay for!」

比起写案子，In-house专利工程师有更重要的事情要做，企业一定要聪明小心的运用in-house PE。

10月20日，工总举办了一场「2017 优化专利布局•厚实产业技术」研讨会，Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP (BSKB)的合伙人律师徐振康是其中一位讲者，以「技术、艺术or魔术？─ 优质专利的养成之路」为题，分享了他在专利智财业界20年的经验心得。

徐振康自1997进入智财领域，迄今已历经20年。他说在这些年来很多人都问他3个问题：

如何提升专利品质？

如何产出优质专利？

如何布局优质专利？

同样的问题被问了20年，都没有人可以回答，那就表示问题不是那么好回答，或是答案都不能让人满意。徐振康认为这些问题有一个简单的答案：「No shortcuts」。言下之意就是要脚踏实地，按部就班的慢慢来。

要求优质专利前先扪心自问：自己付出了什么？

「No pain, no gain」，个人是如此，企业也是如此。在要求优质专利前，先问问自己做了那些事情可以让你提升你的专利品质、提提你的专利价值。

徐振康认为，从实务的角度来看，一个好的专利产出要有好的供应链，包括：好的研发、好的In-house专利工程师、以及好的专利事务所。但另一方面，公司如果希望专利部门产出好的专利，应该先反问公司本身究竟提供了什么资源？企业专利智权部门的主管也应该要了解，如果本身企业资源有限，便应该将钱花在刀口上：不需要每个申请的专利都是优质专利，要去选择那些东西是公司需要及想要的。

简单的归纳：企业的专利智权部门必须要先问自己有那些资源？还来就是问自己为优质专利做过那些努力？问完之后再去问自己（公司）想要什么？

徐振康就以上3个简单的问题，作出了以下的整理，可以有助企业的专利智权部门主管，甚至是企业经理人认清现实的状况。又要马儿好又要马儿不吃草是很不切实际的，有多少资源作多少事才是王道。

「第一个问题：你今天想要优质专利，那你有得到公司的支持吗？如果管理阶层没有提供你相对应的资源，但却要求你产出优质专利。那是不可能办到的。所以你要先想一想公司能提供你多少资源让你来做这件事情。

再者，要想一下你有没有好的人来帮你做这件事情？你有多少预算可以让你达成这件事情？你有没有特定想要专攻的领域？你的目标是什么？长期目标是什么？短期目标是什么？是想要先提升量还是以申请品质为主？你需要有一个实行的目标，你要问一问你上面的主管愿不愿意让你执行这件事情，因为要产出优质专利花费是非常可观的。

你还要考虑到经营专利的预算是会变动的，过了几年甚至会急遽往上升。除了维护费之外，专利是要持续申请的，到后来你会发现钱会越来越不够用，那你会怎么办呢？这时候你就会决定：『我要去跟事务所砍价』，等砍了价钱之后，你又开始讲品质。就算要用比较少的价钱，去做同样的事情都不太可能了，你又怎么可能要用比较少的价钱又要求提升品质呢？所以你必须要先想清楚，你需要多少的资源，要把你的困难告诉你的管理阶层，他才有办法预料到你会碰到什么样的问题，才能知道有多少资源可以给你。说白一点就是要先跟上级打预防针，而不是给他划了一个大饼之后，然后说你做不到。

接下来，你必须设定好你的长期和短期目标，而且必须是可行的目标，长短期目标是要看有多少人力及预算来决定的。你不可能在有限的预算下，要求每一个案件的品质是一样好，所以必须要把申请案作分级。分级的目的是耍筛选出那一些是对你公司比较重要的专利，那一些是你公司想要发展的领域。」

徐振康表示专利究竟是资产还是负债端视乎个别企业的看法，基本上专利没有用的时候就会是负债，既然公司也知道专利是一个可能从资产变成负债的东西，也就要适时作检讨。他说：「如果今天公司完全没有什么专利，申请专利的目标只是为了量，那只要有案子进来就申请也是可以的，只要确认目标即可。千万不要在没有目标的情况下胡乱申请，还要定期检视公司的专利资产，在专利变成负债的时候赶快处理掉；如果决定要放弃负债的时候，一定要找专业人士来处理，要由专业人士来评估专利有没有价值，不要找公司的管理阶层来评估。如果最终老板不同意放弃，你就要争取更多预算来维护这个负债了」。

研发人员、In-house专利工程师、专利事务所

─ 优质专利供应链中的共犯结构

徐振康认为「研发人员」、「In-house专利工程师」、「专利事务所」三者是属于共犯结构：如果有好的共犯结构，就会产出好的专利，中间只要有一个断链，品质就不可能会好。他对此共犯结构中的三个角色分别作出了以下的诠释：

「In-house专利工程师：我将之定位为Treasure Hunter 及Gatekeeper。主要做的事情是去挖掘有价值的专利，同时也必须扮演把关者的角色。但很遗憾的是，大部分In-house PE都没有真正做到这一点。In-house PE不能只扮演甩手掌柜的角色（即只在RD与事务所之间作转交的工作），如果只是这样，那为什么需要In-house PE？只要一个行政人员就可以了。

In-house PE需要具备什么能力？需要作什么工作？我觉得一个好的PE最需要有的是逻辑分析能力，能够快速的在复杂的专利发明内容中，找到脉络，知道要看什么，做什么。再来，要有好的沟通能力，特别是说话技巧及写作的能力。

大部份的PE都必须要有理工能力，但大部分理工科的男生都是宅男，要他们讲一句话很困难，如果你找到一个PE是跟他们一样的话，那他们的共同语言就是不说话。所以你必须要找到一个能用理工共同语言跟这些宅男说话，而且必须要能让他们把嘴巴打开，把话讲出来，让你拿到你要的东西的PE，这是非常重要的。 PE也必须要有好的文字书写能力，没有好的文字书写能力是没有办法作一个好PE的，以上2点是我认为最重要的部分。

至于第3 点就是具备technology knowledge。但我觉得一个PE不需要具备很深的knowledge，他需要的是比较广的knowledge，因为他必须处理各式各样不同领域的案件，他没有办法钻研太多技术上的细节。那PE的技术细节如何补足呢？这应该是由发明人告诉他的。 PE必须要在发明人跟他谈的过程当中，快速的作分析，从发明人的话里面得到想要的东西，所以他需要有广度，同时可以在沟通的过程中快速的学习，因此广度远比深度重要。

专利事务所：我把专利事务所定义为化装师，事务所做的事情就是将一个可能不怎么样的发明画得漂漂亮亮的再把它送出去，让人看起来觉得它很有价值。但我必须要很诚实的告诉各位，事务所看的都是钱，钱比所有东西来得重要。你如果没有付出他应该得的，他就没有办法对你付出百分百。所以当你选择事务所的时候，价格不应是唯一考量。『You get what you paid for』。你如果只把价格当作你的唯一考量，那你用招标就行了，一定会有人愿意接，但东西好不好已是另外一回事。你应该作的不是以价格为主要考量去找事务所，而是要找一家能增加你的发明的附加价值的事务所。

你要先知道一件事，专利事务所的律师或是工程师不是万能的，他们有他们的限制，他们的限制是他们没有办法知道发明到底会到什么程度。发明人要做的就是想要想办法提供专利工程师他所需要的所有材料，他才可以帮你炒出一盘菜 ─ 依据这些材料做出来最美味的菜 ─ 但也没有办法给你更多了。

你要知道专利工程师他们的限制在那里，你的对口是谁。如果你在事务所找到一个好的专利工程师，你知道他们可以做得很好，你就要想办法让事务所愿意继续用这个专利律师、专利工程师跟你配合。什么时候他们愿意做这件事情？就是当你愿意给他们足够资源的时候。你给他足够的案量、足够的报酬，他们愿意为你做任可事情，甚至可以让你派你家的工程师到事务所实习。也可以请他们派专利工程师到你们厂里驻场。

研发人员：优质专利一个是品质的质，一个是价值的值。要追求优质专利，In-house专利工程师和事务所充其量只是配角而已。事务所只是化妆师，不是魔术师，没有办法把一个没有技术含量的东西变成有技术含量。虽然「品质」可以「提升价值，但品质不等如价值，价值必须要从技术含量来决定。在共犯结构中，RD是最大的齿轮，必须由他来带动In-house PE和专利事务所：没有技术，就算把专利写得再漂亮也没有用。」

不要把公司的专利智权部门当成一个小型的事务所来用，

In-house PE不是用来写专利稿的

徐振康提醒企业的专利智权部门主管，要记得自己的目标是什么，他认为目标不应该把公司的专利部门当成一个小型的事务所，因为这样子运作的话，一定会付出多、收获少。

徐振康指出人力的运用很重要，不应该把公司的专利工程师当成外部的专利律师或是事务所的专利工程师来使用，因为他们要做的事情比这个来得更重要。那In-house PE他们要做的事情是什么呢？徐振康说：「他们要做的就是想办法把公司最有价值的东西挖出来，挖出来远比写出来重要。除非你公司有100个专利工程师，那你们公司的专利工程师可以写案子，但台湾一个公司有20、30个专利工程师已经是极限了，有些公司甚至没有专利工程师。所以，你一定要很聪明的小心使用你们公司的专利工程师。」

不过，徐振康表示有些公司在人力比较吃紧的状况下，还是愿意作这件事，就是在特定的生产线指定特定的专利工程师负责，让特定的专利工程师跟着一条生产线，与RD一起开会，一起作事，想尽方法从第3者的角度挖出一些专利。「因为RD不会知道什么东西需要申请专利，RD只知道在公司指定时间内，要把交付的工作完成，所以在最忙的时候，不会有时间提出专利申请案。这时候in-house PE要做的事情就是跟着这些RD，把RD没有时间作的事情赶快补足，主动挖掘，主动建议公司可以提出那些专利申请。徐振康认为In house PE应该在最早的时间、在技术开发的阶段就要把东西挖出来，不该等到RD将invention disclosure 交出来的时候，因为当RD把东西交出来的时候，已经过RD本身的过滤或删除，有可能已把有价值的东西过滤掉。

徐振康强调：「In-house PE不应该是拿来写说明书用的，应该是作data mining，需要策略性的计划目标，因为他知道公司想要什么专利，等发现之后，还要好好思考如何包装这个专利，让它达到公司想要的目标。而且在外部事务所把专利写出来之后，他还要想办法调整，让产出的产利能达到公司的需求。所以In-house PE做的是把关的动作而不是写专利稿。」

最后，徐振康指出企业要聪明的运用专利事务所。他说：「事务所的工作就是要帮专利化妆，除此之外，还可以在申请策略上给予企业最大的协助，因事务所在实务上是要面对IPO的单位，因此事务所的人最了解法规、了解case law的update。如果一个公司把他的专利部门拿来当小型事务所在用的话，那他们在法规及申请策略这一块是完全缺乏的。Treat your firm as your partner，not your slave。我认为互相尊重很重要，当一个事务所没有觉得你在凹他的时候，会比较做得心甘情愿，这也是聪明的运用专利事务所的策略之一」。