抵触申请抗辩要点分析

【构成要件】
1.主体要件
任何单位或者个人。涵盖了所有的申请人，即申请人本人的在先申请也会成为其在后申请的抵触申请。
2.时间要件
“申请在先，公开在后”。在先申请的申请日早于在后申请的申请日，同时在先申请的公布日在在后申请的申请日之后。

3.内容要件
四个相同原则：技术领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期效果实质相同。抵触申请文件中必须记载与在后专利申请中同样的发明创造。

【最高院司法动态】最高人民法院在2016年发布的《最高人民法院知识产权案件年度报告（2015）摘要》其中第一部分专利案件审判第8点提出抵触申请抗辩成立条件，在再审申请人慈溪市博生塑料制品有限公司与被申请人陈剑侵害实用新型专利权纠纷案（2015）民申字第188号：最高院指出，被诉侵权人以其实施的技术方案属于抵触申请为由，主张不侵害专利权的，应当审查被诉侵权技术方案是否已被抵触申请完整公开。在该技术方案相对于抵触申请不具有新颖性时，抵触申请抗辩成立。

（2022）最高法知民终1364号：抵触申请不同于现有技术，仅可以被用来单独评价涉案专利权的新颖性，不可以用于评价涉案专利权的创造性。只有在被诉侵权技术方案的各项技术特征均已被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请不具有新颖性时，才可以认定抵触申请抗辩成立。本案中，舒乐怡公司请求保护的权利要求4是权利要求2的从属权利要求，权利要求2从属于权利要求1，因此权利要求4所记载的技术方案包括权利要求1、2、4中所记载的全部技术特征。星宇瑞公司认可被诉侵权技术方案与涉案专利技术方案相同，抵触申请并未完整公开被诉侵权技术方案的全部技术特征，故星宇瑞公司在本案中所提抵触申请抗辩不能成立。

（2021）最高法知民终1066号：由于抵触申请与现有技术的含义和性质存在一定差异，故抵触申请抗辩的审查判断标准应与抵触申请的性质相适应。由于抵触申请仅可以被用来单独评价涉案专利的新颖性，其既不宜与现有技术或者公知常识结合，更不能用于评价涉案专利的创造性，故只有在被诉侵权技术方案的各项技术特征均已被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请不具有新颖性时，才能够认定抵触申请抗辩成立。

【比对原则】
单独比对原则：判断新颖性时，应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公开在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较，不得将其与几项现有技术或者申请在先公开在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。即，判断发明或者实用新型专利申请的新颖性适用单独对比的原则。这与发明或者实用新型专利申请创造性的判断方法有所不同。

【抵触申请抗辩注意要点】
1.包括自我申请。构成抵触申请的申请主体包括任何单位或者个人，涵盖了所有的申请人，即申请人本人的在先申请也会成为其在后申请的抵触申请。
2.抵触申请不是现有技术。因为抵触申请是在“在后申请”的申请日之后（含申请日）之后公开的，所以抵触申请不属于现有技术，其只能用于评价一项发明或者实用新型的新颖性，不能用于评价创造性。
3.在使用抵触申请判断新颖性时，不仅可以使用权利要求书，还可以使用其说明书及附图，应当以其全文内容为准。

【如何规避】
1、提前布局，尽早申请。申请人可以考虑在技术研发阶段就开始进行专利布局，逐步推进申请专利，既能够对专利进行抢先布局，也能够减少抵触申请带来的风险。如果申请人能够适当提前申请，或者尽可能提前申请的日期，那么就会相应降低抵触申请的数量，降低抵触申请的风险。

2、挖掘发明点，设定恰当的保护范围。权利要求书进行技术分层分布，解决保护范围分层布置扩大保护范围覆盖面。权利要求书的每一条权利要求代表了一个完整的技术方案，尽可能多挖掘发明点，技术方案层层分布，设置尽可能多的权利要求，撰写申请文件，既能够设定恰当的保护范围，也能够降低抵触申请的风险。