浅谈“员工离职一年内申请专利”而引起的专利权属纠纷案件中的关注焦点和办案思路

作者：王瑞律师

一、前言
笔者近日代理了A公司（原告）与B公司（被告）之间因员工离职而引起的系列专利权属纠纷，并已取得了其中一件专利权属纠纷的一审胜诉，该案件的结果将奠定后续系列专利权属案件的走向。在该案件中，作为原告A公司的代理律师，笔者就专利权属的归属问题进行了充分的举证和论证，主要涉及“发明创造作出的实际时间”、“离职员工职务发明的认定规则”、“实际发明人的举证责任分配规则”、“专利权属共享的适用情形”，借由此案件，笔者浅谈一下“员工离职一年内申请专利”而引起的专利权属案件中的关注焦点和办案思路,供读者参考。下文将从胜诉案例基本情况、法律法规、焦点问题与办案思路这3个维度展开。

 

二、案件基本情况

权属纠纷背景：A公司是某化工领域的综合性国际工程公司，由于遇到暂时经营困难，核心研发管理人员张三和研发工程师李四离职，在外部资本帮助下，张三设立了B公司，并将包括李四在内的多名A公司离职员工带到了B公司。A公司发现张三和李四以B公司的名义申请了多件专利，经A公司内部调查核实确认上述相关专利属于张三和李四在A公司的职务发明。

案件进展情况：2021年A公司在北京知识产权法院提起了专利权属纠纷诉讼，在原被告双方都进行了充分的举证后，案件于2023年年初进行了开庭，并于近期作出了一审判决，判决涉案专利归A公司所有,B公司不服已经提起了二审上诉。

一审案件亮点：

1、有理有据申请延期开庭，破解对方证据突袭 B公司在临近开庭前三天左右提交了2000多页证据，包含大量专利机构的代理过程文档、论文、专利等技术资料，对于这种证据突袭行为，笔者建议A公司从客观上无法完成充分质证为由向法院申请了延期开庭，并获得法院同意，为案件赢得了充分的准备时间，击破了对方证据突袭的意图。

2、延期开庭取得了回报，笔者基于对方提供的证据材料，找到了“发明创造实际完成时间”的有利证据，实质性地减轻了A公司的举证责任，降低了A公司的举证难度

此类专利权属案件，在没有充分证据证明“发明实际完成时间”的情形时，往往推定申请日即为发明实际完成日期。本案中，核心研发管理人员张三的离职时间在距离专利申请日一年以内，但研发工程师李四的离职时间距离专利申请日已经超过一年。笔者通过细致研究B公司提交的专利机构的代理过程文档和邮件来往过程作证据材料，发现了能够直接证明“发明实际完成时间”的证据，把“发明实际完成时间”提前，使得张三和李四都满足离职一年内的规定，实质性地减轻了A公司的举证责任，降低了A公司的举证难度。

3、数千页的证据材料，仔细核对每一处关键细节，找出B公司涉案专利与A公司相关技术成果的同源性和相似性

该专利权属案件，涉及大量的技术资料，笔者从数千页的证据材料中，仔细核对了与涉案专利技术方案相关的关键细节，找出B公司涉案专利与A公司相关技术成果的同源性和相似性，指出了相关配料、参数选择、撰写手法、用语习惯甚至部分标点符合和错别字的相同之处，证明了B公司涉案专利与A公司相关技术成果的同源性和相似性，从而证明张三和李四是涉案发明专利的实际发明人。

4、充分检索法律法规和案例，就法庭疑虑的问题提供充分依据和说理

案件开庭之后，判决迟迟不下，笔者主动与主审法官进行了电话沟通，在就相关疑虑进行口头答复之后，进行了充分的法律法规和案例检索，提交了完善的书面代理意见，论述了相关法律问题的适用情形和司法实践情况供法庭参考，打消了法庭的疑虑，一审胜诉判决如期而至。 三、法律法规   《中华人民共和国民法典》

第八百四十七条第二款规定 职务技术成果是执行法人或者非法人组织的工作任务，或者主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件所完成的技术成果。

《中华人民共和国专利法（2020修正）》

第六条 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。

非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

《中华人民共和国专利法实施细则（2010修订）》

第十二条 专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：

(一)在本职工作中作出的发明创造；

(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；

(***休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

第十三条 专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。

《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020修正）》

第五条 个人完成的技术成果，属于执行原所在法人或者非法人组织的工作任务，又主要利用了现所在法人或者非法人组织的物质技术条件的，应当按照该自然人原所在和现所在法人或者非法人组织达成的协议确认权益。不能达成协议的，根据对完成该项技术成果的贡献大小由双方合理分享。 四、案件焦点问题与办案思路 1、离职后1年内专利申请的职务发明的认定规则

离职员工引起的专利权属纠纷，一般要先定位发明人或设计人，再确认是否属于发明人或设计人的职务发明，对于离职后1年内专利申请职务发明，相关认定规则较为明晰，具体如下：

《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条规定：“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”属于职务发明创造。在此基础上，最高人民法院在（2019）最高法民申6342号指导案例中提炼出了具有实操性的裁判规则，认为需要在注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡的基础上，综合考虑以下因素作出认定：

（1）离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容；

（2）涉案专利的具体情况及其与本职工作或原单位分配的任务的相互关系；

（3）原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者有关的技术是否具有其他合法来源；

（4）涉案专利（申请）的权利人、发明人能否对专利技术的研发过程或者来源作出合理解释。

2、发明创造作出的实际时间

“发明创造作出的实际时间”是必争之地，若申请日不在离职一年以内，要做好证明涉案专利的技术方案与原告公司的技术成果相同的准备，“发明创造作出的实际时间”是离职一年内还是一年后将对原告举证责任产生根本影响。此类案件在没有充分证据证明的情况下，往往推定专利申请日即为发明实际完成日期，若离职员工离职日期到专利申请日的期间超出了一年，将对原告公司造成巨大的举证负担，原告公司将不得不通过完善的证据链证明涉案专利的技术方案与原告公司的技术成果相同，而不是根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第三款规定，仅仅证明发明创造与离职员工在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造即可。笔者在本文的案件中，从B公司提交的证据材料中，找到了证明“发明实际完成时间”的证据，极大地减轻了A公司的举证难度，属于非常见情形。

3、实际发明人的举证责任分配规则

此类案件通常被告都会尝试剥离离职员工，否定其为实际发明人，但专利申请时登记的发明人具有公示效力，若离职员工为登记的发明人，原告通常不需要额外举证证明其是实际发明人，而应该转由被告提供完善的证据链证明实际发明人另有其人。在原告完成专利法实施细则第十二条的规定的举证责任时，此时若被告认为实际发明人是其他员工，其应该提供完整的证据链举证证明“其他员工是对涉案专利实质性特点做出贡献之人”，至少需要给出研发档案、研发过程文件用于证明其他员工实际完成了上述研发（可参考（2018）沪民终515号判决关于争议焦点二的认定）。笔者认为，尽管在中国国内专利申请不审核发明人真实情况，但专利申请需要遵守诚实信用原则，且有公示效力，被告在做出与专利申请时完全矛盾的陈述以企图推翻自认的发明人时，需要因其“不诚信行为”承担更重的举证责任、适用更严的证明标准。

4、专利权属共享的适用情形

此类案件中，部分被告会退而有其次，要求专利权共享，即参照适用《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020修正）》第五条，主张离职员工完成的技术成果，即使属于执行原告工作任务，也同时属于主要利用了被告的物质技术条件的,要求涉案专利权由原被告双方共享。

对于上述观点，最高人民法院在(2019)最高法知民终800号中认定：“专利法实施细则第十二条第一款则是对专利法第六条职务发明规定内容的进一步细化，用于解决员工任职的原单位和新单位之间因发明创造归属发生争议的情况。本案中，涉案发明创造是单位员工在离职后一年内在新单位作出的发明创造，涉案发明创造的争议发生在员工任职的原单位与新单位之间，因此应当适用专利法实施细则第十二条第一款的规定来确定涉案发明创造的归属，而无需审查涉案发明创造是否属于执行新单位的工作任务或利用了其物质技术条件……技术合同司法解释第五条是针对个人既执行原单位的工作任务又主要利用新单位的物质技术条件完成技术成果的情形，针对员工在原单位和新单位的正常人才流动中出现的纠纷，明确规定发生争议时应当按照员工原单位和新单位达成的协议确认权益，不能达成协议的，根据对完成该项技术成果的贡献大小由双方合理分享，体现的是对当事人意思自治的尊重和对相关权益的合理平衡，并非本案的情形。”

笔者认为，当满足专利法实施细则第十二条第一款的规定时，即原告已经证明涉案专利属于“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”时，应当完整地适用该法律规则，认定涉案专利属于离职员工职务发明，并判定由原告单独所有，因为大部分情况下，即使原告企业拥有完善的研发制度，面对有心的“离职人员”，企业也很难直接证明发明创造属于其在原告企业处的技术成果，如此势必会影响企业研发创新的热情，同时也不利于正常的人才流动，正是如此，该款限定为“离职一年内”和“有关”，已经考虑了技术研发活动的特点、人性的弱点、离职员工的自由择业权、原单位的合法利益、企业和研发人员的信息不对称等因素，平衡了原告（原公司）、离职员工和被告（新公司）三者之间的利益，即原告（原公司）获得了相关技术成果一年期的先申请利益、离职员工获得了择业自由权，被告（新公司）获得了离职员工及其研发经验，在这样的情形下，无论是将原告（原公司）尚未完成的阶段性成果在新公司完善后申请专利，还是已经完成的终局性成果直接申请专利，该法律规则都已经将相关技术成果先申请利益给予了原告（原公司），即已经否定了由原被告公司共有的情形，不应再让被告（新公司）额外获利，支持其专利权共享的主张。

退一步讲，即使要参照适用《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020修正）》第五条，也应当从严认定，因为被告引入研发人员就是看重离职员工的研发经验，就是为了让其参与被告的研发项目，若只是要求被告泛泛的提供研发档案就完成证明责任，而不是要求其提供完整的证据链直接证明离职员工是在被告处主要利用被告的物质技术条件实际做出了上述技术成果，将打破专利法实施细则第十二条第一款的利益平衡，实质上架空该法律规则。

因而，笔者认为当满足专利法实施细则第十二条第一款的规定时，应当判定专利权归原告单独所有，即使要参照适用《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020修正）》第五条规定，也应当从严认定。

五、小结 如何应对由“离职员工”引起的相关专利权属纠纷已经成为了企业常见的问题，本文从案例出发论述了“离职后1年内专利权属纠纷”中的焦点问题，给出了从事后风险处置的分析意见。但人才的聚集与流动已浩浩荡荡，为了避免在专利权属的纠纷中处于不利地位，企业不妨顺势而为，趁势建立起一套应对知识产权权属纠纷的预防和处理机制（有兴趣读者可参考《浅谈人才流动导致的知识产权合规风险与应对策略》），张开双臂迎接知识经济时代的到来。


作者：王瑞律师，执业律师、执业专利代理师，原国知局专利审查员，专注于知识产权诉讼与非诉
原文：https://mp.weixin.qq.com/s/PJ4GjhaZmm2HOFrUrFnX7g