我的思考与困惑--两轮通知，3次陈述，4次撤回机会的《非正常申请认定....后办事指南》

5月26日，国知局公布了非正常申请认定的认定及办事指南。

指南中，第二部分是其核心内容，主要明确了非正常申请排查与处理的步骤。理解透了后，申请人可以做到心中不慌，在专利涉嫌非正常申请时有条不紊的申辩及处理。

一方面可合理利用多次的申辩机会，以免专利申请被错误的最终认定为非正常。另一方面合理把握主动撤回的时机，当确定陈述不被认可而面临处分时，及时撤回。

笔者认真阅读第二部分的内容后，理解其为以下几个要点：

2轮通知：正式和非正式

3次陈述：前2次有机会，第3次走流程

4个主动撤回机会

以下为第二部分的条款内容及笔者的注释

二、关于非正常申请专利行为的排查和处理程序

( 一 ) 非正常申请专利行为的排查

国家知识产权局在专利申请受理、初审、实审、复审程序或者国际申请的国际阶段程序中发现或者根据举报得知线索，并依据专利法及其实施细则、四一一号公告等法律法规，由各领域专业审查员组建的专门工作组进行排查。

(二) 非正常申请专利行为的处理程序

1.  国家知识产权局向地方知识产权管理部门通报

国家知识产权局根据排查结果，提出初步认定非正常申请专利行为的意见，定期向地方知识产权管理部门通报涉及非正常申请专利行为的申请号单。

理解：

根据实践看，国知局的通报是以邮件的方式向各省局等单位发送excel表格。

2. 地方知识产权管理部门核查并通知申请人或代理人

地方知识产权管理部门接到通报后开展核查，并根据通报的申请号单，联系申请人或代理人，通知其进行后续处置。

注释：

地方局大多电话、邮件联系申请人或代理机构，大多都是明确要求撤回相关专利申请。

有意思的是，邮件发送人的地址是私人邮箱，类似这种：@163.com， 并非@gov.cn这类政府机关性质的邮箱地址。部分申请人怀疑是诈骗邮件而置之不理，也许是可以理解的。

如果有人恶意破坏或者恶作剧，随便用一个abc@163.com邮箱冒充地方局通知申请人，有可能发生申请人为避免不利影响，撤回专利申请，从而造成损失的情况。

3.  申请人或代理人接到通报后的处置

( 1 ) 撤回申请

申请人或代理人接到通报后，可以在指定期限内向国家知识产权局提交 “撤回专利申请声明”主动撤回该申请。

疑惑：

A、“指定期限”是地方局OR国知局？

B、如果是地方局，那么各个地方局指定的期限长短不一时，国知局如何判断提交撤回申请时超期了？

( 2 ) 申诉

申请人或代理人对于非正常申请专利行为初步认定不服的，可以在指定期限内提交“意见陈述书 (关于非正常申请 )”，陈述意见并提交证明材料。

疑惑：

A、没有明确向地方局还是国知局提交“意见陈述书”

B、假设向国知局提交申诉，那么“申诉 ”的基础，是对某些处理决定不服。但从官方来说，国知局并没有正式发出任何通知书或处理决定，那么从表面来看，提交的“申诉”就缺乏前提条件。因为从官方看没有申诉的基础（考虑到地方局有时仅仅使用私人邮箱通知，也无盖章文件）。

因此，从形式上看，可能呈现出来的是：申请人莫名其妙的提交了“意见陈述书”进行申诉。

4.  国家知识产权局的后续处理

( 1 ) 对申请人或代理人撤回申请的处理

国家知识产权局收到申请人或代理人提交的“撤回专利申请声明”后，认为符合要求的，发出“手续合格通知书”，该申请失效;国家知识产权局认为不符合要求的，发出“视为未提出通知书”并说明理由。申请人或代理人可以根据不符合要求的理由提交修改后的 “撤回专利申请声明”。

注释：

申请人的第一次撤回机会

( 2 ) 对申请人或代理人申诉的处理

国家知识产权局收到申请人或代理人提交的陈述意见后，对申诉材料进行审核并作出进一步认定。国家知识产权局认为不属于非正常申请专利行为的，将发出“审查业务专用函(转正常) ”，并恢复申请案件的正常审批流程；国家 知识产权局仍然认为属于非正常申请专利行为的，可以发出“审查业务专用函 (非正常) ”或“审查意见通知书”，并指定撤回专利申请的期限或者答复期限。

疑惑：

A、 发出“审查业务专用函(转正常) ”，表示专利已经被正式认定为“非正常”，然而无论国知局还是地方局并没有发出有效力的官方通知，告知申请人专利已经被认定为“非正常”，因此专利应该就是处于“正常”的状态。那么此“转正常”。看上去，更像是国知局针对“正常”专利发出了“转正常”的专用函。

B、 另外一个理解是，所谓的“转正常”，指的是审批流程转为“正常”，不是非正常申请转为正常申请。这个理解看似也是合理的，但笔者认为上一个含义更符合常规的理解。

( 3 ) 对申请人或代理人未撤回申请且未在指定期限内提交申诉材料的处理

国家知识产权局将发出“审查业务专用函 (非正常) ”， 并指定撤回专利申请的期限或者答复期限。

5.  申请人或代理人接到“审查业务专用函 (非正常) ”后的处置

( 1 ) 撤回申请

申请人或代理人接到“审查业务专用函 (非正常) ”后，可以在指定期限内向国家知识产权局提交 “撤回专利申请声 明”主动撤回该申请。

理解：

申请人的第2次撤回机会

( 2 ) 答复“审查业务专用函 (非正常) ”

申请人或代理人可以在指定期限内提交“意见陈述书 (关于非正常申请)”，陈述意见并提交证明材料。

理解：

国知局发出了正式通知书，申请人对此提交“意见陈述书”与证明材料，合乎了正式流程。

疑惑：

如前所述，假设申请人在地方局通知后，已提交过意见陈述书。

国知局拒绝接受陈述，发出“审查业务专用函 (非正常)后 ，申请人第二次提交意见陈述已没有了实际意义，除非有新的理由与证明材料。

因此，国知局发出的“审查业务专用函（非正常）”，类似于驳回倾向第二次审查意见通知书。

理论上，这第二次的意见陈述是申请人的最后机会，命悬一线。

6.  国家知识产权局的后续处理

( 1 ) 对申请人或代理人撤回申请的处理

国家知识产权局收到申请人或代理人提交的 “撤回专利申请声明”后，认为符合要求的，发出“手续合格通知书”，该申请失效;国家知识产权局认为不符合要求的，发出“视为未提出通知书”并说明理由。申请人或代理人可以根据不符合要求的理由提交修改后的 “撤回专利申请声明”。

理解：

申请人的第3次撤回机会

( 2 ) 对申请人或代理人答复的处理

国家知识产权局对申请人或代理人提交的陈述意见和证明材料进行审核并作出进一步认定。国家知识产权局认为不属于非正常申请专利行为的，将发出“审查业务专用函(转正常) ”，并恢复申请案件的正常审批流程；国家知识产权局仍然认为属于非正常申请专利行为的，可以发出“审查意见通知书”，并指定撤回专利申请的期限或者答复期限。

理解：

国知局对申请人提交的第二次意见陈述仍然拒绝接受，发出的将是“审查意见通知书”。

为何不直接驳回此专利，而是发出“审查意见通知书”？

可能是“非正常”不是驳回的法定条款，国知局无法依据“非正常”而做出驳回决定。必须依据法定条款来驳回此专利。

( 3 ) 对申请人或代理人未撤回申请且未在指定期限内 答复“审查业务专用函 (非正常) ”的处理

国家知识产权局将发出“视为撤回通知书”。

7.  申请人或代理人接到 “审查意见通知书”后的处置

( 1 ) 撤回申请

申请人或代理人接到“审查意见通知书”后，可以在指定期限内向国家知识产权局提交“撤回专利申请声明”主动撤回该申请。

( 2 ) 答复 “审查意见通知书”

申请人或代理人可以在指定期限内提交 “意见陈述书 (关于非正常申请) ”，陈述意见并提交证明材料。

8.  国家知识产权局的后续处理

( 1 ) 对申请人或代理人撤回申请的处理

国家知识产权局收到申请人或代理人提交的 “撤回专利 申请声明”后，认为符合要求的，发出“手续合格通知书”，该申请失效;国家知识产权局认为不符合要求的，发出“视 为未提出通知书”并说明理由。申请人或代理人可以根据不符合要求的理由提交修改后的 “撤回专利申请声明”。

理解：

申请人的第4次撤回机会

这是否可以理解为国知局给予申请人是最后一次主动撤回的机会？

这次撤回了，则既往不咎。不撤回大概率要等着处分了。

( 2 ) 对申请人或代理人答复的处理

国家知识产权局认为申请人的意见陈述和证明材料不具有说服力的，将发出 “驳回决定”。申请人对驳回决定不服的，可以在收到驳回决定之日起三个月内，向专利局复审和无效审理部请求复审。

理解：

申请人如果放弃第4次撤回机会，而选择进行第3次的意见陈述。那么，

此专利将被驳回。

难道，无论如何陈述都会被驳回么？字面意义上的理解是的。所以本次意见陈述可能是形式上的流程程序。

申请人还不服怎么办？

可以提交复审请求，通过复审程序获取救济。

困惑：

驳回的理由如果是法定条款，而大家都知道真正的原因是被认定为“非正常”，那么公众对专利法及审查指南的理解，可能产生较大的困难。这是否需要完善和优化相关法条？

( 3 ) 对申请人或代理人未撤回申请且未在指定期限内答复审查意见的处理

国家知识产权局将发出 “视为撤回通知书”。

总结：

本次认定指南的发布，使得国知局与申请人在非正常申请的处理与申诉上，更加标准与有据可依，一定程度上会提高打击非正常申请的效果，同时减少正常专利申请被误杀的可能性。

申请人很有必要认真理解此指南，以便最大程度根据本指南的规定，合理的进行申诉与处理。